Мудрый Юрист

Право на фирменное наименование следует признать нарушенным при использовании как тождественного обозначения, так и сходного до степени смешения

Л.А.Трахтенгерц, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Дело N А41-К1-6959/00 Федерального арбитражного суда Московского округа

Закрытое акционерное общество "Гальва" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Гальва" с требованием прекратить использование в его фирменном наименовании слово "Гальва", которое входит в фирменное наименование истца.

Исковые требования основывались на том, что истец как "Акционерное общество закрытого типа "Гальва" был зарегистрирован постановлением главы Черноголовской администрации 24 октября 1994 г. Новая редакция его устава с фирменным наименованием "Закрытое акционерное общество "Гальва" утверждена постановлением главы Ногинского района от 22 июля 1996 г., в то время как ответчик - "Общество с ограниченной ответственностью "Гальва" - зарегистрирован Московской областной регистрационной палатой гораздо позже, 1 декабря 1998 г.

Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что фирменное наименование зарегистрировано им в установленном порядке и он имеет исключительное право использовать его.

В ходе судебного заседания было установлено следующее. Наименование ответчика не содержит иных отличий от наименования истца, кроме указания на другую организационно-правовую форму. Исключительное право истца, защищаемое в соответствии с п. 4 ст. 54 ГК, основывается на более ранней регистрации, а следовательно, преимущественном приоритетном праве. Как истец, так и ответчик занимаются одним видом деятельности - восстановлением емкости свинцовых аккумуляторных батарей - и зарегистрированы по одному адресу.

Суд пришел к следующему выводу: ответчик в целях недобросовестной конкуренции использует фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца, что нарушает исключительное право истца на его фирменное наименование. При таких обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению. Суд обязал ООО "Гальва" прекратить использование в фирменном наименовании слово "Гальва".

Апелляционная жалоба ответчика постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Московской области была отклонена по тем же основаниям.

Федеральный арбитражный суд Московского округа, рассматривавший дело по кассационной жалобе ответчика, своим постановлением отменил акты обеих предшествующих инстанций и вынес решение об отказе в удовлетворении иска.

Принятое постановление строится на том, что суды первой и второй инстанций неправильно применили нормы материального права. Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу о том, что "использование ответчиком своего зарегистрированного фирменного наименования (ООО "Гальва") не свидетельствует об использовании им фирменного наименования истца - ЗАО "Гальва". Ответчик в силу п. 4 ст. 54 ГК РФ имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования так же, как истец своего - ЗАО "Гальва". Защите подлежат эти фирменные наименования, а не их часть, совпадающая у истца и ответчика".

С таким выводом суда нельзя согласиться.

В рассматриваемых судебных актах отражены два разных подхода к оценке факта нарушения исключительных прав на фирменное наименование. Это дает основание сформулировать основной вопрос, возникающий при разрешении подобных споров, и от ответа на который зависит степень защиты прав обладателя фирменного наименования. Признается ли нарушением только тождественное (идентичное) воспроизведение ранее зарегистрированного наименования другого лица или в равной степени также воспроизведение сходного наименования, способного вызвать их смешение?

В гражданском обороте фирменное наименование всегда служило средством индивидуализации юридического лица, так же как товарный знак - индивидуализации продукции, товаров, выполняемых работ или услуг. В Положении о фирме 1927 года <*> прямо указано, что "фирма" (так обозначалось фирменное наименование) помимо сведений о предмете деятельности, вида предприятия и т.п. "должна содержать указания, необходимые для отличения предприятия от других однородных предприятий (специальное наименование, номер и т.п.)" (ст. 6).

<*> СЗ СССР. 1927. N 40. Ст. 395.

Структура фирменного наименования коммерческой организации и сегодня содержит две основные составляющие: во-первых, сведения об организационно-правовой форме юридического лица и, во-вторых, собственно наименование. Коммерческие организации обычно включают в свое наименование условное словесное обозначение (в рассматриваемом деле - логотип "Гальва"), т.е. сокращенное фирменное наименование. Оно вносится также в государственный реестр (ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" <*>). Именно это сокращенное фирменное наименование и выполняет его основную функцию - служит индивидуализирующим средством, позволяющим отличить организацию правообладателя от других участников гражданского оборота.

<*> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 33 (Часть I). Ст. 3431.

Здесь достаточно обратиться к договору коммерческой концессии. По этому договору правообладатель передает другой стороне право использовать принадлежащий ему комплекс исключительных прав (ст. 1028 ГК РФ). В него входит право на фирменное наименование (существенное условие договора). Однако объектом договора является не все наименование (стороны могут иметь разную организационную форму), а только его вторая часть (сокращенное наименование).

Гражданский кодекс, установив охрану исключительных прав коммерческой организации на зарегистрированное в установленном порядке фирменное наименование, не определил условия, при которых использование охраняемого фирменного наименования признается противоправным.

Статья 54 ГК отсылает к специальному закону о фирменных наименованиях, где должны быть определены условия использования фирменных наименований, но закон этот пока не принят. Поэтому представляется правомерным обратиться к законодательству о других средствах индивидуализации, содержащих прямой ответ на поставленный вопрос.

В соответствии с Законом РФ от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" <*> нарушением прав владельца товарного знака признается введение в хозяйственный оборот (без разрешения правообладателя) товара, маркированного этим знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (ст. 4 Закона). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия (п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Комитетом РФ по патентам и товарным знакам 29 ноября 1995 г. <**>). Заметим, что в комментируемом деле не вызывает сомнения ассоциация наименования ответчика (ООО "Гальва") с наименованием истца (ЗАО "Гальва").

<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 42. Ст. 2322.
<**> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации. 1996. N 4. С. 26.

Приведенные положения Закона о товарных знаках отвечают нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности (в которой участвует Россия), предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять товарные знаки и фирменные наименования. Подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента (ст. 10 "bis а"). Согласно сложившейся практике такие действия признаются актом недобросовестной конкуренции и в том случае, если совершены добросовестно. Факт добросовестности может быть принят во внимание при определении санкции.

Таким образом, не вызывает сомнения правильность решения судов первой и второй инстанций о нарушении ответчиком исключительных прав истца на его фирменное наименование, поскольку сходство этих наименований способно ввести в заблуждение участников оборота относительно действительного производителя работ.

Между тем решение Федерального арбитражного суда Московского округа об отказе в удовлетворении иска на том основании, что наименования сторон совпадают не полностью, а только в части - не единичное явление в практике арбитражных судов по такого рода спорам. К сожалению, критерий "тождественности" превалирует над критерием "сходства до степени смешения" при оценке факта нарушения прав на фирменное наименование.

В этой связи нельзя также согласиться с позицией, изложенной в п. 1 информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 мая 1992 г. N С-13/ОПИ-122, которая несомненно влияет на судебную практику. В нем прямо указывается: "при установлении факта о том, что... одно наименование присвоено различным формированиям (акционерное общество, кооператив, совместное предприятие и т.п.), требование истца об изменении ответчиком своего наименования не может быть удовлетворено" <*>.

<*> Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1992. N 1. С. 92.

Это означает, что единственным критерием для признания противоправного использования чужого фирменного наименования могут служить лишь тождественность наименований, полное совпадение всех элементов. Однако уместно напомнить, что Положение о фирме 1927 года давало основание правообладателю потребовать в судебном порядке прекратить пользование "фирмой" другими лицами как в случае тождества, так и при сходстве "фирм", если "возникает возможность их смешения" (ст. 11 Положения).

Иной подход к разрешению подобных дел противоречит общим принципам охраны средств индивидуализации и не защищает интерес добросовестных правообладателей фирменных наименований в сегодняшних условиях развития рыночных отношений и формирования конкурентной среды в России.