Мудрый Юрист

Знаки фирмы священны и неприкосновенны

Владимир Мельников, ведущий государственный эксперт Апелляционной палаты Роспатента, доцент.

Некоторые рекомендации по выбору фирменных наименований, товарных знаков и средств защиты прав на них в судебном порядке

Согласно ст. 132 ГК РФ в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания).

Фирменное наименование - определенное имя или название, под которым выступает предприниматель - индивидуальный или коллективный в своей производственной или торговой деятельности.

Согласно п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и иными правовыми актами. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Фирменное наименование является юридически обязательным элементом на бланках коммерческой корреспонденции, в тексте сделок, исковых заявлений и т.д. Любое обозначение может быть выбрано предпринимателем в качестве фирменного наименования.

Фирменное наименование может включать имена и фамилии (Сименс, Маннесман, Зингер, Форд), обозначения, характеризующие предметы деятельности фирмы "Halifax Building Society" (building - строительство), "British Sugar plc." ("sugar" - сахар), а также вымышленные обозначения: "Eastman Kodak С.", ТОО концерн "Белый ветер", АОЗТ Издательский дом "БЕРЕСТА".

В некоторых странах законодатели исключают использование в фирменных наименованиях отдельных слов и выражений, на которые в силу их специфики не могут быть предоставлены права ни одному из производителей (имперский, международный Женевский крест).

Правовые нормы, регулирующие отношения по использованию фирменных наименований, введены законодателями многих стран в гражданские кодексы, а также в законы о пресечении недобросовестной конкуренции.

Право на фирменное наименование имеет определенные границы по предмету области деятельности фирмы, а в некоторых странах (но не в Российской Федерации) ограничено территориальными пределами, т.е. той частью территории страны, на которой фирменное наименование стало фактически известно деловым кругам и потребителям или на которой оно зарегистрировано.

В связи с отсутствием в РФ единого государственного реестра фирменных наименований фирмы с тождественными наименованиями, занимающиеся одной и той же деятельностью, могут быть зарегистрированы в разных городах. Если эти фирмы ведут бизнес в пределах своих городов, то столкновение фирменных наименований может и не произойти.

Регистрация фирменного наименования служит не только средством публичного оповещения третьих лиц, предупреждающим конкурентов против использования идентичного или сходного наименования но и доказательством приоритета в спорах о праве на фирменное наименование.

Парфюмерная норвежская фирма "Eppa А/С" - обладатель тождественного фирменного наименования, зарегистрированного в торговом реестре г. Тронхейм в 1954 г., подала в городской суд Тронхейма иск против шведской фирмы "Ера А/С", открывшей в 1967 г. в этом городе магазин по продаже духов. Фирма "Ера А/С" зарегистрировала свое фирменное наименование в торговом реестре г. Осло в 1964 г. Иск не был удовлетворен на основании ст. 8 Парижской конвенции о промышленной собственности ("фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака") в связи с тем, что ответчик использует в Швеции свое фирменное наименование с 1930 г.

В споре о правах на обозначение "MAGELLAN" выступили две новозеландские фирмы "Magellan Corporation Limited and Anor" (истец) и "Magellan Group Limited and Others" (ответчик), предлагающие инвестиционные услуги.

Истец использовал название "MAGELLAN" с 1984 г. Ответчик начал свой бизнес в 1992 г. Узнав об этом, истец подал жалобу в Регистрационную палату, ведущую Реестр фирменных наименований, с требованием изменения ответчиком своего фирменного наименования.

Жалоба не была удовлетворена.

Спустя два года истец обратился в торговый суд. За эти два года ответчик преуспел в продвижении своих услуг на рынке в большей степени, чем истец. Участились случаи введения в заблуждение (телефонные звонки, факсы, письма, адресованные на имя истца, поступали ответчику, и наоборот).

Руководствуясь законом о недобросовестности конкуренции, цель которого - охрана прав потребителей, торговый суд запретил обеим спорящим сторонам использовать обозначение "MAGELLAN".

Фирменное наименование как средство, идентифицирующее юридическое лицо и его деятельность в национальном или международном обороте, используется в рекламе, на вывеске предприятия и может использоваться в составе товарного знака.

Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) в соответствии со ст. 1 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон РФ о знаках) - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

В соответствии с п. 4 ст. 8 Закона РФ о знаках заявка на регистрацию товарного знака должна содержать перечень товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, а согласно ст. 14 регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ производится с указанием перечня товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, причем перечень товаров, внесенных в Реестр, может быть сужен патентным ведомством по сравнению с перечнем товаров в заявке.

Во избежание напрасных затрат времени и денег при подаче заявки на товарный знак предпринимателям необходимо знать не только абсолютные основания для отказа в регистрации знака, но и иные основания с тем, чтобы заявленное в качестве товарного знака обозначение не оказалось в перечне неохраноспособных обозначений, виды которых указаны в ст. 6 и п. 2 ст. 7 Закона РФ о знаках.

К числу неохраноспособных относятся, например:

Следует также избегать заявлять обозначения, совпадающие с названиями теле- и радиопередач ("Канон", "Третий глаз", "От винта", "Акулы пера"...), а также обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Российским предпринимателям не может быть предоставлена правовая охрана на обозначения: "Елисейские поля", "Дерибасовская" (какими бы притягательными они не были), а также на обозначения, включающие изображения Статуи Свободы в порту г. Нью - Йорка, Вестминстерского аббатства с часами "Big Ben" в г. Лондоне, триумфальной арки г. Парижа, так как перечисленные обозначения вводят потребителей в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.

Одному и тому же обозначению может быть одновременно или разновременно предоставлена правовая охрана как в качестве товарного знака, так и в качестве фирменного наименования.

Право на фирменное наименование в отличие от права на товарный знак, которое в большинстве стран, в том числе и в России, необходимо поддерживать его обязательным использованием, а также продлением после истечения 10 лет с даты поступления в Патентное ведомство путем уплаты пошлин, является бессрочным правом (это право прекращается лишь в случае ликвидации фирмы).

Фирменное наименование рассматривается как имущественное, неотчуждаемое право фирмы (его нельзя продать).

Владелец товарного знака получает право запрещать конкурентам проставлять свой знак на товарах и их упаковках, а право на фирменное наименование ограничивает те формы деловой активности конкурентов, которые не затрагиваются правом на товарный знак. Право на фирменное наименование неотчуждаемо, а право на товарный знак может быть уступлено полностью или частично. Право на товарный знак может прекратить со временем существование в случае его превращения в вошедшее во всеобщее употребление обозначение товаров определенного вида.

В связи с тем, что право на фирменное наименование и право на товарный знак взаимно дополняют друг друга и расширяют объем прав их обладателя, многие фирмы стремятся к регистрации на свое имя товарных знаков, включающих их фирменное наименование.

Столкновение между фирменным наименованием и содержащим сходное обозначение товарным знаком возникает в тех случаях, когда право на товарный знак приобретает не компания с указанным фирменным наименованием, а другое юридическое лицо.

Во Франции фирма "Промовизион", ведущая свой бизнес с 1964 г. под одноименным наименованием, успешно оспорила последующую регистрацию другим юридическим лицом тождественного товарного знака, предназначенного для маркировки однородных товаров, в Апелляционном суде г. Парижа, который установил, что регистрация оспоренного знака нарушила право на тождественное фирменное наименование.

Французская фирма "Societe d'Exploitation des Establissements Lamy Jeune Fils SA", производитель очков, владелец комбинированного знака, состоящего из слова LAMY, являющегося частью фирменного наименования, и изобразительного компонента, который может ассоциироваться с соединенными между собой буквами "J" и "P", успешно оспорила в Великобритании регистрацию товарного знака "LAMY" на имя другой французской фирмы, производящей оправы для очков, в связи с тем, что знак "LAMY" будет вводить в заблуждение относительно производителя.

Владелец товарного знака "Бисмарк", узнав об открытии ресторана под названием "К Бисмарку", предъявил к его владельцу иск, который был удовлетворен Апелляционным судом Аргентины, обязавшим ответчика отказаться от использования своего фирменного наименования.

В Таиланде суд удовлетворил иски фирмы "Adidas" и национальной фирмы, владельца словесного товарного знака "UNION", об аннулировании комбинированного знака, состоящего из словесного компонента "union" и изобразительного компонента в виде трилистника, сходного с общеизвестным изобразительным знаком, принадлежащим фирме "Adidas". Суд расценил приобретение ответчиком права на выбранное им в качестве товарного знака обозначение как недобросовестную конкуренцию и стремление получить незаконные прибыли путем эксплуатации высокой репутации истцов на рынке.

Особенностью имевшего недавно место в Великобритании столкновения фирменного наименования "Halifax Building Society" с товарным знаком "HALIFAX" является то обстоятельство, что обладатель этого фирменного наименования недостаточно критично проанализировал советы юридической фирмы Urguart - Dykes and Lord (далее - UDL), к услугам которой он обратился. Эта фирма скрыла от своего клиента один из нюансов дела, который, как выяснилось позже, мог превратиться в козырь в руках конкурента, что и случилось в дальнейшем, причем конкурент, конечно, не преминул им воспользоваться для достижения победы в споре.

Фирма "Halifax Building Society" (далее - HBS) появилась на рынке в 1925 г. в результате слияния использовавших слово "Halifax" как часть фирменного наименования двух строительных фирм, одна из которых существовала на рынке с середины XIX века. Фирма HBS занималась традиционным бизнесом - строительством домов с предоставлением ссуд для приобретения квартир, оказывая также услуги по страхованию недвижимости.

В 1986 г. фирма HBS подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака слова "HALIFAX" в отношении услуг по страхованию недвижимости и жизни водителей транспортных средств. Одновременно страховая фирма "Halifax Insurance Company Limited" (далее - HIC) подала заявку на регистрацию слова "HALIFAX" в отношении услуг по страхованию жизни водителей - женщин.

При поступлении заявок от двух разных производителей на регистрацию тождественного обозначения в отношении однородных товаров (услуг) в распоряжение патентного ведомства Законом Великобритании о товарных знаках 1938 г. предоставлены два пути:

  1. регистрация тождественных знаков в случае добросовестного использования этих знаков их владельцами (на основании ст. 12 (2);
  2. публикация этих обозначений в соответствии со ст. 12 (3) в Бюллетене товарных знаков с целью извещения каждого из заявителей о столкновении их интересов. В случае, если стороны не приходят к мировому соглашению, права на знак предоставляются тому производителю, который пришел на рынок первый. В рассматриваемом деле фирма HBS могла легко доказать, что она использовала в своем фирменном наименовании слово "HALIFAX" в течение многих десятков лет до 1966 г. - даты начала использования этого слова фирмой HIC.

Однако, по совету фирмы UDL, фирма HBS не стала возражать против регистрации слова "HALIFAX" на имя фирмы HIC (фирма UDL рассчитывала на то, что фирма HIC ответит взаимностью, т.е. не будет возражать против регистрации этого слова на имя HBS (в соответствии со ст. 12 (2)). Однако прогноз фирмы UDL не оправдался. Фирма HIC, приобретя права на товарный знак "HALIFAX", предъявила фирме HBS иск, обвинив ее в нарушении своих прав на этот товарный знак и в недобросовестной конкуренции. В связи с тем, что до начала разбирательства дела суд вынес временное (не окончательное) постановление о запрещении ответчику использовать слово "HALIFAX", фирме HBS пришлось вступить в переговоры с фирмой HIC, в результате которых фирма HIC уступила свои права на товарный знак "HALIFAX", что стоило ответчику двух миллионов фунтов стерлингов.

Стремясь компенсировать эти расходы, фирма HBS предъявила фирме UDL иск стоимостью 5,3 миллиона фунтов стерлингов, обвинив ее в небрежном выполнении своих обязанностей.

Иск был удовлетворен по существу, однако решение суда от 10 июля 1996 г. оказалось для истца пирровой победой (ответчик должен уплатить истцу лишь (символическую) номинальную сумму (один фунт стерлингов)).

В Российской Федерации товарный знак может быть оспорен на основании п. 2 ст. 7 Закона РФ о знаках, и притом успешно, если будет доказано, что регистрацией оспариваемого знака нарушено ранее возникшее право на фирменное наименование.

Зарегистрировав свое фирменное наименование, предприятие должно вкладывать значительные средства в рекламу для создания образа известной фирмы, с тем чтобы в случае появления на рынке товарного знака, воспроизводящего ее фирменное наименование, иметь основания для успешного оспаривания этого знака. С другой стороны, фирменное наименование может быть оспорено, и право на него может быть признано недействительным, если право на товарный знак возникло ранее.

Предоставляемые владельцу зарегистрированного товарного знака ст. 4 Закона РФ о знаках исключительные права, включающие право запрещать другим лицам использование не только этого знака, но и обозначения, сходного с ним до степени смешения в отношении однородных товаров, могут служить основанием для предъявления исков к тем юридическим лицам, фирменные наименования которых сходны с зарегистрированными товарными знаками.

Обладатель фирменного наименования, так же как и владелец товарного знака, может попытаться защитить свои права (без обращения в судебные инстанции) путем направления уведомления о нарушении этих прав. Так, например, в результате переговоров между фирмой "Eastman Kodak К." (США) и российским кооперативом, который использовал в своем фирменном наименовании слово "Kodak", являющееся товарным знаком, принадлежащим другому лицу, этот кооператив изменил фирменное наименование на "Слайд".

В большинстве стран владелец товарного знака при предъявлении к нему иска другим юридическим лицом о нарушении прав на его товарный знак может прибегнуть к такому средству защиты, как встречный иск о признании регистрации товарного знака истца недействительной в случае выявления нарушений отдельных норм, допущенных при его регистрации. (В Российской Федерации признание регистрации товарного знака недействительной отнесено законодателями к компетенции Апелляционной палаты Роспатента). Если встречный иск удовлетворяется, то истец теряет права на свой товарный знак, следовательно, и основания для предъявления иска.

Бразильская компания "Calcografia Chegues de Luxo BanKnote Ltda", приобретя права на товарный знак "BANKNOTE", предъявила иск к своему конкуренту "American BankNote Company Grafika e Servicos Ltda" с требованием изъять из его фирменного наименования словосочетание "BankNote" (в противном случае ежедневно платить штраф в размере 4000 долл. США). Ответчик предъявил истцу встречный иск, утверждая, что регистрация его знака противоречит Закону о товарных знаках, так как слово "banknote" носит описательный характер в отношении товаров, указанных в перечне заявки: печатная продукция - и является общепринятым выражением в банковском деле. Дополнительно ответчик заявил, что его фирменное наименование известно в Бразилии с 1869 г., что подтверждается наличием в бразильских музеях выпущенных им ценных бумаг. Суд низшей инстанции отклонил иск, однако суд второй инстанции отменил это решение. В настоящее время ожидается решение Федерального суда Бразилии по этому вопросу.

В феврале 1996 г. Высокий суд Великобритании рассмотрел иск компании "British Sugar p1c." (далее - истец) против компании "Robertson and Sons Limited" (далее - ответчик) о нарушении его прав на товарный знак "TREAT".

Истец, владелец общеизвестного товарного знака "SILVER SPOON", с 1965 г. выпускал сладкий сироп, маркированный словом "TREAT", которое получило статус зарегистрированного знака в 1992 г. ("treat" - угощение, наслаждение).

Ответчик является известной компанией, производящей джемы и варенья, маркируемые общеизвестным знаком "ROBERTSON'S".

В сентябре 1995 г. ответчик стал продавать новый продукт - ароматизированную пасту, которая предназначалась для конкуренции с другими подобными продуктами, такими, как шоколадная паста.

Причиной для предъявления иска послужило поступление на рынок пасты в банках, снабженных этикетками, на которых размещены в три яруса слова "Robertson's", "Toffee", "TREAT" ("toffee" - смесь сахара и масла, подвергнутая тепловой обработке).

Ответчик в отзыве на иск доказывал, что он не использует товарный знак истца, поскольку потребители, приобретшие товары истца, воспринимают воспроизведенное на этикетке слово "TREAT" не как товарный знак, а как призыв: "угощайтесь" (в английском языке слово "treat" имеет одну и ту же форму как для существительного, так и для глагола).

Кроме того, ответчик предъявил встречный иск к истцу, утверждая, что регистрацию товарного знака "TREAT" следует признать недействительной, так как она не соответствует предусмотренным законодателями условиям охраноспособности.

Высокий суд, отклонив иск истца, удовлетворил встречный иск ответчика по следующим причинам.

Слово "treat" не только относится к обычным словам, которыми пользуются все члены общества, но и носит хвалебный и описательный характер, что не придает этому слову различительную способность, в связи с чем это слово не может выполнять функции товарного знака.

В настоящее время в РФ защита прав владельцев на объекты интеллектуальной собственности, к которым ст. 138 ГК РФ отнесены, в частности, фирменные наименования и товарные знаки, осуществляется по инициативе правообладателей и опирается на ряд положений УК РФ (ст. ст. 146, 147, 180), КоАП РСФСР (ст. 150.4), предусматривающих конкретные санкции за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

Согласно разработанному Минюстом РФ проекту "Концепции государственной политики в области правовой защиты интеллектуальной собственности" правообладатель сам принимает решение об использовании своих прав и осуществляет принадлежащие ему права по своему усмотрению. Само заинтересованное лицо устанавливает факт нарушения его прав и предъявляет требования к нарушителю, в том числе путем обращения в органы прокуратуры (ст. 27 УПК РСФСР) или суд (ст. 11 ГК РФ). При этом в необходимых случаях заинтересованное лицо может обратиться к услугам посредника, который на основании соответствующего договора и за вознаграждение выполнит за него и от его имени действия по защите прав, предъявляя претензии к нарушителю и обращаясь в суд. Непосредственная защита прав на интеллектуальную собственность может осуществляться только на основании решения суда.

Защита прав производителей от недобросовестной конкуренции осуществляется на основании Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", ст. 10 которого определены формы недобросовестной конкуренции, к которым отнесены в том числе самовольное использование товарного знака, фирменного наименования. Анализ рассмотренных антимонопольными органами дел показывает рост числа нарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков, особенно широко известных товарных знаков, таких, как "Боржоми", "Липтон", "АДИДАС", "Майкрософт". Однако судебная практика показывает, что в ходе споров, связанных с защитой прав на товарный знак, решения, принятые арбитражными судами, позволяют наиболее полно защитить права владельцев товарных знаков путем пресечения нарушений этих прав.

Так, например, один из владельцев товарного знака обратился в арбитражный суд с иском о защите прав на свой товарный знак, требуя его удаления с продукции, введенной ответчиком в хозяйственный оборот, и опубликования с целью восстановления деловой репутации (на основании ст. 46 Закона РФ о знаках) судебного решения в издании, в котором размещалась реклама ответчика. Арбитражный суд удовлетворил иск, поскольку ответчик изготовил и продал швейные изделия, на которые он незаконно нанес товарный знак истца.