Мудрый Юрист

Преждепользование и послепользование в патентном праве *

Э.П. ГАВРИЛОВ

<*> Статья подготовлена при информационной поддержке СПС "КонсультантПлюс".

Э.П. Гаврилов, доктор юридических наук.

В отличие от советского периода, когда "право преждепользования" (и во многом аналогичное ему "право послепользования") рассматривались в теоретическом аспекте <*>, что позволяло высказывать сомнения в целесообразности этих норм, в настоящее время появляются судебные акты, затрагивающие право преждепользования и послепользования.

<*> См., в частности: Гаврилов Э.П. О преждепользовании / Вопросы изобретательства. 1990. N 11. С. 11 - 14.

Так, еще 28 июля 1999 г. Федеральный арбитражный суд (ФАС) Московского округа принял Постановление по делу N КА-А40/2266-99, в котором было указано, что ответчик не привел доказательств своего права преждепользования.

9 октября 2001 г. ФАС Северо-Западного округа Постановлением по делу N А56-8882/01 отказал истцу в требовании о признании патента нарушенным по причине преждепользования.

29 июля 2002 г. ФАС МО в Постановлении по делу N КГ-А40/4806-02 отметил, что ответчик не доказал своего преждепользования, а 18 декабря 2004 г. тот же суд по делу N КА-А40/5718-00 признал право преждепользования.

15 марта 2005 г. ФАС СЗО в Постановлении по делу N А56-10204/04 отметил, что не были приведены данные об объеме преждепользования (полезной модели).

Наконец, нельзя не отметить, что Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 02 марта 2004 г. N 14689/03, так сказать, "вошел в обсуждение" ст. 12 Патентного закона, посвященной праву преждепользования. Это, очевидно, явилось толчком для подготовки обширного теоретического исследования о праве преждепользования <*>.

<*> Брисков В.В. Соотношение патентного права и права преждепользования / Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2005 г. N 6. С. 164 - 184; N 7. С. 118 - 136.

Вместе с тем не следует переоценивать судебную практику о праве преждепользования. Суды обычно указывают на наличие или отсутствие преждепользования, если использовать терминологию прецедентного права, так сказать, в порядке "obiter dicta", т.е. попутно. Преждепользование еще не оказалось предметом самого судебного разбирательства.

Преждепользование

Право преждепользования определено в ст. 12 Патентного закона РФ. Эта статья, состоящая из двух частей, гласит:

"Любое физическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовлении".

Из первой части этой статьи следует, что право преждепользования - это принадлежащее определенному лицу ("преждепользователю") право безвозмездно использовать охраняемый патентом объект, причем сам этот патент принадлежит не преждепользователю, а другому лицу.

Использование запатентованного объекта преждепользователем (в рамках, указанных в ст. 12) не считается нарушением исключительных прав патентообладателя. Следовательно, эти действия преждепользователя, осуществляемые после выдачи патента (в том числе после публикации заявки на патент на изобретение), с правовой точки зрения являются одним из исключений из сферы действия исключительных патентных прав. Эти исключения, в основном, перечислены в ст. 11 Закона.

Право преждепользования может возникнуть только в результате действий, которые (будущий, потенциальный) преждепользователь совершил до даты приоритета позднее заявленного и запатентованного объекта.

Эти действия состоят в следующем: использование (позднее) запатентованного объекта либо совершение иных действий, являющихся приготовлением к использованию этого объекта.

Действия должны быть осуществлены на территории Российской Федерации. Ввоз на территорию РФ запатентованного продукта (изделия) не может обосновывать право преждепользования; однако импорт отдельных компонентов запатентованного продукта и т.п. значения не имеет.

Действия, приводящие к появлению права преждепользования, должны относиться к "тождественному" решению (которое впоследствии было запатентовано). "Тождественное" решение в данном случае означает решение, созданное в результате самостоятельного, параллельного творчества, на что правильно указывается в литературе <*>.

<*> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. Издание второе. М.: Проспект, 1999. С. 528.

Вместе с тем примененный здесь термин "тождественный" не имеет никакого отношения к техническому тождеству решения преждепользователя и запатентованного решения (абз. 1 и 2 п. 2 ст. 10 Патентного закона); в частности, этот термин не исключает применения правил об эквивалентах <*>.

<*> Иное (ошибочное) мнение высказано недавно в литературе: "К праву преждепользования, по-видимому, не может применяться доктрина эквивалентов" - Чиженок М.В. Бесполезное преждепользование // Патентный поверенный. 2006. N 3. С. 30.

Таким образом, "тождественное" решение - это не решение патентообладателя, а собственное решение преждепользователя. Преждепользователь должен доказать, что он обладал знаниями об этом решении до даты приоритета заявки.

Но Закон содержит еще одно требование: преждепользование до даты приоритета заявки должно быть "добросовестным": преждепользователь должен добросовестно использовать свое решение, либо добросовестно делать приготовления к такому использованию.

Что это: ненужная тавтология признака тождественности решения преждепользователя или новый, дополнительный признак, состоящий в том, что кроме того, что преждепользователь сам придумал свое решение (т.е. не заимствовал его у автора запатентованного объекта), он еще и действовал добросовестно, то есть, вероятно, не знал о параллельной разработке, которая затем была запатентована? Думается, что требование добросовестности является излишним.

Закон говорит о праве преждепользователя безвозмездно использовать запатентованный объект "без расширения объема такого использования".

Это выражение означает, что преждепользователь не вправе использовать запатентованный объект в большем объеме по сравнению с тем, как этот объект использовался или намечался к использованию до даты приоритета заявки. При этом фактический или предполагаемый объем использования определяется на ту дату, которая будет выбрана преждепользователем. Последней такой датой может быть день, непосредственно предшествующий дате приоритета заявки.

Хотя Закон, говоря об объеме разрешенного использования, указывает на объем фактического использования или на объем сделанных приготовлений, нельзя не отметить, что преждепользователь может ссылаться и на то, и на другое. Например, он может доказывать, что фактически выпускал 10 изделий ежемесячно, но сделал приготовления к выпуску еще 100 изделий ежемесячно. В этом случае преждепользователь вправе выпускать безвозмездно 110 изделий ежемесячно.

Представляется, что перерыв в использовании решения, тождественного запатентованному, не приводит к прекращению права преждепользования.

Преждепользование и "производство"

Как следует из части 2 статьи 12 Закона, преждепользование неразрывно связано с "производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления".

Термин "производство" означает процесс создания материальных благ, услуг, но в данном контексте это, вероятно, машины, станки, механизмы, поточные линии, штампы и т.п.

Иными словами, вопрос о том, "что такое производство", применительно к случаям фактически осуществившегося использования технического решения преждепользователем, более или менее ясен.

Труднее определить "производство" применительно к тем ситуациям, когда преждепользователь лишь сделал необходимые приготовления к использованию. В таких случаях производство - это расчеты, чертежи, образчики, которые после даты приоритета заявки могли превратиться в партии изделий на позднее изготовленном или приобретенном производственном оборудовании. И в этом случае производство - это определенные материальные носители. Следует отметить, однако, что преждепользователь, сделавший приготовления к использованию, после этого вовсе не обязан осуществлять фактическое использование, поскольку и без этого у него возникает право преждепользования. Хотя этот случай может показаться маловероятным, тем не менее следует признать, что в этом случае производство - это подготовительные документы, необходимые для фактического использования.

Но на этом трудности, связанные с определением понятия "производство", не заканчиваются. Материальное оборудование, служащее для производства, может быть либо уникальным, приспособленным для изготовления только объекта права преждепользования, либо не уникальным, многофункциональным. Вполне понятно, что при передаче права преждепользования на изготовление свирели преждепользователь должен уступить и уникальную форму, на которой производится эта свирель.

Неясно, однако, почему, передавая право на изготовление детали, изготавливаемой на обычном расточно-сверлильном станке, преждепользователь обязан продать и этот станок. Норма закона всегда должна иметь определенную логику; здесь ее не видно.

Хотя в части 2 ст. 12 Закона говорится только о передаче (т.е. о полной уступке) права преждепользования, нет сомнений в том, что такая передача может быть и частичной (например, в отношении лишь части права преждепользования или на определенный срок).

Поскольку Закон не устанавливает никаких запретов, относящихся к замене "производства" (т.е. материального оборудования, с помощью которого осуществляется использование), следует считать, что преждепользователь может время от времени осуществлять такую замену.

Послепользование

Право послепользования зафиксировано в п. 3 ст. 30.1 Закона. Этот пункт гласит:

"3. Любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования)".

Из приведенной выше нормы видно, что право послепользования - это право на безвозмездное использование объекта, которое началось (или к которому сделаны необходимые приготовления) в период после прекращения патентной охраны и вплоть до того момента, как сделано оповещение о восстановлении патентной охраны.

Как и преждепользователь, послепользователь использует чужой запатентованный объект; как и преждепользователь, он не вправе расширять объем такого использования.

Вместе с тем послепользование отличается от преждепользования несколькими важными моментами.

Во-первых, Закон не требует, чтобы послепользователь использовал свое, доморощенное решение и был добросовестным: послепользование возникает и в тех случаях, когда начинает использоваться ранее охранявшийся патентом объект, причем послепользователь знает, кому он ранее принадлежал.

Во-вторых, послепользователь сам определяет наиболее выгодную для себя дату, приходящуюся на указанный промежуток времени; на эту дату определяется объем послепользования.

По нашему мнению, право послепользования может быть передано другому лицу. При этом - по аналогии - должны применяться нормы, указанные в ч. 2 ст. 12 Закона.

Преждепользование, послепользование и исчерпание патентных прав

Преждепользователь и послепользователь вправе использовать решение, запатентованное другим лицом. Это значит, что они имеют право, в частности, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот материальные объекты, в которых использованы запатентованные результаты.

В этой связи необходимо ответить на вопрос о возможности поступления этих объектов в дальнейший гражданский оборот с учетом содержащейся в последней части ст. 11 Патентного закона нормы об исчерпании патентных прав.

Как известно, эта норма устанавливает, что если продукт или изделие, в котором использован запатентованный объект, был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации "патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя", то патентные права на этот объект считаются исчерпанными, и дальнейшее применение, продажа и иное использование этого объекта не считаются нарушением исключительного права патентообладателя.

Строго говоря, материальные объекты, изготовленные преждепользователем или послепользователем, не подпадают под указанную выше норму об исчерпании патентных прав: сами эти объекты не являются изготовленными с согласия патентообладателя, разрешения на их первое введение в гражданский оборот не требовалось, а потому никакие исключительные права в отношении этих объектов не могут ни "исчерпаться", ни "не исчерпаться".

Что касается нормы об исчерпании патентных прав, то она применяется только к тем случаям, когда изготовление запатентованного объекта без согласия патентообладателя было бы незаконным, контрафактным.

Исключительное право патентовладельца имеет свою сферу действия. Права преждепользования и послепользования являются исключениями из этой сферы, исключениями, выходящими за пределы этой сферы. А принцип исчерпания прав - это то ограничение прав патентовладельца, которое остается в сфере действия исключительных прав.

Право преждепользования (и сходное с ним право послепользования) имеют иную "территорию действия", чем та, в которой применяется принцип исчерпания патентных прав. Эти разные "территории действия" никогда не пересекаются и никогда друг на друга не налагаются.

К сожалению, М.В. Чиженок, неправильно посчитав, что при использовании объекта, произведенного на основе права преждепользования, должен применяться принцип исчерпания прав, "впал в пессимизм", не усмотрел никакого смысла в нормах о преждепользовании и назвал свою статью "Бесполезное преждепользование" (Патентный поверенный. 2006. N 3. С. 27). Выше было показано, почему я не могу согласиться с таким пессимистическим выводом.

В этой связи можно отметить следующее довольно близкое по фабуле судебное дело.

9 июля 2001 года ФАС СЗО вынес Постановление по делу N 6732/239. Суд отказал в удовлетворении иска о нарушении патентных прав, поскольку истец - патентообладатель - еще до подачи заявки на патент передал ответчику ноу-хау на определенное устройство, на которое истцом впоследствии был получен патент на изобретение. Истец по договору передал ответчику право на производство и реализацию этого устройства. Таким образом, устройство было введено в гражданский оборот законным путем, а потому к нему, по мнению суда, применима ст. 11 Патентного закона.

Преждепользование и послепользование как "право"

В Патентном законе и преждепользование, и послепользование указаны как гражданские права.

Однако эти "права" по сути дела не являются гражданскими правами. В литературе отмечается, что эти права тесно связаны с исключительным правом патентообладателя, что само по себе верно.

Однако невозможно согласиться с тем, что право преждепользования "не может возникнуть само по себе и нуждается в наличии связанной системы юридических фактов, один из которых - факт государственной регистрации объекта патентного права", что якобы "существование права преждепользования как субъективного гражданского права находится в зависимости от судьбы патентного права" и, наконец, что "если нет патентного права, то не может быть и права преждепользования".

Все эти высказывания принципиально неверны.

Содержание "права" преждепользования (и послепользования) - возможность бесплатного, безвозмездного использования определенного объекта. Если этот объект охраняется патентным правом - то "право" преждепользования выступает как изъятие из сферы действия исключительных прав патентообладателя. Но если патентное право не действует (не возникло, прекратилось и т.п.), то "право" преждепользования никоим образом не меняется: возможность безвозмездного использования этого объекта сохраняется.

"Право" преждепользования и послепользования это - составная часть права любого лица на использование доступной информации.

Проект четвертой части ГК

В обсуждающемся в настоящее время проекте четвертой части ГК право преждепользования отражено в ст. 1361.

В действующую норму предлагается внести одно изменение: выражение "тождественное решение" предлагается заменить выражением "идентичное решение".

Следует надеяться, что это изменение имеет чисто редакционный характер и не меняет существа действующей нормы. В противном случае российское законодательство разойдется с Евразийской патентной конвенцией, что нежелательно: Правило 20, содержащееся в Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, употребляет выражение "тождественное решение".

Более значительные изменения предлагается внести в нормы, касающиеся права послепользования.

Пункт 3 ст. 1400 проекта предусматривает предоставление права послепользования не только тем лицам, которые стали использовать ранее охранявшийся объект или сделали необходимые к этому приготовления, но и лицам, которые заключили лицензионный договор на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца до прекращения действия патента.

Как можно понять из этой нормы проекта, здесь рассматривается такая ситуация: до прекращения действия патента заключен лицензионный договор, а вскоре после этого патентообладатель не уплатил пошлину за поддержание патента в силе, в связи с чем патент прекратил свое действие. Если после этого патентообладатель восстановит действие патента, то лицензиат в соответствии с новой нормой, содержащейся в проекте ГК, получит право послепользования, причем даже в том случае, если он (лицензиат) не начал использование и не сделал необходимых для этого приготовлений. Объем права преждепользования, принадлежащего лицензиату, очевидно, должен определяться условиями ранее заключенного лицензионного соглашения.

На мой взгляд, предлагаемая новелла выглядит не вполне логичной.