Мудрый Юрист

Принудительные лицензии: чего ожидать судам?

Пирогова В., доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО, патентный поверенный РФ, кандидат юридических наук.

Выдача принудительной лицензии на результат интеллектуальной деятельности (далее - РИД) - одно из оснований ограничения исключительных прав. Согласно п. 5 ст. 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на РИД устанавливаются при условии, что они не наносят неоправданный ущерб обычному использованию РИД или средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

Отвечают ли российские правила, регулирующие принудительные лицензии, нормам ст. 1229 ГК РФ и современной международной практике выдачи принудительных лицензий?

Как указано в ст. 1239 ГК РФ о принудительных лицензиях, по требованию заинтересованного лица суд может принять решение о предоставлении этому лицу права использования РИД, исключительное право на который принадлежит другому лицу. Обратим внимание, что, во-первых, принудительная лицензия выдается только в случаях, предусмотренных Кодексом (ст. 1362, 1423). Во-вторых, решение о выдаче может быть принято только в судебном порядке и на условиях, указанных в решении суда. В связи с этим очевидно, что судебные органы играют существенную роль в принятии решений о выдаче принудительной лицензии.

В п. 18 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) разъяснено, что заинтересованное лицо до обращения в суд обязано направить правообладателю проект лицензионного договора.

Правообладатель должен в течение тридцати дней с даты получения оферты либо акцептовать ее, либо известить оферента об отказе от акцепта или акцепте на иных условиях, выслав протокол разногласий к проекту договора. В течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий или иного отрицательного ответа правообладателя либо по истечении срока для ответа заинтересованное в заключении лицензионного договора лицо вправе обратиться в суд <1>.

<1> Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Хозяйство и право. 2009. N 9. С. 41.

Одно из ключевых положений п. 18 Постановления N 5/29 - предоставление судам возможности устанавливать, имеет ли истец право требовать выдачи принудительной лицензии. Допускается выдача принудительных лицензий на изобретения, полезные модели, промышленные и селекционные достижения (ст. 1362, 1423). При этом правила ст. 1362 во многом совпадают с ранее действовавшими нормами п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ (в ред. на 2 февраля 2006 года).

Главным основанием истребования принудительной лицензии служит неиспользование или недостаточное использование изобретения и других охраняемых новшеств. В этом случае заинтересованное лицо может обратиться в суд с иском о выдаче принудительной лицензии. Предварительно необходимо провести переговоры с правообладателем, предложить заключить с ним лицензионный договор на приемлемых условиях. Только в случае отказа правообладателя выдать лицензию заинтересованное лицо правомочно обращаться в суд. Судебным органам прежде всего придется выяснять, действительно ли не использовалось новшество, были ли у правообладателя уважительные причины, которые вынудили его отказаться от использования или отложить его.

Вероятно, могут возникать вопросы, касающиеся толкования терминов, связанных с техническим творчеством, когда будет нужна помощь экспертов, патентных поверенных. Но потребуется ли в реальности решение этих вопросов? В России на сегодняшний день не было выдано ни одной принудительной лицензии. В иностранных государствах данная практика сводится к единичным случаям на протяжении более чем векового существования института принудительной лицензии.

Правила о принудительных лицензиях, входившие в Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 года (ст. 13), в том числе в редакции Федерального закона от 7 февраля 2003 года N 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации", имели скорее теоретическое, нежели практическое значение. Фактически "не было ни одного случая их практического применения" <2>.

<2> Комментарий к Патентному закону Российской Федерации / А.Д. Корчагин, Н.В. Богданов, В.К. Казакова, Е.П. Полищук. М., 2004. С. 67. Авторы Комментария полагают, что "принудительная лицензия не является лицензионным договором, не подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности".

Что касается дореволюционного периода в России, то Положению о привилегиях на изобретения и усовершенствования 1896 года конструкция принудительной лицензии, в отличие от иностранного законодательства, не была известна. Как указывал А. Пиленко, "конечно, принудительные лицензии могут быть иногда полезными", но в целом "необходимо признать, что всякое использование патентованного изобретения определяется экономическими законами спроса и предложения и, по-видимому, не может быть серьезно развито мерами внешнего понуждения" <3>.

<3> Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 512.

Подробная регламентация данного института была осуществлена в Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 года) (далее - Парижская конвенция). Согласно правилам ст. 5.A Парижской конвенции выдача принудительных лицензий рассматривается как средство против злоупотреблений исключительными правами. К злоупотреблениям относят неиспользование или недостаточное использование изобретения.

Согласно п. 1 ст. 5.A Парижской конвенции ввоз патентообладателем в страну выдачи патента объектов, изготовленных в той или иной стране Союза по охране промышленной собственности (куда входят страны, в которых применяется Конвенция), не влечет за собой утрату основанных на нем прав. Таким образом, у правообладателя сохраняется обязанность использовать патент в соответствии с законами страны, куда ввозится запатентованная продукция.

Каждое договаривающееся государство может на основании п. 2 ст. 5.A предусмотреть выдачу принудительных лицензий для предотвращения злоупотреблений при осуществлении исключительного права, например, в случае неиспользования изобретения.

Если выдача принудительной лицензии окажется мерой, недостаточной для предотвращения злоупотреблений исключительным правом, прибегают к более строгой мере - лишению прав на патент. Однако лишение прав по правилам п. 3 ст. 5.A запрещено до истечения двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии.

В соответствии с п. 4 ст. 5.A принудительную лицензию нельзя истребовать по причине неиспользования или недостаточного использования до истечения срока в четыре года, считая с даты подачи заявки на патент, или трех лет с даты выдачи патента. При этом применяется срок, который истекает позднее. Принудительная лицензия не будет выдана, если правообладатель докажет, что его бездействие обусловлено уважительными причинами. Принудительная лицензия может быть только неисключительной и передаваться в форме сублицензионного договора лишь вместе с частью предприятия.

Итак, п. 2 - 4 ст. 5.A Парижской конвенции установлены меры, направленные на предупреждение злоупотребления исключительным правом. По своему усмотрению договаривающиеся государства могут принимать и иные меры в других случаях, когда полагают, что публичный интерес требует применения таких мер. В частности, подобные случаи могут распространяться на патенты, "затрагивающие жизненные интересы страны в вопросах ее безопасности или здравоохранения, так называемые зависимые патенты" <4>. Именно по пути соотнесения выдачи принудительных лицензий с публичными интересами пошли современные иностранные законодательства.

<4> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М., 1977. С. 87.

Следует подчеркнуть, что конструкция принудительного лицензирования складывалась под влиянием французского патентного права. Выдача данных лицензий в первую очередь должна была быть направлена на предотвращение импорта запатентованной во Франции продукции, которая производилась в других странах иностранными патентообладателями. Вводимый институт был нацелен на повышение объемов производства продукции внутренними правообладателями. Значение института принудительных лицензий было значительно преувеличено.

Современная практика доказала это, поскольку мерами принуждения, в том числе путем ограничения исключительных прав, сложно стимулировать использование запатентованных новшеств.

В Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 года) (далее - Соглашение ТРИПС) были разработаны несколько иные подходы к регулированию принудительных лицензий (ст. 31).

Так, рассмотрение каждого конкретного случая должно начинаться с выяснения судом конкретных обстоятельств дела. В первую очередь требование выдачи принудительной лицензии соотносится с интересами по обеспечению потребностей внутреннего рынка страны.

Лицензиат должен провести переговоры с правообладателем на приемлемых коммерческих условиях. Лицензия должна быть простой неисключительной и передаваться по сублицензионному договору только с частью предприятия или его нематериальными активами. Правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение с учетом обстоятельств конкретного случая выдачи принудительной лицензии. Любое судебное решение, касающееся выдачи такой лицензии, подлежит пересмотру компетентными органами страны, где была истребована принудительная лицензия.

Особые правила, посвященные принудительным лицензиям, содержатся в подп. "к" ст. 31 Соглашения ТРИПС. Данными правилами регулируется выдача принудительных лицензий во исполнение предписаний судебных или административных органов с целью пресечения антиконкурентной практики. При выдаче этих лицензий не применяются правила, касающиеся необходимости переговоров с правообладателем на приемлемых коммерческих условиях. Таким образом, установлены более льготные условия, нежели при выдаче принудительных лицензий по иным основаниям.

Выдача принудительных лицензий предусмотрена в отношении так называемых зависимых изобретений.

Подобные случаи могут возникать преимущественным образом в химико-фармацевтической промышленности, если новое изобретение зависит от ранее созданного. Правообладатель первого патента при этом имеет право на перекрестную лицензию на приемлемых условиях, с тем чтобы иметь возможность использования изобретения, заявленного во втором патенте.

Итак, правилами ст. 31 Соглашения ТРИПС предусмотрена возможность выдачи принудительных лицензий по основаниям, связанным в первую очередь с потребностями внутреннего рынка страны, где истребована данная лицензия, руководствуясь принципом публичных интересов. Правила ст. 31 не содержат таких оснований для принудительного лицензирования, как неиспользование или недостаточное использование.

Большинству иностранных патентных законодательств известен институт принудительной лицензии <5>. Однако существование этих норм в патентных законах не опровергает того факта, что выдача таких лицензий - крайне редкое явление.

<5> Пирогова В.В. Принудительные лицензии: правовые основы выдачи // Патенты и лицензии. 2002. N 11. С. 49.

Так, в Германии с 1950 года не было выдано ни одной принудительной лицензии. Большинство иностранных государств располагают подобной статистикой, за исключением, пожалуй, Канады и Великобритании. В период до 1977 года в Великобритании были случаи выдачи принудительных лицензий на производство ряда медицинских препаратов.

Американскому патентному праву институт принудительных лицензий неизвестен. В США используется подход, согласно которому ни полное неиспользование, ни отказ в добровольной выдаче лицензии не оправдывают ограничений в осуществлении исключительных прав, основанных на патенте <6>.

<6> Hartfort-Empire v. United States. 323 U. S. 386 (1945).

В Германии Патентным законом предусмотрена возможность принудительного... лицензирования, лишь когда патентообладатель отказывается предоставить лицензию за соразмерное вознаграждение, а общественные интересы требуют промышленного освоения изобретения. Понятие "общественные интересы" должно всякий раз формулироваться судами исходя из конкретных обстоятельств дела, соотношения интересов общества и правообладателя.

Таким образом, признание многими законодательствами института принудительных лицензий носит скорее теоретический характер. Следовательно, ограничение прав правообладателя не должно трактоваться таким образом, что всякое неиспользование рассматривается как злоупотребление исключительными правами. Неиспользование возможно признать злоупотреблением правом, когда оно способно привести к стагнации целой отрасли экономики, блокированию революционных изобретений, угрозе экологической безопасности и здоровью нации. Еще раз повторю, что указанные основания возникают крайне редко.

Гражданским кодексом РФ устанавливаются два основания выдачи принудительных лицензий, которые совпадают с требованиями Парижской конвенции. Первое основание - неиспользование или недостаточное использование запатентованного новшества. Второе основание связано с зависимыми изобретениями.

Полагаю, что подобная конструкция не отражает современных правовых подходов принудительного лицензирования и может иметь следующие негативные последствия:

Представляется, что высшим судебным органам необходимо в ближайшее время дать дополнительные разъяснения относительно оснований для истребования принудительной лицензии.

  1. Расставить приоритеты в пользу принудительного лицензирования для удовлетворения интересов общества. Дополнительными основаниями для выдачи лицензии могут служить обстоятельства, когда коммерческое использование новшества в Российской Федерации возможно, а оно не используется вообще или используется в недостаточной степени.
  2. Определить понятия "любое лицо" (ст. 1362, 1423) и "заинтересованное лицо" (ст. 1239, п. 18 Постановления N 5/29). Думается, что правом истребования принудительной лицензии должно обладать любое лицо, готовое эффективно использовать запатентованное новшество.
  3. Дать расширенное толкование термина "уважительные причины", по которым правообладатель не использует запатентованное новшество. К ним следует отнести причины неиспользования (недостаточного использования), вызванные препятствиями юридического, экономического или технического порядка.
  4. Предусмотреть возможность участия в рассмотрении споров о выдаче принудительных лицензий представителей федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Тем более что в обязанности данного органа (Роспатента) входит контроль за использованием РИД. Когда идет речь об изобретениях, имеющих значение для развития отдельных отраслей экономики, следует привлекать соответствующие министерства и ведомства.
  5. По мере того, как будет складываться судебная практика в условиях кодифицированного законодательства, следует выработать подходы к толкованию понятия "общественные интересы". Напомню, что наличие общественных интересов при истребовании принудительной лицензии признается основанием для ее выдачи в соответствии с Соглашением ТРИПС. Термин "общественные интересы" применяется, в частности, в подп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ, а также в абз. 4 п. 7 Постановления N 5/29.