Мудрый Юрист

Компенсация за незаконное использование товарного знака взыскивается не только с продавца контрафактных товаров, но и с их производителя

А. ДЕНИСОВА

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 11.09.2012 N 5939/12 (далее - Постановление) сформулировал правовую позицию по вопросу об ответственности изготовителя товара за неправомерное размещение товарного знака на упаковке, произведенной и маркированной другим лицом.

Если производитель расфасовывает товар в упаковку, на которую иным лицом незаконно нанесен товарный знак, то его действия можно расценивать как создание и введение в оборот контрафактной продукции. Таким образом, изготовителем будет нарушено исключительное право на товарный знак, даже если непосредственно реализацией товара он не занимался.

Обстоятельства дела

Общество-продавец реализовывало товары, которые поставлялись ему обществом-производителем (далее также - завод). При этом упаковку для продукции заводу предоставлял продавец. Именно он разрабатывал ее дизайн и должен был, как указано в договоре между упомянутыми обществами, нести ответственность за нарушение исключительных прав.

Впоследствии стало известно, что на упаковках незаконно используется словесный элемент (название продукта), который имитирует и сходен до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком. Правообладателем последнего являлась иностранная компания, зарегистрировавшая его в соответствии с процедурой, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (1891). Она посчитала, что ее исключительные права на товарный знак нарушены.

В связи с этим общество-правообладатель (далее также - истец) обратилось в арбитражный суд с требованием одновременно и к обществу-продавцу, и к обществу-производителю изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки и упаковки. Кроме того, иск содержал требование о взыскании компенсации за незаконное использование комбинированного обозначения отдельно с продавца и с производителя контрафактных товаров.

Позиция нижестоящих судов

Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил требования истца в полном объеме. Однако суд апелляционной инстанции отменил такое решение и взыскал в пользу правообладателя компенсацию за незаконное использование комбинированного обозначения только с общества-продавца. В удовлетворении аналогичных требований к обществу-производителю было отказано.

Суды первой и апелляционной инстанций признали наличие сходства до степени смешения комбинированного обозначения, используемого на упаковках товара обществом-продавцом, с товарным знаком, исключительные права на использование которого принадлежат правообладателю. С учетом этого суды пришли к выводу о нарушении исключительных прав истца и наличии оснований для взыскания компенсации за подобное нарушение (п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд первой инстанции посчитал, что нарушение допустил как продавец, так и производитель товаров. Поэтому и компенсацию необходимо взыскивать отдельно с каждого из них.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение арбитражного суда в части взыскания компенсации с производителя товаров, обосновал свою позицию следующим образом. Именно общество-продавец поставляло заводу упаковку, обозначения (включая торговую марку, изображение и т.п.) на которой разрабатывались им своими силами и за свой счет. Следовательно, продавец несет ответственность за нарушение прав третьих лиц в связи с использованием таких обозначений на этикетках и упаковках товаров.

Кроме того, отсутствуют доказательства, свидетельствующие о самостоятельном использовании заводом спорного обозначения, а также о введении им в оборот продукции с указанным обозначением.

Исходя из этого, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что производитель товаров не нарушал исключительных прав истца на товарных знак.

Суд кассационной инстанции данную позицию поддержал.

Общество-правообладатель, не согласившись с мнением судов апелляционной и кассационной инстанций об отказе в удовлетворении исковых требований к обществу-производителю, обратилось с заявлением в ВАС РФ.

Позиция Президиума ВАС РФ

Высшая судебная инстанция удовлетворила заявление правообладателя, признав судебные акты апелляционной и кассационной инстанций незаконными в части освобождения завода от ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак. Решение суда первой инстанции в соответствующей части было оставлено без изменения.

Президиум ВАС РФ усмотрел в действиях завода нарушение исключительных прав истца (п. 3 ст. 1484 ГК РФ), в силу чего последний может требовать компенсацию не только с продавца контрафактных товаров, но и с их производителя.

Объясняется это тем, что продукция на заводе помещалась в предоставленную обществом-продавцом контрафактную упаковку с незаконно нанесенными на нее обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком правообладателя, и изготовителем продукции указан именно завод.

Таким образом, если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, его действия можно расценивать как создание контрафактной продукции, введение ее в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.

В Постановлении содержится оговорка о том, что в связи с определением Президиумом ВАС РФ правовой позиции по рассмотренному вопросу вступившие в законную силу судебные акты могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам.

Документ:

Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 N 5939/12.