Мудрый Юрист

Недобросовестная конкуренция с использованием интеллектуальной собственности

Беломестнова Наталия, старший юрист практики по разрешению споров Goltsblat BLP.

Данилова Марина, юрист практики по разрешению споров Goltsblat BLP.

Интеллектуальная собственность для многих компаний является важным бизнес-активом, требующим продуманной стратегии защиты от нарушений. Как правило, нарушителями интеллектуальных прав становятся конкуренты компании, и арсенал используемых в конкурентных войнах средств обширен (копирование упаковки, использование товарных знаков и пр.). Для защиты своей интеллектуальной собственности правообладатель вправе обратиться с заявлением в ФАС России или суд.

У каждого способа защиты исключительных прав есть свои особенности, процедура и цели, понимание которых может помочь юристам компаний в выборе наиболее эффективных механизмов защиты прав в каждом конкретном случае.

Рассмотрим пример из практики авторов статьи. Крупная продуктовая компания (далее - компания А) в течение многих лет реализовывала в России определенный продукт, который стал флагманским брендом компании и был широко известен потребителю благодаря активной маркетинговой деятельности и астрономическим затратам на рекламу. Компания А при этом являлась правообладателем ряда товарных знаков, но в оформлении упаковки данного продукта они практически не использовались. Крупные и узнаваемые элементы упаковки не были зарегистрированы компанией в качестве товарного знака.

Через 10 лет после выпуска компанией А товара на рынок, в момент пика его популярности, конкурент компании А - компания Б - кардинально поменял дизайн и форму упаковки своего аналогичного товара и сделал их очень приближенными к дизайну и форме упаковки товара компании А.

В этой ситуации у компании А было два пути: обратиться в антимонопольный орган с заявлением о недобросовестной конкуренции или пойти в суд с иском о защите интеллектуальных прав. Особенности каждого из этих способов защиты прав будут описаны ниже.

Защита исключительных прав в административном порядке (обращение в ФАС России)

Защита исключительных прав в административном порядке посредством обращения в Федеральную антимонопольную службу в большей степени эффективна тогда, когда правообладатель добивается прекращения незаконного использования результатов его интеллектуальной деятельности и наказания государством недобросовестного конкурента.

Основания для обращения

Основаниями для обращения в ФАС России, например, могут являться действия конкурентов, которые:

По факту обращения ФАС России проводит предварительную проверку и либо возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства, либо отказывает в этом.

Доказательства

Несмотря на то что в соответствии с Законом о защите конкуренции ФАС России обладает полномочиями на самостоятельный сбор информации и доказательств по делу, на практике шансы возбуждения дела о недобросовестной конкуренции могут быть увеличены самим заявителем путем предварительного самостоятельного сбора всех необходимых доказательств и представления их в ФАС России одновременно с подачей заявления.

В комплект представляемых в ФАС России документов желательно включить доказательства:

  1. принадлежности исключительных прав заявителю;
  2. наличия конкурентных отношений между заявителем и лицами, в действиях которых, по его мнению, содержатся признаки недобросовестной конкуренции;
  3. совершения лицом, в отношении которого подано заявление, действий, квалифицируемых ст. 14 Закона о защите конкуренции как недобросовестная конкуренция;
  4. нацеленности недобросовестных конкурентов на получение преимуществ на рынке в результате незаконного использования интеллектуальной собственности заявителя;
  5. причинения или реальной угрозы причинения действиями недобросовестных конкурентов убытков или вреда деловой репутации заявителя или других конкурентов.

Особо трудоемким при этом, как правило, становится сбор доказательств незаконного использования интеллектуальной собственности, введения в оборот товара с незаконным использованием интеллектуальной собственности (заключения патентных поверенных, фотографии полок в магазине, кассовые чеки, нотариальные протоколы и пр.) и (или) введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара или иных его характеристик (подготовка отчетов по итогам социологических опросов потребителей).

В рамках самостоятельного сбора доказательств ФАС России может заказывать проведение социологического опроса, запрашивать у физических и юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления документы, сведения и пояснения, связанные с обстоятельствами, изложенными в заявлении.

По делам такого рода распространено также направление антимонопольными органами обращений в Роспатент с просьбой о проведении сравнительного анализа обозначений и даче заключений по его итогам. Как показывает практика, выводы Роспатента, оформленные в виде справок, зачастую рассматриваются антимонопольными органами как ключевые доказательства и предопределяют исход дела, что не всегда оправданно.

Сроки и итоги

Сроки рассмотрения дела антимонопольным органом составляют четыре-шесть месяцев. В случае последующего обжалования решения ФАС России в суде процесс рассмотрения заявления судом в трех инстанциях может занять от шести месяцев до года.

При установлении антимонопольным органом признаков нарушения Закона о защите конкуренции недобросовестным конкурентам будет предписано прекратить незаконное использование интеллектуальной собственности заявителя, на указанных лиц будет наложен штраф, в т.ч. оборотный при нарушении п. 4 ч. 1 ст. 14, что в большинстве случаев служит убедительным аргументом в пользу недопущения повторных актов недобросовестной конкуренции с использованием исключительных прав компании.

Пример компании А

В рассматриваемом примере компания А пошла по этому пути защиты своих прав и обратилась в ФАС России с заявлением о недобросовестной конкуренции, сославшись на нарушение компанией Б двух пунктов ч. 1 ст. 14 - введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (п. 4) и введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара (п. 2).

При этом в материалы дела компанией А был предоставлен отчет ВЦИОМ, подтверждающий, что потребители считают новые упаковки товара компании Б сходными с упаковками товара компании А и в силу этого сходства значительная часть опрошенных путают производителей и считают, что товар компании Б производится компанией А. Также были представлены доказательства, подтверждающие существенные расходы компании А на рекламу и продвижение товара в течение 10 лет до вывода на рынок компанией Б товара в сходной упаковке, и доказательства того, что в силу многолетних маркетинговых усилий компании А упаковка ее товара приобрела очень высокую различительную способность в глазах потребителей.

Несмотря на все доказательства, явным образом свидетельствующие о том, что целью ввода компанией Б на рынок товара в новой упаковке, сходной с упаковкой товара компании А, было приобретение конкурентных преимуществ, ФАС России отказалась возбуждать дело, сославшись на то обстоятельство, что на момент рассмотрения заявления ФАС России компанией Б было зарегистрировано в качестве товарного знака изображение, нанесенное на упаковку, и посчитав, что мнение Роспатента о возможности зарегистрировать изображение в качестве товарного знака является достаточным для вывода об отсутствии в действиях компании А признаков недобросовестной конкуренции.

Такой подход ФАС России, на наш взгляд, формален и некорректен.

Во-первых, при принятии решения о регистрации товарного знака Роспатент не сравнивает упаковки товаров, сравнению подлежат заявляемое на регистрацию изображение с уже зарегистрированными товарными знаками.

Как уже упоминалось, зарегистрированные товарные знаки компании А, хотя и использовались в оформлении упаковки, представляли собой отдельные, не центральные ее элементы. Изображение, поданное на регистрацию компанией Б, было очень схоже по цветографическому, композиционному и иному оформлению с упаковкой товара компании А, но не с ее товарными знаками. Сравнение упаковок товаров компаний А и Б на предмет возможности введения потребителей в заблуждение входило в компетенцию ФАС России и не могло быть подменено анализом Роспатента.

Во-вторых, факт регистрации товарного знака не может являться своеобразной индульгенцией и исключать возможность установления признаков недобросовестной конкуренции в действиях компании Б. Регистрация товарного знака сама по себе может являться недобросовестной конкуренцией в соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Такой подход существенно ограничивает возможности пресечения недобросовестной конкуренции в случаях, когда речь идет не о нарушении прав на товарные знаки (когда ФАС России может полагаться исключительно на мнение Роспатента), а о нарушении авторских прав на изображения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков.

На наш взгляд, составы антимонопольных правонарушений, содержащиеся в ст. 14 Закона о защите конкуренции, в совокупности дают ФАС России полномочия пресекать антиконкурентные действия широкого спектра, особенно при очень творческом, но аккуратном копировании упаковки, когда не происходит очевидного копирования и переработки товарных знаков, но извлечение конкурентных преимуществ и причинение ущерба конкуренту все же имеют место.

Эти полномочия ФАС России были зафиксированы еще в первой редакции Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", признававшей в качестве форм недобросовестной конкуренции "копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта". В последующих редакциях Закона от такой детализации нормы отказались, но современные формулировки пп. 2 и 4 ч. 1 ст. 14 позволяют и обязывают ФАС России пресекать недобросовестную конкуренцию, осуществляемую в том числе посредством копирования элементов внешнего оформления товара как объектов авторского права.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ рассмотрения дел о недобросовестной конкуренции с использованием исключительных прав в административном порядке можно отметить:

К недостаткам можно отнести:

Защита исключительных прав в судебном порядке

В ряде случаев более эффективным методом защиты нарушенных прав является обращение в суд с исковым заявлением. Предъявлены могут быть требования (ст. 1252 и 1301 ГК РФ) о:

Для удовлетворения исковых требований истцу необходимо доказать: наличие у истца исключительных прав на объекты, которые, по его мнению, незаконно используются ответчиком; факт незаконного использования ответчиком исключительных прав; факт причинения убытков и их размер, если заявлено требование о возмещении убытков.

Таким образом, предмет доказывания по делу при рассмотрении спора судом более узкий по сравнению с предметом доказывания в антимонопольных органах.

Сроки рассмотрения дела судом первой инстанции составляют в среднем четыре - шесть месяцев, в апелляции и кассации - от полутора до трех месяцев в каждой инстанции.

Преимущества и недостатки

К преимуществам рассмотрения исков к недобросовестным конкурентам о защите исключительных прав в судебном порядке можно отнести следующие:

Недостатками использования судебной процедуры, на наш взгляд, могут являться:

Пример компании А

Компания А не стала обращаться в суд за защитой своих прав, проведя аудит своей доказательственной базы и посчитав, что имеющиеся шансы на успех не оправдают затрат на ведение судебного процесса во всех инстанциях.

Во-первых, конкурент скопировал упаковку очень деликатно: при общем визуальном сходстве в упаковке конкурента не были использованы в узнаваемом виде товарные знаки компании А, а значит, шансы доказать нарушение прав компании А на товарные знаки практически отсутствовали.

Во-вторых, при аудите консультантами документов для оценки шансов на победу в суде были обнаружены недостатки в оформлении перехода авторских прав на дизайн упаковки от дизайнерского агентства компании А, что снижало шансы удовлетворения судом иска о нарушении авторских прав.

В-третьих, форма упаковки также не была зарегистрирована в качестве промышленного образца, что исключало ссылки на нарушение компанией Б каких-либо прав компании А при копировании формы упаковки.

Несмотря на это, компания А выбрала настолько активную, насколько это возможно, стратегию защиты своих прав, обращаясь в ФАС России и Роспатент, обжалуя отказ ФАС России в возбуждении дела в суде и ведя переговоры с конкурентами. В результате компаниям А и Б удалось договориться об изменении оформления упаковки товара компании Б.

Как выбрать способ защиты?

При нарушении конкурентами исключительных прав способ защиты должен выбираться с учетом всех обстоятельств дела, стоящих перед компанией целей и существующей доказательственной базы. В случае нарушения прав на зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности разбирательства в ФАС России и в суде могут оказаться одинаково эффективными (но достигать разных целей). В более же сложных ситуациях, затрагивающих объекты авторских прав, эффективнее, вероятнее всего, будет стратегия защиты путем обращения в суд с исковым заявлением.

При этом не стоит забывать, что особое внимание к правильной и всесторонней фиксации передачи исключительных прав на всех этапах создания объектов интеллектуальной собственности, к регистрации в качестве товарных знаков основных изображений, использующихся на упаковках, является эффективным средством предотвращения или минимизации ущерба, который могут нанести действия недобросовестных конкурентов.

В любом случае стратегия действий при защите интеллектуальной собственности должна быть комплексной, не ограничиваться только предъявлением исков и обращением в ФАС России и может включать подачу заявлений о возбуждении уголовных дел, обжалование предоставления правовой охраны товарным знакам правонарушителя, ведение переговоров и пр. Как демонстрирует пример компании А, активные действия могут помочь в достижении необходимого результата, даже если обращение в суд или ФАС России оказалось неэффективным.