Мудрый Юрист

Непоименованные договоры о ноу-хау как направление развития гражданского законодательства

Блинова Лилия Гафуровна, кандидат юридических наук (г. Москва).

Статья посвящена анализу не поименованных в действующем законодательстве РФ договоров: договора о передаче ноу-хау и договора на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау. По мнению автора, актуальной является их регламентация в гражданском законодательстве Российской Федерации.

Ключевые слова: непоименованные договоры, договор о передаче ноу-хау, договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау, коммерциализация ноу-хау.

Non-defined contracts on know-how as a direction of development of civil legislation

L.G. Blinova

The article concerns the analysis of non-defined contracts in the current legislation of the RF: the contract on transfer of know-how and the contract on insight to the commercial value of know-how. The author believes that the regulation thereof in the civil legislation of the Russian Federation is topical.

Key words: non-defined contracts, contract on transfer of know-how, contract on insight to the commercial value of know-how, commercialization of know-how.

Произошедшие в России фундаментальные изменения в области экономических отношений, закрепление в части четвертой ГК РФ исключительного права на секрет производства (ноу-хау) и необходимость эффективной защиты предпринимателями своих имущественных интересов в сфере ноу-хау объясняют необходимость и предопределяют дальнейшее направление развития гражданского законодательства о ноу-хау.

Несомненно, что работу в сфере инноваций нельзя строить на основе догм и не видеть изменившихся обстоятельств, поэтому развитие гражданского законодательства должно осуществляться с учетом потребностей современной коммерческой практики.

Несовершенство договорного регулирования ноу-хау на различных стадиях инновационного процесса сдерживает движение нашей страны по инновационному пути развития, поскольку большинство результатов интеллектуальной деятельности, в том числе получаемых в Сколково и других инноградах, чаще выражается не в патентоспособных изобретениях, а в высокотехнологичных капиталоемких инновациях, которые могут быть коммерциализированы лишь в качестве ноу-хау. Вступившая в силу с 1 января 2008 г. часть четвертая ГК РФ принята без учета формирования в России информационного общества. Информация как объект гражданских прав исключена из ст. 128 ГК РФ, однако информационный рынок не исчез, он развивается, используются договорные конструкции ноу-хау, не поименованные в ГК РФ, к числу которых относятся договор о передаче ноу-хау и договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау.

Договор о передаче ноу-хау можно включить в формирующийся четвертый класс договоров о распоряжении исключительными правами и о передаче ноу-хау, в рамках которых могут быть достигнуты как оптимальная реализация в инновационных целях охраняемых (изобретения и т.п.) и неохраняемых (ноу-хау) результатов интеллектуальной деятельности, так и адекватное гражданско-правовое обеспечение имущественных интересов соответствующих правообладателей и обладателей ноу-хау. Подробная характеристика всех четырех классов договоров дана в 15-м издании учебника профессора И.А. Зенина "Гражданское право" <1>.

<1> См.: Зенин И.А. Гражданское право: Учебник для бакалавров. 15-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 473 - 474.

При конструировании договорных связей нужно учитывать особенности договора о передаче ноу-хау, его существенные условия (предмет - передача неохраняемой конфиденциальной информации; вознаграждение за передачу ноу-хау - "цена"; порядок и срок передачи ноу-хау; территория и срок действия договора; конфиденциальность; "а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение", - абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ), специфику заключения и исполнения данного договора по сравнению с договором об отчуждении исключительного права и лицензионным договором, закрепленными в части четвертой ГК РФ.

Предметом договора о передаче ноу-хау является передача самого ноу-хау как конфиденциальной информации, зафиксированной на материальном носителе, в отношении которой установлен как режим коммерческой тайны, так и иной аналогичный правовой режим.

При этом объем передаваемого ноу-хау определяется не только его объектом и содержанием сведений, необходимых и достаточных для его реализации приобретателем, но и возможностью в отношении некоторых видов ноу-хау (материалов, веществ, сплавов, смесей, композитов, кремов, напитков и т.п.) передачи ноу-хау путем регулярного (по согласованному графику) предоставления в соответствии с двусторонними актами приема-передачи нераскрываемых компонентов данных видов ноу-хау (в виде материальных объектов).

В договоре о передаче ноу-хау целесообразно установить порядок исчисления и пределы размера взыскиваемых убытков (с учетом требований разумности и справедливости), поскольку законодательством эти условия не регламентируются.

Классификацию договоров о передаче ноу-хау можно проводить по таким критериям, как, в частности: 1) содержание передаваемого ноу-хау (техническое, коммерческое, управленческое и т.п.); 2) территория действия договора (внутрифирменный, внутригосударственный, международный договор); 3) предмет договора (передача только ноу-хау; передача ноу-хау одновременно с отчуждением сопутствующего исключительного права; передача ноу-хау с одновременным предоставлением права использования сопутствующего объекта исключительного права на лицензионных условиях) <2>.

<2> Подробно о договоре о передаче ноу-хау, а также актуальных вопросах, возникающих при его заключении, см.: Блинова Л.Г. Ноу-хау: правовой режим и договор о передаче // Законодательство. 2010. N 6. С. 32 - 35.

Важнейшими условиями успешного заключения договора о передаче ноу-хау являются, во-первых, наличие доказательств коммерческой ценности ноу-хау, во-вторых, исключение преждевременного раскрытия ноу-хау, влекущего утрату его конфиденциальности, и в-третьих, гарантированность получения обладателем обусловленного вознаграждения. Для реализации указанных условий между потенциальным приобретателем ноу-хау и его обладателем заключается договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау, существенными условиями которого следует считать предмет (демонстрация и подтверждение коммерческой ценности ноу-хау с передачей необходимых конфиденциальных материалов; сроки проведения и стоимость демонстрации; конфиденциальность, "а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение", - абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В подобный договор целесообразно включать следующие примерные условия:

  1. обладатель ноу-хау передает потенциальному приобретателю документацию, подтверждающую коммерческую ценность ноу-хау по акту приема-передачи, подписываемому сторонами. В таком же порядке осуществляется передача материалов, дополнительно необходимых, по мнению сторон, для успешной оценки коммерческой ценности ноу-хау. Если же на момент окончания срока действия договора на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау стороны не придут к соглашению о заключении договора о передаче ноу-хау, все полученные материалы, подтверждающие коммерческую ценность ноу-хау (оригиналы и копии), подлежат возврату обладателю в том же порядке и форме, в каких они передавались обладателем. В противном случае обладатель ноу-хау вправе квалифицировать поведение приобретателя как уголовно наказуемый промышленный шпионаж;
  2. потенциальный приобретатель получает право присутствовать на демонстрации ноу-хау, проводимой специалистами обладателя. Ввиду предварительного характера ознакомления с ноу-хау целесообразно производить такую демонстрацию преимущественно в месте нахождения потенциального приобретателя. Это позволит осуществить демонстрацию применительно к существующим климатическим условиям, особенностям производства потенциального приобретателя и т.п. - однако без передачи и оставления у него материалов - носителей основных компонентов ноу-хау и без раскрытия содержания технико-экономических параметров последнего. В целях надлежащего выполнения взаимных обязательств данным договором также может предусматриваться обязанность сторон (каждой за свой счет) направления специалистов друг к другу (в первую очередь для оказания технической помощи). При этом обладатель должен заключить с направляемыми им потенциальному приобретателю специалистами соглашение о неразглашении последними конфиденциальности ноу-хау, а с прибывшими к нему специалистами заключить соглашение о запрете ознакомления с полными материалами о ноу-хау, необходимыми и достаточными для его использования;
  3. потенциальный приобретатель обязуется (в течение установленного договором срока или бессрочно) соблюдать конфиденциальность в отношении полученных материалов о ноу-хау и результатов проведенной проверки коммерческой ценности ноу-хау, предпринимая все необходимые меры, в том числе налагая соответствующие обязательства на свой персонал. При нарушении обязательства по конфиденциальности, повлекшем за собой раскрытие ноу-хау, виновная сторона обязана возместить обладателю ноу-хау понесенные им убытки. Обладатель ноу-хау, в свою очередь, также обязуется сохранять конфиденциальность в отношении передаваемых материалов о коммерческой ценности ноу-хау - в рамках как данного договора, так и аналогичных договоров, заключаемых с третьими лицами;
  4. потенциальный приобретатель обязуется в период действия договора на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау использовать полученную документацию и любую информацию, касающуюся ноу-хау, только для целей заключенного договора, а после окончания срока его действия не использовать ноу-хау без заключения договора о его передаче;
  5. обладатель ноу-хау, в случае заинтересованности потенциального приобретателя, гарантирует заключение договора о передаче ноу-хау. При этом он может также гарантировать, что до истечения срока действия договора на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау не будет предлагать ноу-хау третьим лицам;
  6. за возможность ознакомления с коммерческой ценностью ноу-хау и за риск, связанный с его раскрытием (утратой конфиденциальности), а также за временную (на срок действия договора) приостановку действий обладателя ноу-хау по коммерческой реализации ноу-хау потенциальный приобретатель выплачивает обладателю ноу-хау определенную договором на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау сумму вознаграждения. За отдельное вознаграждение обладатель ноу-хау может передать потенциальному приобретателю образец продукции, изготавливаемой с использованием ноу-хау.

Таким образом, потенциальный приобретатель получает возможность оценить коммерческую целесообразность приобретения ноу-хау. Если в течение предусмотренного договором на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау срока между сторонами будет заключен договор о передаче ноу-хау, то сумма, уплаченная по договору на ознакомление, может быть засчитана в счет вознаграждения, подлежащего уплате по договору о передаче ноу-хау. В случае же если договор о передаче ноу-хау не будет заключен, уплаченная по договору на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау сумма не возвращается.

Помимо названных условий в таком договоре рекомендуется предусмотреть порядок передачи документации, оказания технической помощи, основания и размер ответственности за нарушение обязательств, порядок разрешения споров, включая арбитражную оговорку, условия досрочного прекращения (в частности, в связи с заключением сторонами отдельного договора о передаче ноу-хау).

Следует отметить, что договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау не может квалифицироваться как классический предварительный договор, поскольку, как известно, предметом любого предварительного договора являются обязательства сторон заключить в будущем договор определенного вида - так называемый основной договор, условия которого предусмотрены предварительным договором.

Соответственно, предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также иные существенные условия основного договора. В предварительном договоре должен быть также указан срок, в течение которого стороны должны заключить основной договор. В связи с этим важно учесть, что в отличие от классического предварительного договора основной договор (договор о передаче ноу-хау) будет вступать в силу в момент одобрения потенциальным приобретателем коммерческой ценности ноу-хау. Таким образом, общий годичный срок, исчисляемый с момента заключения предварительного договора, установленный п. 4 ст. 429 ГК РФ для заключения основного договора, здесь неприменим. Заключение основного договора обязательно для сторон, и если одна из них уклоняется от заключения основного договора, то другая вправе требовать его заключения в судебном порядке. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения основного договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Таким образом, предварительный договор, если он составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, является юридически значимой сделкой, устанавливающей определенные права и обязанности сторон. Это уже не просто "намерения" сторон, которые можно часто встретить в виде "соглашения (или протокола) о намерениях", неисполнение которого, как известно, не влечет каких-либо юридических последствий для сторон. Заключение подобных "соглашений о намерениях", связанных с ноу-хау, которые не удовлетворяют требованиям, предусмотренным ст. 429 ГК РФ к предварительному договору, может привести к негативным последствиям как для обладателя ноу-хау, так и для потенциального приобретателя. Прежде всего это связано с гарантиями заключить основной договор о передаче ноу-хау на определенных условиях. Все это позволяет квалифицировать договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау как своеобразную разновидность гражданско-правового договора.

Как обоснованно рекомендует профессор И.А. Зенин в своем интервью журналу "Законодательство", "во избежание недобросовестного уклонения партнера, убедившегося в коммерческой эффективности продемонстрированного ему ноу-хау, от заключения договора о передаче ноу-хау, целесообразно вносить в проект протокола о результатах ознакомления пункт о том, что всякое письменное одобрение данной эффективности означает безусловное согласие на заключение указанного договора. При этом проект договора следует обязательно прилагать к протоколу" <3>. Указанную обязанность, на наш взгляд, целесообразно предусмотреть в Законе о коммерческой тайне.

<3> Интервью с И.А. Зениным // Законодательство. 2005. N 11. С. 7.

Правовая регламентация рассматриваемых видов договоров особенно актуальна в условиях существующей тенденции, когда исключительное право на ноу-хау ограничивает возможности его коммерциализации в формирующейся инновационной экономике, а правовой режим фактической монополии, наоборот, открывает широкие возможности для передачи ноу-хау по договору, предметом которого является передача самой неохраняемой конфиденциальной информации, не ограничиваясь только заключением легально предлагаемых договоров об отчуждении исключительного права либо о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) <4>.

<4> См.: Зенин И.А., Блинова Л.Г. Ноу-хау (НЕКОЦИД) - ключ к инновационной модернизации российской экономики // Право интеллектуальной собственности. 2011. N 4. С. 26 - 30.