Мудрый Юрист

Залог интеллектуальных прав: проблемы регулирования и правоприменения

Рахматулина Римма Шамильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Статья посвящена залогу интеллектуальных прав. Рассматриваются правовая природа договора залога исключительных прав, существенные условия такого договора.

Ключевые слова: залог; интеллектуальные права; средства индивидуализации; товарные знаки; залогодатель; залогодержатель; результаты интеллектуальной деятельности.

The pledge of intellectual rights: problems of control and the application of the law

R.Sh. Rakhmatulina

Rakhmatulina Rimma Shamilyevna, Doctor of Law, Associate Professor of the Civil Rights Department School of Law of the Russian Government Finance University.

The article is devoted to the pledge of intellectual rights. Is the legal nature of the contract of a pledge of exclusive rights. Material terms of such agreement.

Key words: pledge; intellectual rights; means of individualization; trademark; pledger; mortgagee; the results of intellectual activity.

Заключение договора залога исключительных прав является для многих современных компаний одной из обеспечительных мер при кредитовании. Залог исключительных прав возможен и при залоге предприятия как имущественного комплекса, когда в состав имущественного комплекса входят права на результаты интеллектуальной деятельности.

Согласно п. 1 ст. 336 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК) предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

Залог отдельных видов имущества может быть ограничен или запрещен законом.

Таким образом, в залог могут быть переданы лишь те исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые можно передать.

Согласно введенной в ГК ст. 358.18 исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК допускают их отчуждение.

В абз. 4 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1> также дано разъяснение о том, что имущественные права на интеллектуальные объекты могут быть предметом залога только при условии, что возможно их отчуждение от правообладателя. Личные неимущественные права при этом не будут предметом договора залога (абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК), так как непосредственно связаны с личностью правообладателя.

<1> Российская газета. 2009. 22 апр.

Не может стать предметом залога право следования в авторском праве, являющееся по своему содержанию имущественным правом, так как в силу специфики является неотчуждаемым (ст. 1293 ГК).

Фирменное наименование, наименование места происхождения товаров, коммерческое обозначение также не могут быть предметом залога в силу своей неотчуждаемости. Однако исключительное право на коммерческое обозначение в соответствии с п. 4 ст. 1539 ГК может быть заложено в составе предприятия как имущественного комплекса.

В то же время при залоге отдельных результатов интеллектуальной собственности возможны определенные проблемы. Так, например, при залоге исключительных прав на секрет производства (ноу-хау) может возникнуть вопрос о сохранении и неразглашении тайны сведений, составляющих ноу-хау в случае обращения на него взыскания и реализации.

Предметом залога могут быть исключительные права на следующие результаты интеллектуальной собственности: произведения литературы, науки и искусства, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы ЭВМ и базы данных, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки, коммерческие обозначения, входящие в имущественный комплекс предприятия.

При заключении договора о залоге исключительных прав необходимо предусмотреть все существенные условия. В силу положений п. 1 ст. 339 ГК одним из существенных условий является условие о предмете. Описывая предмет в договоре залога, необходимо четко обозначить, какой именно объект будет являться залогом. От этого будет зависеть и остальное содержание договора. Так, при залоге исключительных прав на объекты патентного права (изобретения, полезные модели и промышленные образцы) важной особенностью является указание в договоре на обязательство поддержания патента (уплата патентной пошлины) патентообладателем-залогодателем. Такое обязательство по соглашению сторон может быть возложено и на залогодержателя. Кроме прочего, если залогодатель не исполняет обязательство по поддержанию патента в силе, это может служить основанием для расторжения договора и досрочного возврата средств залогодателем.

Следующим существенным условием договора залога является оценка результата интеллектуальной деятельности. Трудно бывает оценить еще не изданное произведение: какую коммерческую ценность оно может иметь? Трудности с оценкой также могут возникнуть в отношении секретов производства (ноу-хау). Для залогодержателя необходимо бывает раскрыть содержание ноу-хау. Но если для одного секрета производства достаточно не раскрывать всю составляющую, для другого, чтобы понять его действительную ценность, необходимо узнать все его особенности в деталях.

Многие авторы объясняют неразвитость залоговых отношений исключительных прав в России из-за неразвитости оценочной деятельности результатов интеллектуальной деятельности. Оценка интеллектуальной собственности, как показывает практика, не всегда эффективна из-за слабой организации и нехватки специалистов в этой области.

Оценка стоимости результата интеллектуальной деятельности повлияет на размер средств, предоставляемых в результате залога, который также является существенным условием договора. Необходимо заложить в договоре тот риск, который может быть связан со стоимостью интеллектуального продукта. Чаще это связано с определенной долей риска при определении суммы залога.

Срок договора залога будет зависеть от срока действия исключительных прав на обеспеченное залогом имущество. Сроки охраны произведений установить несложно. Но реальные сроки охраны на изобретения и полезные модели могут быть гораздо меньше их сроков охраны. Например, в связи с инновационными процессами и с появлением на рынке более современных устройств сроки охраны патентами могут быть меньше <2>, чем десять, а иногда и пять лет. Поэтому срок в договоре залога исключительных прав будет также существенным и важным, особенно для залогодержателя.

<2> Это те сроки, в течение которых изобретение или полезная модель коммерчески интересны и выгодны производителю.

Объем закладываемых исключительных прав также является существенным условием договора. Например, все права в полном объеме, или часть прав, или только право на лицензионные отчисления, которые правообладатель получает по заключенному лицензионному договору.

При заключении договора залога исключительных прав значимыми для сторон, как и в договоре залога имущества, являются порядок и срок погашения кредита.

Место нахождения предмета залога в договоре залога исключительных прав должно быть согласовано сторонами (если это, например, картина, скульптура, селекционное достижение - такие объекты интеллектуальной собственности, которые связаны с материальным носителем), чтобы избежать конфликтов после заключения договора.

Для признания договора залога исключительных прав заключенным нужен такой минимум условий, который необходим для отдельных результатов интеллектуальной деятельности. И этот минимум будет зависеть, прежде всего, от самого заложенного имущества, так как предметом такого залога являются исключительные и все-таки имущественные права на нематериальные объекты. При этом важным для договора залога может быть и сам материальный носитель, в котором воплощен творческий результат - в каком состоянии, допустим, картина художника, скульптура, в каких условиях содержались до заключения договора штаммы микроорганизмов.

Владелец результата интеллектуальной деятельности имеет правомочие запрещать другим лицам использовать данный объект, а залогодержатели такими правами не наделены, что нашло свое отражение в п. 4 ст. 358.18 ГК. По общему правилу по договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.

В соответствии с п. 2 ст. 1250 ГК способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. Можно предположить, что иными лицами являются залогодержатели (кредиторы). Поэтому в договоре залога необходимо указывать на право залогодержателя предъявлять нарушения заложенного исключительного права или на обязанность залогодателя использовать соответствующие требования. Если залогодателем не будет исполняться такое условие, то договор может быть расторгнут, а полученная залоговая сумма будет возвращена.

Важным критерием при залоге исключительного права на товарный знак является его непрерывное использование, так как в силу ст. 1486 ГК, если товарный знак не используется в течение трех лет, возникает возможность прекращения его правовой охраны.

При заключении договора о залоге исключительного права сторонам необходимо учесть, что правообладатель изобретения, полезной модели или промышленного образца может досрочно своим заявлением прекратить охрану изобретения (ст. 1399 ГК), также досрочно можно прекратить охрану товарного знака (пп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК). В связи с этим в договоре о залоге исключительных прав необходимо установить запрет на такие действия залогодателя.

В соответствии с п. 3 ст. 339 ГК договор залога должен быть заключен в простой письменной форме, если законом или соглашением сторон не установлена нотариальная форма. Пункт 2 ст. 358.18 ГК закрепил, что государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами части четвертой ГК.

Залог исключительного права на объекты, подлежащие государственной регистрации, должен быть в надлежащем порядке зарегистрирован. Государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора (п. 3 ст. 1232 ГК).

В соответствии с п. 7 ст. 1232 ГК договор залога исключительного права подлежит регистрации в том случае, если государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности может быть осуществлена по желанию правообладателя, например, таких объектов, как программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем. Если эти объекты не будут зарегистрированы, то и договор залога прав на них регистрировать не надо. Так, п. 7 ст. 1452 ГК говорит о регистрации договора залога исключительного права на топологию интегральной микросхемы при зарегистрированной топологии. Однако нормы ст. 1262 ГК в отношении программы ЭВМ и базы данных не содержат такого условия. Но чтобы на практике не возникало спорных ситуаций при составлении договора в отношении залога исключительных прав на программу для ЭВМ, можно рекомендовать поступать по аналогии, как с топологией интегральной микросхемы.

С 1 октября 2014 г. на основании Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" <3> регистрируется не сам договор, а залог. Основанием для государственной регистрации залога исключительного права является заявление. Моментом перехода исключительных прав в режим заложенного имущества признается момент регистрации залога права.

<3> СЗ РФ. 2014. N 11. Ст. 1100.

Государственная регистрация залога исключительного права осуществляется по заявлению сторон договора на основании п. 3 ст. 1232 ГК.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

удостоверенная нотариусом выписка из договора;

сам договор;

вид договора;

сведения о сторонах договора;

предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В связи с изменением подхода законодателя к объекту регистрации в ныне действующие подзаконные акты, связанные с регистрацией залоговых отношений в праве интеллектуальной собственности, будут внесены соответствующие изменения.

Чаще всего в залоговых правоотношениях исключительных прав используются объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы ЭВМ и базы данных. В силу того, что объекты авторского права и смежных прав не регистрируются, соответственно, не подлежит государственной регистрации и залог. При этом для залогодержателя есть риск не узнать о достоверной принадлежности исключительного права на объекты авторского права и смежных прав, например, если правообладатель передал эти права по лицензионному договору.

В США залогодатель более защищен в этом плане. В Законе "Об авторском праве" в США определено, что "залог авторских прав либо любого из исключительных прав, являющегося частью авторских прав", должен быть зарегистрирован в Бюро по регистрации авторских прав как вид "передачи права собственности на авторские права". Особый научный интерес представляет и то, что авторские права в США не подлежат обязательной государственной регистрации, несмотря на обязательную регистрацию финансовых операций с ними. Таким образом, в отличие от России, в которой практическая возможность залога исключительных прав авторов произведений ставится под сомнение, в США активно используется данная правовая конструкция <4>.

<4> См.: Демьянченко Д.А. Сравнительно-правовое исследование регулирования залога исключительных прав в российском и зарубежном законодательстве // Международное публичное и частное право. 2013. N 4.

Залог во многих странах носит природу ограниченных вещных прав, а не только выступает способом обеспечения исполнения обязательств.

В п. 1 ст. 1227 ГК интеллектуальные права независимы от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражен объект интеллектуальной деятельности, например, собственник картины может быть совсем не автором-художником этой картины. В соответствии с изменениями законодательства, которые вступили в силу 1 октября 2014 г., независимость интеллектуальных прав не только от права собственности, но и от других вещных прав прямо закреплена в законе.

В практике до принятия изменений законодательства 2014 г. также встречались случаи, когда нормы о праве собственности не применялись к интеллектуальным правам. Так, например, ООО "Агропромуслуга" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Пензы о признании недействительным решения от 30 июня 2009 г. N 12-09/28 в части начисления пеней и применения налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ в виде штрафа. Подпунктом 4 п. 1 ст. 309 НК РФ предусмотрено, что к доходам иностранной организации от источников в РФ относятся доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности. К таким доходам, в частности, относятся платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения за использование или за предоставление права использования любого авторского права на произведения литературы, искусства или науки, включая кинематографические фильмы и фильмы или записи для телевидения или радиовещания, использование (предоставление права использования) любых патентов, товарных знаков, чертежей или моделей, планов, секретной формулы или процесса либо использование (предоставление права использования) информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта. Суд при рассмотрении дела указал, что результаты интеллектуальной деятельности относятся к категории нематериальных активов, поэтому к отношениям, связанным с использованием и защитой исключительных прав, неприменимы нормы о праве собственности, относящиеся к вещным правам. Статьями 1233 и 1234 ГК установлено, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым способом, не противоречащим закону и существу такого исключительного права, в том числе путем его отчуждения по договору об отчуждении исключительного права или по лицензионному договору. По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право в полном объеме приобретателю. Оценив имеющиеся в материалах дела документы, в том числе договор продажи технологии и ноу-хау для производства тормозных колодок, заключенный между обществом и иностранной организацией "Синтер д.о.о." (Республика Словения), суды нескольких инстанций пришли к выводу о том, что денежные средства, перечисленные в адрес иностранной организации по данному договору, являются ее доходом, полученным от источника в Российской Федерации, поскольку рассматривать доход, полученный иностранной организацией, являющейся правообладателем, в результате правоотношений, связанных с использованием исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в качестве дохода, полученного организацией от продажи принадлежащего ей на праве собственности имущества, неправомерно. При таких обстоятельствах начисление обществу спорной суммы пени признано судами законным <5>. Определением ВАС РФ от 30 мая 2011 г. N ВАС-5258/11 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

<5> См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 29 декабря 2010 г. N А49-8215/2009 // СПС "КонсультантПлюс".

На наш взгляд, несмотря на идущий процесс восполнения пробелов законодательства в отношении залога исключительных прав, на практике необходимо подробно прорабатывать условия договоров при залоге прав отдельных результатов интеллектуальной деятельности. Законодателю еще понадобится совершенствовать нормы, которые позволяли бы коммерчески выгодное применение данных договорных конструкций и реализацию обращения взыскания на такой специфический предмет залога.

Библиографический список

  1. Демьянченко Д.А. Сравнительно-правовое исследование регулирования залога исключительных прав в российском и зарубежном законодательстве // Международное публичное и частное право. 2013. N 4.