Мудрый Юрист

К вопросу о признании использования товарного знака незаконным в арбитражном суде: теоретические и практические аспекты

Данилов Давид Борисович, старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса Краснодарского университета МВД России, капитан полиции, кандидат юридических наук.

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с признанием использования товарного знака незаконным в арбитражном суде.

Ключевые слова: высший арбитражный суд, арбитражные суды, суды общей юрисдикции, товарный знак, незаконное использование товарного знака.

On the issue of recognition of use of trademark to be illegal in arbitrazh court: theoretical and practical aspects

D.B. Danilov

Danilov David Borisovich, the teacher of chair of civil law and civil process of the Krasnodar university of the Ministry of Internal Affairs of Russia, a senior lieutenant of police, candidate of jurisprudence.

In the article the pressing questions connected with a recognition use of a trade mark illegal in arbitration court are considered.

Key words: the higher arbitration court, arbitration courts, general jurisdiction courts, trade mark, illegal use of a trade mark.

Товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и являющееся объектом интеллектуальной собственности, которая в соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации охраняется законом. Однако недобросовестные лица нередко пользуются чужим раскрученным товарным знаком для получения собственной выгоды. При этом нормативное регулирование права на товарные знаки разработано слабо, в связи с чем в процессе рассмотрения в суде дел о защите прав на средство индивидуализации возникает очень много споров.

Сегодня незаконное использование товарного знака является повсеместным явлением, подтверждением тому служит судебная практика. Некоторые проблемы правоприменения указанного правонарушения заставляют обращать на себя более пристальное внимание.

Рассмотрим на конкретном примере, с какими проблемами столкнулось ООО "Мираж-Мьюзик" при признании незаконным использования товарного знака и взыскании компенсации.

Фабула дела N А41-17012/2012: ООО "Мираж-Мьюзик" обратилось в суд с иском о признании незаконным использования обозначения "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик" (зарегистрированным в Роспатенте), взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 150000 руб. <1>.

<1> Обобщенные данные изучения материалов дел за незаконное использование товарного знака за 2012 - 2013 гг. // Архив Арбитражного суда Московской области.

Арбитражный суд Московской области установил, что ответчик - физическое лицо и предпринимателем не является. В соответствии со ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием организаций, являющихся юридическими лицами; граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих статус индивидуального предпринимателя.

Суд исходил из того, что заявленный спор не связан с осуществлением сторонами предпринимательской или иной экономической деятельности. По мнению Арбитражного суда Московской области, исковое заявление было принято к производству с нарушением правил о подведомственности, поскольку оно подведомственно суду общей юрисдикции. Определением от 29 мая 2012 г. по делу N А41-17012/2012 Арбитражный суд Московской области прекратил производство по делу, поскольку оно не подлежит рассмотрению в порядке арбитража.

Не согласившись с таким Определением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить Определение суда первой инстанции, указывая на то, что спорные правоотношения относятся к экономической сфере, следовательно, настоящий спор подведомствен арбитражному суду.

Апелляционную жалобу рассматривал Десятый арбитражный апелляционный суд, который пришел к выводу о том, что судом первой инстанции не было установлено, что деятельность ответчика по использованию товарного знака истца проводилась в личных целях. Для рассмотрения вопроса о подведомственности дела арбитражному суду не может иметь значения наличие или отсутствие прибыли от деятельности по использованию товарного знака. Речь идет о защите прав на товарный знак, который, возможно, используется ответчиком. Следовательно, возникшие правоотношения относятся к сфере экономической деятельности, а спор связан с осуществлением такой деятельности. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 г. N 10АП-5701/12 по делу N А41-17012/2012 Определение Арбитражного суда Московской области от 29 мая 2012 г. по тому же делу отменено и дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Действительно, конкретно в этом случае возникла проблема с подведомственностью. Суды часто склоняются к мнению, что использование товарного знака - это иная экономическая деятельность. Тем не менее Арбитражный суд Московской области вынес Определение об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с неподведомственностью данного спора арбитражному суду.

По нашему мнению, такие сложности связаны с тем, что суды не могут определиться, в арбитраже рассматривать дело или в суде общей юрисдикции.

Трудно не согласиться с мнением А.Н. Кузбагарова, который утверждает, что когда дело о товарных знаках попадает в суд общей юрисдикции, то процесс его рассмотрения может растягиваться на годы <2>. Сегодня на практике суды общей юрисдикции почти не присуждают компенсаций, хорошо, если суд общей юрисдикции присудит 30 - 50 тыс. руб., а вот арбитражи уже не стесняются. Поэтому было бы правильным, чтобы любое дело о нарушении в области прав на товарный знак рассматривалось в арбитраже.

<2> См.: Кузбагаров А.Н. Примирение сторон по конфликтам частноправового характера: дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2006.

После принятия Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 г. N 10АП-5701/12 рассмотрение дела N А41-17012/2012 по существу проходило в Арбитражном суде Московской области.

В обоснование заявленных требований истец показал, что является правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания) "МИРАЖ" согласно свидетельству о государственной регистрации. ООО "Мираж-Мьюзик" считает, что сходство является очевидным и не требующим дополнительного исследования, поскольку содержит слово "Мираж", а включение в состав используемого ответчиком обозначения элемента "90-х" не влияет на его различительную способность.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Данное определение закреплено в п. 14.4.2 Приказа Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", а также в п. 6 Рекомендаций по применению положений ГК РФ, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных Приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. N 190. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с точки зрения потребителя и без назначения экспертизы.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет ее сумму в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования <3>. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. При определении размера компенсации суд должен учитывать характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, наличие либо отсутствие ранее совершенных нарушений исключительного права данного правообладателя ответчиком, вероятные убытки правообладателя. Принимая решение о размере компенсации, суд должен обосновать свою позицию исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

<3> См.: Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

В данном случае материалами дела было подтверждено, что ответчик указывал себя руководителем музыкального коллектива "Мираж 90-х" и осуществлял концертную деятельность с использованием данного обозначения, при этом действий по его регистрации не производил. Он объяснял это тем, что творческое объединение, руководителем которого он является, в соответствии с действующим законодательством регистрации не подлежит.

Судом также было установлено, что ранее ответчик состоял в трудовых отношениях с истцом и являлся музыкальным директором группы "Мираж". Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ответчик был надлежащим образом извещен о существовании товарного знака "Мираж", о его регистрации и поддержании в установленном законом порядке, а также о недопустимости его использования третьими лицами. Будучи одним из руководителей истца, ответчик хорошо информирован о творческой и административной работе общества.

Арбитражный суд Московской области полагает, что использование ответчиком товарного знака "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик", приводит к получению ответчиком необоснованных конкурентных преимуществ на соответствующем рынке.

Решением Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 г. по делу N А41-17012/12 использование ответчиком обозначения "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик", признано незаконным, с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50 тыс. руб. В удовлетворении остальной части требований судом отказано.

Руководствуясь ст. 257 АПК РФ, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт.

Представленные в Десятый арбитражный апелляционный суд письмо Торжокской межрайонной прокуратуры, протокол осмотра веб-сайта в Интернете, письмо Регионального сетевого информационного центра, а также свидетельство, в соответствии с которым ответчику принадлежат права на товарный знак "MIRAGE", не принимаются во внимание, поскольку не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным, вынесенным с учетом фактических обстоятельств дела и норм действующего законодательства. Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом второй инстанции не установлено. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 г. N 10АП-482/13 решение Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 г. по делу N А41-17012/12 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Московской области и Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда полностью, вынести постановление об отклонении иска в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.

В качестве обоснования жалобы ответчик ссылается на неправильное применение норм материального и процессуального права. По его мнению, иск был заявлен владельцем исключительного права на товарный знак к гражданину, не имеющему статуса индивидуального предпринимателя, а значит, ссылки судов на нормы ГК РФ не применимы к данному спору. Заявитель полагает, что истец знал о существовании коллектива исполнителей группы "Мираж 90-х" и считал, что деятельность группы с таким наименованием не нарушает его исключительного права.

Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу, что доводы заявителя о необходимости прекращения производства по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду несостоятельны, поскольку возникшие правоотношения относятся к сфере экономической деятельности, а спор связан с осуществлением такой деятельности. По мнению кассационной коллегии, выводы заявителя о применении судом первой инстанции закона, не подлежащего применению, были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и им дана надлежащая оценка.

Судом кассационной инстанции также отмечено, что переоценка обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций, недопустима.

Кассационная коллегия не нашла оснований для изменения или отмены решения суда первой и Постановления второй инстанций. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 г. N Ф05-8351/13 решение Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 г. и Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 г. по тому же делу оставлены без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.

Ответчик обратился в ВАС РФ с заявлением о пересмотре в порядке надзора решений о признании незаконным использования обозначения "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик", взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50000 руб.

Судья ВАС РФ установил, что заявление в части пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 г., Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 г., а также Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 г. по указанному делу подано с соблюдением требований, предусмотренных ст. 292 и ст. 294 АПК РФ, и подлежит принятию к надзорному производству.

Указанное заявление подлежит рассмотрению коллегией судей ВАС РФ, которая не находит нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены обжалуемых судебных актов. Она отмечает, что доводы ответчика, по существу, не являются основанием для передачи дела в Президиум ВАС РФ <4>.

<4> См.: Баранов В.А., Приженникова А.Н. Теоретические и практические аспекты соответствия правовых институтов административного и арбитражного процессов // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. N 2. С. 15.

Определением ВАС РФ от 22 октября 2013 г. N ВАС-14399/13 в передаче дела N А41-17012/2012 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 г., Постановлений Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 г. и от 23 апреля 2013 г., Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 г. отказать.

При этом нормами АПК РФ не предусмотрена возможность оспаривания Определения ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ. Повторное заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора может быть принято к производству, только если оно отвечает всем требованиям гл. 36 АПК РФ. Однако заявление ответчика подано с нарушением трехмесячного срока, предусмотренного ст. 292 АПК РФ, а основания для его восстановления судом уважительными не признаны.

Определением ВАС РФ от 21 ноября 2013 г. N ВАС-14399/13 по делу N А41-17012/2012 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора" в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока отказано. Повторное заявление ответчика о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 г., Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 г., Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 г. возвращено заявителю.

Наличие вышеуказанных пробелов и коллизий в арбитражном процессуальном законодательстве зачастую осложняет не только защиту прав владельцев товарных знаков, но и работу судейского корпуса, требуя при этом теоретического осмысления, обсуждения и практического решения <5>.

<5> См.: Данилов Д.Б. Отдельные коллизии при возбуждении и подготовке к судебному разбирательству дел об административном правонарушении за незаконное использование товарного знака в арбитражном суде: теоретические и практические вопросы // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. N 12. С. 17 - 21.

Правообладатели товарных знаков, намеревающиеся обратиться в арбитражный суд, должны иметь реальную возможность предварительно оценить свои перспективы. Государство же, и в этом состоит одна из его главных обязанностей в плане обеспечения доступности правосудия, должно предоставить лицу, желающему обратиться в судебные органы, реальные (т.е. имеющиеся не только в теории, но и на практике) гарантии того, что подобное обращение может быть реализовано в однозначно определенной процедуре и без чрезмерных трудностей.

Литература

  1. Баранов В.А. Теоретические и практические аспекты соответствия правовых институтов административного и арбитражного процессов / В.А. Баранов, А.Н. Приженникова // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. N 2. С. 15.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (с изменениями от 01.04.2014) // СПС "КонсультантПлюс".
  3. Данилов Д.Б. Отдельные коллизии при возбуждении и подготовке к судебному разбирательству дел об административном правонарушении за незаконное использование товарного знака в арбитражном суде: теоретические и практические вопросы / Д.Б. Данилов // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. N 12. С. 17 - 21.
  4. Кузбагаров А.Н. Примирение сторон по конфликтам частноправового характера: дис. ... докт. юрид. наук / А.Н. Кузбагаров. СПб., 2006.