Мудрый Юрист

Взыскание компенсации за незаконное использование товарных знаков в свете последней судебной практики

Садовский Павел Викторович, руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Косовская Ирина Михайловна, адвокат адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Статья посвящена актуальным вопросам взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков, с которыми часто сталкиваются юристы, специализирующиеся в области разрешения споров, связанных с интеллектуальной собственностью. Авторы анализируют конкретные примеры из судебной практики, которые позволяют ознакомиться с последними тенденциями по данной проблематике. Кроме того, авторами освещаются международные подходы к пониманию правовой природы компенсации за нарушение исключительных прав.

Ключевые слова: товарный знак, средства индивидуализации, нарушение исключительного права, компенсация убытков правообладателя.

В последнее время особую актуальность приобрели вопросы, связанные с взысканием компенсации за незаконное использование товарных знаков, в частности обоснованность взыскиваемой истцом суммы и ее соразмерность последствиям нарушения, учет вины нарушителя при назначении судом компенсации и некоторые другие. Это связано в том числе с появлением специализированного Суда по интеллектуальным правам, призванного выработать определенную практику по всем вышеперечисленным вопросам и ликвидировать существующую неопределенность в правоприменении.

Как известно, в силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Так, согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

  1. в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
  2. в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На практике при применении указанных норм в суде как истец, так и ответчик сталкиваются с рядом проблем, одни из которых получили свое отражение в последней судебной практике, в отношении иных суды еще не пришли к однозначному решению.

Несмотря на то что российская правовая система относится к континентальной, где прецедент не имеет такого значения, как в англосаксонской правовой системе, и необязателен для нижестоящих судов, в последние годы роль актов вышестоящих судебных инстанций значительно возросла, что свидетельствует о том, что российские суды постепенно перенимают опыт своих иностранных коллег. Несомненно, в этом есть большой плюс, поскольку стороны по делу могут примерно представлять, что их будет ожидать в суде исходя из конкретных фактических обстоятельств дела и при наличии той или иной доказательственной базы.

При этом особые проблемы при применении в судах вызывает подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Чаще всего у сторон возникают следующие вопросы.

1. Какая стоимость контрафактных товаров (отпускная, оптовая или розничная) должна браться судом при расчете суммы компенсации, взыскиваемой по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с производителя контрафактной продукции?

На сегодняшний день в судебной практике нет однозначного ответа на этот вопрос. Логично предположить, что никак не розничная стоимость, поскольку она определяется не самим производителем, а розничными магазинами и во многом зависит от их аппетитов.

Следует отметить, что более или менее определенную судебную практику по указанному вопросу можно найти в связи с применением судами ст. 1301 ГК РФ, касающейся ответственности за нарушение исключительного права на произведение.

В частности, Девятый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении от 14.04.2014 по делу N А40-93293/2013, касающемся нарушения авторских прав на художественное произведение и взыскания за него компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведения, руководствуется отпускной ценой контрафактных экземпляров книг:

"...при определении стоимости одного экземпляра книги "Все приключения в стране невыученных уроков", изданной ответчиком, следует принимать во внимание отпускную цену (здесь и далее выделено нами. - П.С., И.К.) по представленным ответчиком товарным накладным..."

Такого же мнения придерживается в своем Апелляционном определении от 02.08.2013 по делу N 11-21855 Московский городской суд:

"Определяя размер подлежащей взысканию компенсации, суд обоснованно исходил из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, и пришел к правильному выводу о том, что при расчете компенсации за нарушение авторских прав необходимо исходить из средней отпускной цены на издания <...>.

Ответчик не может повлиять на ценообразование издаваемой им продукции у лиц, распространяющих литературу через розничные торговые сети, а следовательно, размер ущерба за нарушение авторских прав не может основываться исходя из цен книг, установленных не самими издателями".

Вместе с тем по делам о нарушении исключительных прав на товарный знак такого единодушия среди судов не усматривается.

Так, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении от 08.07.2013 по делу N А53-35592/2012 о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков исходил при расчете ее размера из отпускной (оптовой) стоимости водки "Старорусская", на которой использовалось обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца:

"Вместе с тем (как следует из справки ООО "Арсенал" по количеству товара на складе) на момент проведения осмотра (06.06.2011) количество водки "Георгиевская" (в ассортименте) составило 2491 единицу (отпускная оптовая цена 108 руб. 10 коп. за единицу), а водки "Старорусская" - 2448 единиц (отпускная оптовая цена 90 руб. за единицу).

ООО "Арсенал" не оспаривало количество выявленного контрафактного товара и его отпускную оптовую цену.

Размер денежной компенсации за незаконное использование товарного знака на выявленной водке "Старорусская", равный двукратному размеру стоимости 2448 единиц товара, составляет 440640 руб. (расчет взыскиваемой денежной суммы: 90 руб. x 2448 единиц товара x 2 = 440640 руб.).

Размер денежной компенсации за незаконное использование наименования места происхождения товара "Русская водка" на выявленной водке "Георгиевская" в ассортименте, равный двукратному размеру стоимости 2491 единицы товара, составляет 538554,20 руб. (расчет взыскиваемой денежной суммы: 108,10 руб. x 2491 единицу товара x 2 = 538554,20 руб.)".

Десятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 17.10.2011 по делу N А41-8764/10 руководствовался стоимостью продукции, указанной в прайс-листе: "В соответствии с указаниями ФАС Московского округа, содержащимися в Постановлении от 14.02.2011 N КГ-А41/18187-10, арбитражным апелляционным судом исследованы обстоятельства, связанные с изготовлением ООО "Вяземское УППП ВОС" жестяных банок, в которых реализовывались паштеты с обозначением "Наше" <... >.

В соответствии с произведенным истцом расчетом сумма компенсации определена им исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещено обозначение, сходное с товарным знаком истца, т.е. двукратного размера стоимости контрафактной продукции. Стоимость контрафактной продукции рассчитана исходя из стоимости соответствующей продукции ОАО "Рузком", предлагаемой к продаже и указанной в прайс-листе ОАО "Рузком" от 08.02.2010 (т. 3, л.д. 36 - 38).

Расчет компенсации произведен истцом с учетом стоимости каждого вида паштета, количества единиц каждого вида паштета и подтвержден: письмом N 1260 от 06.11.2009 ООО "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых" об изготовлении и отгрузке в адрес ОАО "Рузком" литографированных банок (т. 1, л.д. 19); письмом главного бухгалтера ООО "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых" об отгрузках в адрес ОАО "Рузком" в период с 18.09.2009 по 02.10.2009; служебной запиской Трусова А. о проведенном им аудите магазинов в г. Тольятти от 05.04.2011 (т. 6, л.д. 2); каталогом продукции ОАО "Рузком" (т. 6, л.д. 8 - 15); прайс-листом ОАО "Рузком" от 04.04.2011 (т. 6, л.д. 4)".

Все вышеперечисленные в судебных актах цены имеют свои особенности, но розничные цены, на которых зачастую старается настоять истец при расчете компенсации, чтобы получить по возможности максимальный размер возмещения, как правило, не применяются. Такую позицию судов следует признать логичной, так как при расчете суммы взыскиваемой компенсации за основу должна браться скорее средняя стоимость продукции при ее реализации предполагаемым нарушителем (т.е. средняя отпускная цена), нежели конечная стоимость товара, продаваемого в розничных сетях, которая по понятным причинам будет выше. Ведь, как правило, предполагаемый нарушитель не может повлиять на ценообразование производимой им продукции у лиц, распространяющих ее через розничные торговые сети.

2. Какими критериями должны руководствоваться суды при определении размера взыскиваемой компенсации по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ?

В соответствии с информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Согласно п. 43.3 совместного Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 (далее - Постановление N 5/29) размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При его определении суд учитывает следующие обстоятельства:

Размер компенсации при этом определяется исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12 размер компенсации должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что его имущественное положение должно стать таким, каким оно было бы, если бы объект интеллектуальной собственности (товарный знак) использовался правомерно.

Нередко судами также принимается во внимание факт использования или неиспользования товарного знака, в связи с нарушением исключительных прав на который взыскивается компенсация. Так, ФАС Московского округа в Постановлении от 04.03.2013 по делу N А41-16690/12 <1> указал на необходимость снижения размера компенсации в силу неиспользования товарного знака правообладателем в период, предшествующий подаче иска:

<1> Определением ВАС РФ от 11.04.2013 N ВАС-4141/13 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного Постановления.

"Учитывая, что истец не представил доказательств использования указанных товарных знаков в период с января 2009 г. по январь 2012 г., суд посчитал, что ответчиком не доказан размер причиненных убытков, в связи с чем изменил решение суда первой инстанции в данной части, взыскал с ответчика компенсацию за неправомерное использование товарного знака в размере 250 тыс. руб.

При этом суд апелляционной инстанции правомерно исходил из необходимости соразмерности компенсации последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца в соответствии с разъяснениями, данными в вышеуказанном Постановлении Судов".

3. В какой мере должна быть учтена степень вины нарушителя при снижении суммы взыскиваемой компенсации?

В п. 23 Постановления N 5/29 есть ссылка на ст. 1250 ГК РФ, согласно которой отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. При этом обращается внимание на то, что данное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ.

Широкое применение в судебной практике ст. 401 ГК РФ к деликтным по сути отношениям многим казалось странным. Видимо, поэтому законодатель устранил данный недочет и в поправках к части четвертой ГК РФ, вступающих в силу с 01.10.2014 <2>, предложил новую редакцию ст. 1250.

<2> Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Во-первых, вводится общее правило об ответственности при наличии вины нарушителя. Во-вторых, в п. 3 этой статьи отдельно указано, что убытки или компенсация за нарушение интеллектуальных прав, совершенное при осуществлении предпринимательской деятельности, подлежат возмещению независимо от вины нарушителя, если он не докажет, что такое нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Казалось бы, это юридико-техническое решение законодателя не имеет существенного значения, так как новая редакция п. 3 ст. 1250 ГК РФ является воспроизведением ст. 401, но применительно к ответственности в виде убытков и компенсации. Тем не менее и ст. 401, и ст. 1250 ГК РФ в новой редакции де-факто устанавливают безвиновную ответственность за нарушение интеллектуальных прав, так как нарушение в силу наличия форс-мажорных обстоятельств на практике встречается довольно редко. Это решение особенно важно для случаев нарушения прав на товарные знаки, так как они происходят, как правило, при осуществлении предпринимательской деятельности.

В то же время в п. 43.3 Постановления N 5/29 говорится, что при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя и принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Изначально подразумевалось, что это разъяснение касалось товарных знаков только в части взыскания компенсации по подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, так как судебная практика долгое время исходила из невозможности корректировки (снижения) размера компенсации по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В Постановлении от 02.04.2013 N 15187/12 ВАС РФ высказался в пользу того, что принцип вины подлежит применению к ответственности в том числе по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ:

"...суды не учли разъяснения, изложенные в абз. 2 п. 23 Постановления N 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 Кодекса.

Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса".

4. Вправе ли суд уменьшить размер взыскиваемой компенсации, если он был рассчитан истцом исходя из подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ?

Ответ на этот вопрос логически связан с предыдущим. Определение размера компенсации по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ с учетом вышеуказанных критериев было полностью поддержано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 16449/12, указавшем, в частности, на принципиальную возможность снижения судом компенсации, заявленной по указанной норме. Примечательно, что в данном случае Президиум ВАС РФ сослался на свое же Постановление от 27.09.2011 N 3602/11 по делу о незаконном использовании товарного знака, в котором высказался в противоположном ключе, отменяя судебные акты нижестоящих инстанций. Тогда Суд довольно ясно заявил о недопустимости корректировки (снижения) суммы компенсации по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Теперь же ВАС РФ занял несколько другую позицию: "Президиум ВАС РФ в Постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

<...>

Поскольку п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (п. п. 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом Постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием".

Данная правовая позиция ВАС РФ подтверждается также практикой Суда по интеллектуальным правам <3> и практикой других арбитражных судов.

<3> См., напр.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2014 по делу N А51-5238/2013.

Сторонники снижения компенсации в двукратном размере ссылались в том числе на мировую практику компенсации ущерба, нанесенного правообладателю незаконным использованием принадлежащего ему исключительного права на товарный знак. В частности, говорится о том, что такая практика служит именно восстановлению имущественной сферы пострадавшей стороны, а также о том, что правовая природа компенсации (как следует из самого названия) - возмещение ущерба, нанесенного правообладателю нарушением его права.

Подтверждение этому отчасти можно видеть в ст. ст. 45, 48, 56 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)), вступившего в силу в 1995 г. как часть Соглашения о создании Всемирной торговой организации (ВТО). В статьях этого международного Соглашения компенсация зачастую выступает в качестве средства восстановления имущественного положения пострадавшей стороны.

Это можно проиллюстрировать также на примере Директивы Европейского парламента от 29.04.2004 <4>. Статья 13 этой Директивы Евросоюза гласит: "...нарушитель, который умышленно или при достаточных основаниях считать, что он действовал умышленно, совершил действия, нарушающие права на интеллектуальную собственность, должен выплатить правообладателю компенсацию, соответствующую фактическому ущербу, понесенному правообладателем в результате такого нарушения". При определении размера ущерба надлежит учесть "как отрицательные экономические последствия, включая недополученную прибыль, которые понесла пострадавшая сторона, любую полученную нарушителем нечестным путем прибыль и в соответствующих случаях такие элементы, помимо экономических факторов, как моральный ущерб, нанесенный правообладателю нарушением".

<4> Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights // Official Journal of the European Union. L 157. 30 April 2004.

Далее в качестве альтернативы предлагается определять компенсацию как "единовременно выплачиваемую сумму на основании таких элементов, как, по крайней мере, размер роялти или пошлин, которые могли бы быть выплачены, если бы нарушитель запросил разрешение на использование рассматриваемого права на интеллектуальную собственность". Также в случаях, когда лицо совершило нарушение неумышленно, государства-участники могут установить, что "судебные органы вправе предписать взыскание прибыли или выплату компенсации, которые определяются заранее", т.е. определенная заранее компенсация предлагается в качестве более мягкой альтернативы.

Таким образом, в обоснование приводится международная практика, когда компенсация не рассчитывается как оборотный штраф и сопоставима с размером убытков потерпевшего с учетом всех возможных видов потерь.

5. Какими критериями руководствуется суд при расчете компенсации, заявленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ)?

В соответствии с п. 43.4 Постановления N 5/29 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении ее размера за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения.

При этом п. 43.4 Постановления N 5/29 направлен на то, чтобы установить общий критерий, применимый к оценке стоимости права использования товарного знака в тех случаях, когда правообладатель выбирает в качестве способа определения суммы компенсации двукратный размер стоимости соответствующего права.

Суды, применяя указанный пункт Постановления, руководствуются также фактическими обстоятельствами дела, принимая во внимание последствия совершенного ответчиком правонарушения, объем возможных убытков, которые связаны с использованием товарного знака, период неправомерного использования товарных знаков. При этом суды также указывают на то, что ими учитываются доводы нарушителя исключительных прав правообладателя, который в соответствии со ст. 65 АПК РФ обязан представить в суд доказательства необоснованности определения такой стоимости <5>.

<5> См., напр.: Постановление Восемнадцатого ААС от 28.01.2014 N 18-АП-14313/2013.