Мудрый Юрист

Возражения ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права патентообладателя: отечественный и зарубежный опыт

Ворожевич Арина Сергеевна, аспирантка кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Рассмотрение объектов интеллектуальной собственности в качестве точки пересечения разнонаправленных частных и общественных интересов предполагает разработку гибких механизмов оценки патентных конфликтов. В статье на основании сравнительно-правового метода исследуются возможные возражения ответчиков в рамках споров о нарушении исключительных прав патентообладателей, в том числе доктрина злоупотребления правом, патентный эстоппель, встречный иск о признании патента недействительным.

Ключевые слова: нарушение исключительного права, возражения ответчика, недействительность патента, злоупотребление исключительным правом, патентный эстоппель.

Counter-arguments of the defendant within the framework of the dispute on violation of the exclusive right of the patent-holder: Russian and foreign practices

A.S. Vorozhevich

Intellectual property should be considered as a point of intersection of divergent private and public interests involves the development; hence the flexible mechanisms of patent conflict's assessing should be developed. The article on the basis of comparative legal method concerns possible objections obligation under dispute for infringement of exclusive rights of patent holders, including the doctrine of abuse of rights, patent estoppel counterclaim for invalidation of the patent.

Key words: patent infringement, defenses, patent invalidation, patent misuse, patent estoppel.

Сегодня объекты интеллектуальной собственности (далее - ОИС) представляют собой важные бизнес-активы. С ними сопряжено значительное количество предпринимательских интересов - сокращение издержек на производство, создание конкурентных преимуществ на рынке определенного товара, привлечение инвестиций. В то же время в руках недобросовестных участников оборота они становятся эффективным инструментом ограничения конкуренции, патентного рейдерства и т.п.

В подобном аспекте актуализируется проблема разработки эффективных механизмов оценки патентного спора, интересов участников оборота, общества в конкретном ОИС. Ключевое значение при этом приобретает институт возражений ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права, предоставляющий последнему возможность ссылаться на пороки в поведении самого правообладателя либо отсутствие у него прав на ОИС.

Национальные правопорядки различным образом подходят к решению заявленной проблемы.

1. Американский подход

Американский правопорядок предоставляет ответчику возможность предъявления максимально возможного числа возражений на иск о нарушении исключительного права.

Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос действительности патента <1>. Впоследствии данный подход был изменен. Как было отмечено Окружным судом в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company, "очевидно, что суд федерального округа даже после установления ненарушения патента обладает юрисдикцией рассмотреть апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным".

<1> Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987).

В качестве аргументов в пользу подобной позиции при этом было констатировано, во-первых, что "в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес". Во-вторых, "наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным... Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты" <2>.

<2> Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83, 100-01 (1993).

- Доктрина патентного злоупотребления (patent misuse doctrine).

В общем виде патентное злоупотребление рассматривается в качестве попытки недопустимого расширения патента <3>.

<3> Feldman R. The insufficiency of antitrust analysis for patent misuse // Hastings law journal. 2004. URL: http://www.ssrn.com/.

Основополагающим прецедентом в рассматриваемом аспекте является решение по делу Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger <4>. Morton Salt Co. предъявил иск о нарушении ответчиком его патента на машину по осаждению соли (salt-depositing machine). Несмотря на то что были основания считать ответчика нарушившим патент, Верховный суд США отказал истцу в защите его прав. Было установлено, что Morton в заключаемых им лицензионных договорах на использование указанной машины требовал от лицензиатов приобретать и использовать только производимую им самим таблетированную соль, которая не являлась патентоохраняемым объектом.

<4> Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger, 314 U.S. 488 [52 USPQ 30] (1942).

Как констатировал Верховный суд, "предоставление изобретателю специальной привилегии осуществляется в рамках государственной политики по содействию научному прогрессу и полезным искусствам. При этом государственная политика требует исключения из предоставленной монополии всего того, что не входит в изобретение".

Начиная с Morton Salt суды стали применять рассматриваемую доктрину к широкому перечню случаев: использование патентообладателем патентов для установления цен (price fixing), навязывания условий, не выгодных для контрагента, территориальных ограничений (territorial restrictions) и т.п. <5>.

<5> See: Lasercomb America, inc., v. Job Reynolds; Larry Holliday, and Holiday Steel Rule Die Corporation, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).

Квинтэссенцией доктрины патентного эстоппеля служит принцип: "если субъект полностью полагается на заверения патентообладателя, что патент не будет приведен в действие, и если подобное заверение причинило нарушителю значительный вред, в защите исключительного права патентообладателя может быть отказано" <6>.

<6> Mergers R.P., Kuhn J.M. An Estoppel Doctrine for Patented Standards // UC Barkley. 2008. URL: http://ssrn.com/abstract=1134000; Scholle Corp. v. Black-hawk Molding Co., 133 F.3d 1469 (Fed. Cir. 1998).

Разновидностью патентного эстоппеля служит prosecution history estoppel, применяемый, как правило, к ситуациям, когда необходимо установить пределы распространения доктрины эквивалентов в отношении притязаний по формуле изобретения, которые были отклонены во время оценки патентоспособности изобретения.

Prosecution history estoppel препятствует включению в надлежащий объем притязаний патентообладателя того, от чего он отказался в процессе получения патента <7>.

<7> Chandler W. Prosecution history estoppel, the doctrine of equivalents and the scope of the patent // Harvard Journal of law and technology. 2000. Vol. 13. Num. 3 P. 466.; Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. (95-728), 520 U.S. 17 (1997).

- Доктрина необоснованного промедления (laches doctrine).

В соответствии с доктриной необоснованного промедления нарушитель исключительного права может частично избежать ответственности, если патентообладатель безосновательно затягивает с подачей иска и если подобная задержка причиняет нарушителю ущерб <8>.

<8> State Contracting & Engineering Corp. v. Condotte America, Inc., 346 F.3d 1057, 1065 (Fed. Cir. 2003)

2. Немецкий подход

Немецкий правопорядок не признает подачи встречных исков о недействительности патентов. Иски об аннулировании действующих немецких патентов или европейского патента относительно территории Германии рассматриваются Федеральным патентным судом в рамках самостоятельного производства.

К преимуществам подобной дисперсивной системы в доктрине прежде всего относят качественность и всесторонность рассмотрения спора, невозможность смешения аргументов, относящихся к недействительности патента и нарушению исключительного права <9>.

<9> Patent nullity proceedings and costs for patent litigation in Germany: overview of proceedings and costs estimates of court fees and representative fees. URL: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13072.pdf.

Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Мы исходим из того, что правоприменители являются профессиональными, квалифицированными юристами. Следовательно, они по определению должны рассматривать спор качественно. Смешения аргументов по поводу различных по сути правовых явлений происходить у них не должно.

Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, но не на реализацию института встречных исков в целом.

Более того, в некоторых случаях объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта одновременно свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.

Примечательно, что установление на законодательном уровне строго дисперсивной системы в Германии не исключает того, что на практике суды учитывают при рассмотрении одного патентного спора между сторонами то, как протекает параллельный процесс.

Симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховный суд ФРГ. Данная апелляционная жалоба до сих пор находилась на рассмотрении, когда суд Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного ОИС. При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что Федеральный патентный суд допустил ошибку при рассмотрении спора по признанию патента недействительным и Верховный суд пересмотрит такое решение <10>.

<10> Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7. URL: http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litiga-tion-Trends_sept12.pdf.

Не предусматривает германская правовая система возможности предъявления ответчиком и иных возражений (основанных на принципе справедливости) против иска о нарушении исключительного права.

Существует, однако, одно исключение. В 2009 г. Федеральным верховным судом было вынесено прецедентное решение по делу "Orange book standard", в рамках которого были приняты возражения ответчика на требование о запрете использовать спорный ОИС, на основе принципа dolo agit <11>. Квинтэссенцией данного принципа является тезис о том, что субъект не может подавать иск в отношении блага, которого он в скором времени лишится.

<11> См. обзор данного дела: Laakkonen A. Defences to patent infringement in a standards context. URL: http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2011/04/Laakkonen.pdf.

В указанном деле ответчик ссылался на то, что истец злоупотреблял доминирующим положением, отказываясь выдавать ему лицензию на справедливых, разумных и не дискриминационных условиях (FRAND terms). При этом он утверждал, что в соответствии с антимонопольным законодательством Германии и Европейского союза ему должна быть предоставлена принудительная лицензия.

3. Российский подход

Основываясь на ст. 1368 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречного иска (возражений) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание <12>.

<12> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" // СПС "КонсультантПлюс"; Определение Высшего Арбитражного Суда от 28.02.2008 N 1133/08 // СПС "КонсультантПлюс".

Оспаривание действительности патента значительным образом затягивает процесс рассмотрения связанного с таким патентом спора о нарушении исключительного права. В этой связи возможны две схемы недобросовестного поведения участников.

Во-первых, в случае, когда нарушение исключительного права патентообладателя действительно имело место, ответчик может специально посредством инициирования процедуры оспаривания патента оттягивать момент вынесения запрета на использование спорного ОИС. Производство по делу о нарушении исключительного права приостанавливается до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос действительности патента. Нарушитель таким образом выигрывает время. Конечно, в такой ситуации можно применить обеспечительную меру - запрещение ответчику совершать действия, касающиеся предмета спора. Но сохраняется еще одна проблема.

В ситуации, когда действительность патента поставлена под сомнение, существенно снижается инвестиционная привлекательность ОИС. Потенциальные контрагенты не спешат связывать свой бизнес с компаний, относительно управомоченности которой на основные активы отсутствует определенность. Таким образом, процедура оспаривания патента лицом служит инструментом конкурентной (притом недобросовестной) борьбы на конкретном рынке.

Возможна и обратная ситуация - недобросовестно действует сам патентообладатель. Получив патент в отсутствие на то оснований, он инициирует производство о нарушении его исключительного права против успешной компании - инноватора, требуя запретить ей использование конкретных разработок. Когда соответствующая компания-ответчик инициирует процедуру оспаривания действительности патента, патентообладатель обращается в суд с заявлением о применении обеспечительных мер. Сами по себе эти меры даже при условии последующего отказа в удовлетворении иска способны парализовать деятельность инновационной компании и опять же обеспечить конкурентные преимущества недобросовестному субъекту. Когда палата по патентным спорам признает патент недействительным, может быть уже поздно - бизнесу ответчика причинен непоправимый вред.

Что касается возражений, основанных на доктринах патентного злоупотребления, эстоппеля, необоснованного промедления, то и они оказываются, по сути, недоступны для ответчиков при рассмотрении споров в российских судах.

Может подуматься, что функцию patent misuse doctrine в рамках российского правопорядка способна взять на себя ст. 10 ГК РФ, устанавливающая общий принцип недопустимости злоупотребления правом в сфере любых гражданских правоотношений. Вместе с тем не все так просто.

Американская доктрина при определении пределов осуществления исключительного права исходит не из общих принципов добросовестности и разумности, а из специфических принципов патентного права, назначения исключительного права, что во многом и обусловливает ее адресность и эффективность в ситуации разрешения патентных споров. Конкретные критерии и условия применения ст. 10 ГК РФ в качестве возражения по иску о нарушении исключительного права могли бы быть выработаны на уровне судебной практики. Но здесь создается порочный круг - суды не спешат применять ст. 10 ГК РФ к патентным спорам, т.к. нет ориентиров для подобной практики.

Различия механизмов признания патента недействительным в рамках немецкого, российского и англо-американского правопорядков в значительной мере сопряжены с общими теоретико-методологическими подходами к институту исключительного права и его защите.

Германскому пониманию права интеллектуальной собственности в значительной мере присущ догматизм, строгое следование правилу - исключительное право, если оно было предоставлено конкретному субъекту, должно получить максимальную защиту. При этом в целях всестороннего исследования обстоятельств подобного спора считается, что суд не должен "отвлекаться" на возражения ответчика, связанные с патентом, но не фактом нарушения. В целом подобную систему права интеллектуальной собственности можно обозначить как пропатентнообладательскую.

Российская система защиты патентных прав, бесспорно, тяготеет к германской модели. Только можно ли назвать данный выбор в полной мере осознанным? Представляется, что в целом право интеллектуальной собственности и отдельные его институты еще ожидают в рамках российской правовой системы должного философско-правового обоснования, а также анализа с позиции их эффективности.

Немногочисленные отечественные исследования, посвященные вопросам защиты исключительных прав, сводятся по преимуществу к комментированию действующего законодательства посредством грамматического и логико-юридического толкования, "сдобренному" в лучшем случае примерами конкретных судебных дел <13>. При этом исключительное право, основываясь на своеобразном эрзаце естественно-правового подхода, воспринимается как некая данность, абсолютная и априорная, а потому не подлежащая оцениванию с позиции принципа баланса интересов, конфликтологического подхода.

<13> См., например: Богданова О.В. Нарушение интеллектуальных авторских прав и гражданско-правовые способы их защиты // Законодательство. 2009. N 5; Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. N 10; Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011.

С другой стороны, в рамках американской правовой системы ключевой категорией применительно к патентным спорам является баланс интересов. На практике реализация данного принципа предполагает комплексный учет выгод/затрат патентообладателей, лицензиатов, потенциальных нарушителей, сопряженных с ОИС, степень заинтересованности каждого из таких субъектов в коммерциализации разработки, общественного интереса и т.п.

Англо-американская система интеллектуальной собственности традиционно обосновывается посредством концепции утилитаризма <14>. Томасом Джефферсоном было отмечено: "Патентная монополия не была разработана, чтобы обеспечить изобретателя его естественным правом. Скорее это была награда, стимул, чтобы привести к новым открытиям, знаниям" <15>.

<14> Moore A. Intellectual property and information control. Philosophic foundation and contemporary issues. New Jersey, 2001.
<15> Francis W., Collins R. Cases and Materials on Patent Law: Including Trade Secrets - Copyrights - Trademarks. St. Paul, 1987. P. 92 - 93.

В этой связи американские правоприменители и законодатели стремятся:

  1. учесть не только факт использования ОИС патентообладателя ответчиком, но и все возможные правомерные возражения последнего;
  2. максимальным образом эффективизировать процесс как реализации интеллектуальных прав, так и их защиты, чему отвечает оперативное устранение правовой неопределенности в отношении прав на конкретные разработки.

Литература

  1. Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987).
  2. Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83, 100-01 (1993).
  3. Feldman R. The insufficiency of antitrust analysis for patent misuse // Hastings law journal. 2004. URL: http://www.ssrn.com/.
  4. Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger, 314 U.S. 488 [52 USPQ 30] (1942).
  5. Lasercomb America, inc., v. Job Reynolds; Larry Holliday, and Holiday Steel Rule Die Corporation, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).
  6. Mergers R.P., Kuhn J.M. An Estoppel Doctrine for Patented Standards // UC Barkley. 2008. URL: http://ssrn.com/abstract=1134000.
  7. Scholle Corp. v. Black-hawk Molding Co., 133 F.3d 1469 (Fed. Cir. 1998).
  8. Chandler W. Prosecution history estoppel, the doctrine of equivalents and the scope of the patent // Harvard Journal of law and technology. 2000. Vol. 13. Num. 3. P. 466.
  9. Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. (95-728), 520 U.S. 17 (1997).
  10. State Contracting & Engineering Corp. v. Condotte America, Inc., 346 F.3d 1057, 1065 (Fed. Cir. 2003).
  11. Patent nullity proceedings and costs for patent litigation in Germany: overview of proceedings and costs estimates of court fees and representative fees. URL: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/ dp/dp13072.pdf.
  12. Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7. URL: http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf.
  13. Laakkonen A. Defences to patent infringement in a standards context. URL: http://fordhamipconference.com/wpcontent/uploads/2011/04/Laak-konen.pdf.
  14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" // СПС "КонсультантПлюс".
  15. Определение Высшего Арбитражного Суда от 28.02.2008 N 1133/08 // СПС "КонсультантПлюс".
  16. Богданова О.В. Нарушение интеллектуальных авторских прав и гражданско-правовые способы их защиты // Законодательство. 2009. N 5.
  17. Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии. 2012. N 10.
  18. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М., 2011.
  19. Moore A. Intellectual property and information control. Philosophic foundation and contemporary issues. New Jersey, 2001.
  20. Francis W., Collins R. Cases and Materials on Patent Law: Including Trade Secrets - Copyrights - Trademarks. St. Paul, 1987.