Мудрый Юрист

Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков в отношении неоднородных товаров

Брусенцева Галина Валентиновна, руководитель отдела интеллектуальной собственности ООО "Юридическое бюро "Правовой партнер", член Экспертного совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию услуги "Защита интеллектуальной собственности", эксперт Межрегионального общественного учреждения по интеллектуальной собственности "Росич", юрист, патентный поверенный, профессиональный медиатор.

Тема данной статьи представляется актуальной в силу нового подхода российского суда к вопросу признания регистрации товарных знаков актами недобросовестной конкуренции, с учетом таких критериев, как неоднородность товаров и известность товарных знаков.

Вопросы защиты от недобросовестной конкуренции имеют более чем вековую историю. Право на защиту от недобросовестной конкуренции было отмечено в качестве составной части охраны прав интеллектуальной собственности еще в 1900 году на Брюссельской дипломатической конференции по пересмотру Парижской конвенции.

Что такое недобросовестная конкуренция? Статья 10.bis (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. <1> определяет акт недобросовестной конкуренции как "всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах". Таким образом, недобросовестной конкуренцией в самом простом понимании является нечестная деятельность. Последняя, однако, с некоторым трудом поддается точному определению, поскольку оно должно быть сформулировано на уровне национальных законодательств стран, обеспечивающих справедливость в конкуренции. Анализ зарубежных моделей правового регулирования отношений, складывающихся в сфере недобросовестной конкуренции, показывает, что каждое государство по-своему подходит к правовой регламентации защиты от недобросовестных конкурентных действий.

<1> Закон. 1999. N 7.

В 1896 году специальный Закон о недобросовестной конкуренции был принят в Германии. Он содержит частные запреты на осуществление действий, влекущих разглашение коммерческой тайны, введение в заблуждение, очернение конкурента, правило о запрете конкурентных действий, противоречащих добрым нравам <2>.

<2> См.: Основы германского и международного экономического права: Учебное пособие / Х.И. Шмидт-Тренц, Ю. Плате, М. Пашке и др. СПб., 2007. С. 616 - 640.

В Швейцарии действует Федеральный закон о недобросовестной конкуренции от 19 декабря 1986 г., отдельные нормы, регулирующие отношения в данной области, содержатся в ст. ст. 28, 29 Швейцарского гражданского кодекса, ст. 256 и гл. II Швейцарского обязательственного закона и в законодательстве об отдельных объектах промышленной собственности.

В Японии действует Закон о запрете частной монополии и поддержании частной торговли 1947 года с последующими изменениями и дополнениями.

Во Франции, которая долгое время отставала от других западных стран в области правового регулирования отношений, связанных с конкуренцией, главным антимонопольным актом является Ордонанс от 1 декабря 1986 г. N 86-1243 "О свободе установления цен и свободной конкуренции".

В Великобритании действуют Закон о конкуренции 1980 года, Закон о честной торговле 1973 года, Закон об ограничительной торговле 1976 года и Закон о монополиях и ограничительной практике 1948 года <3>.

<3> См.: Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. М., 2004. С. 525 - 530; Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / Под ред. В.В. Залесского. М., 1999. С. 178 - 209; Еременко В.И. Антимонопольное законодательство зарубежных стран. М., 1997.

В США отсутствует специальный нормативный акт о недобросовестной конкуренции, а недобросовестные конкурентные приемы отнесены к нарушениям прав промышленной собственности <4>.

<4> См.: Пирогова В.В. Соглашение ТРИПС (ВТО): понятие "злоупотребление правом" и защита от недобросовестной конкуренции // СПС "КонсультантПлюс".

В настоящее время в Российской Федерации правовая система защиты от недобросовестной конкуренции отражена в антимонопольном законодательстве и в Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ).

Действия, связанные с использованием охраняемых средств индивидуализации в Российской Федерации, для целей их квалификации в качестве актов недобросовестной конкуренции должны быть не только направленными на получение преимуществ конкурирующими субъектами при осуществлении ими предпринимательской деятельности (т.е. незаконными с точки зрения законодательства о защите конкуренции), но и противоречащими правилам законодательства об интеллектуальной собственности (т.е. незаконными с точки зрения указанного законодательства).

Правовая норма, на которую опирается правообладатель, - пункт 3 ст. 1484 ГК РФ, согласно которому никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании указанной нормы правообладатель вправе запретить другим лицам использовать сходные с его товарным знаком обозначения при одновременном соблюдении условий:

До 2012 года довольно большое число судебных решений базировалось на данной норме права, защищающей исключительное право правообладателя, активно продвигающего свой товар на рынке и не допускающего недобросовестную конкуренцию.

Необходимо отметить, что из обоснования принципа однородности товаров есть только одно исключение - специальная норма в пункте 3 ст. 1508 ГК РФ, которая гласит: "Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя". Основной целью такой усиленной охраны является предотвращение неправомерного использования компаниями репутации общеизвестного знака и/или нанесения ущерба его известности и престижу.

В ряде зарубежных стран (Германии, Франции) предусмотрены специальные условия охраны общеизвестных знаков. При этом их правовая охрана базируется также и на правилах международных соглашений (ст. 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, п. п. 2, 3 ст. 16 Соглашения ТРИПС). Часть стран (Австрия, Япония) применяют защиту прав обладателей общеизвестных знаков через механизм пресечения недобросовестной конкуренции <5>.

<5> См.: Саленко Л.П. Значение и особенности правового положения общеизвестных товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1988. N 12. С. 31; Петрова Т.Д. Признание товарных знаков общеизвестными // Патенты и лицензии. 2001. N 11. С. 17.

Статья 4 действующего Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" <6> дает определение, согласно которому недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести ущерб их деловой репутации.

<6> СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3434.

Из приведенного определения следует, что оно применяется к отношениям между конкурентами. Указанная статья содержит также определения понятий "конкуренция", "товарный рынок", "взаимозаменяемые товары", "товар". Из содержания этих понятий можно сделать вывод о том, что конкурентами являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном рынке, т.е. в сфере обращения товаров, не имеющих заменителей, либо группы товаров, которые могут быть сравнимы по параметрам таким образом, что покупатель заменяет или готов заменить их друг другом в процессе потребления. То есть в данном случае один из существенных критериев при определении признаков конкурентных действий - однородность товаров. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Следует обратить внимание на то, что категория "недобросовестная конкуренция" не применяется абсолютно ко всем случаям нарушения правил конкуренции. Это обособленная правовая категория, наделенная своим строго определенным содержанием, расширение которого может привести к неудовлетворительным результатам: потеряется аутентичный смысл понятия, сотрутся различительные границы. Правовая категория рискует превратиться в общую фразеологию.

И некоторые тенденции в этом направлении уже наметились согласно исследованиям правоприменительной практики последних лет, в которой особое значение имеют постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда. Это связано прежде всего с тем, что Высший Арбитражный Суд РФ, будучи высшей судебной инстанцией в системе арбитражных судов, призван обеспечивать единообразие в применении арбитражными судами норм права. Речь пойдет о деле по товарному знаку VACHERON CONSTANTIN.

Товарный знак VACHERON CONSTANTIN с приоритетом от 21 марта 2003 г. был зарегистрирован 23 ноября 2004 г. в отношении товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). Его правообладателем являлась компания "Тессир Партнерс ЛТД". Возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку было подано компанией "Вашерон энд Константин С.А." (Швейцария), которая является производителем дорогих часов. Доводы возражения сводились к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя компании "Вашерон энд Константин С.А." товарным знаком с международной регистрацией N 436637 в отношении однородных товаров 14-го класса МКТУ, а также воспроизводит часть фирменного наименования этой компании - содержит фамилии известных лиц: Вашерон (VACHERON), Константин (CONSTANTIN), вводит потребителей в заблуждение в отношении места происхождения товаров и их производителей.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, посчитав, что такие товары, как часы и одежда, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными. Отсутствие однородности товаров исключает также способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение. С указанной позицией согласились суды первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Однако Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, руководствуясь институтом недобросовестной конкуренции, в Постановлении от 24 апреля 2012 г. N 16912/11 <7> аннулировал регистрацию товарного знака VACHERON CONSTANTIN, правовая охрана которому предоставлена в отношении товара "одежда", исходя из того что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком, зарегистрированным в отношении товара "часы" и принадлежащим швейцарскому производителю.

<7> Вестник ВАС РФ. 2012. N 8.

При этом Высший Арбитражный Суд РФ не опроверг доводы Роспатента о том, что указанные товары не являются однородными, как это было ранее в случае с товарным знаком "AMRO НЕВСКОЕ".

Следует отметить, что ГК РФ предусматривает такую возможность только для общеизвестных товарных знаков, которые признаются таковыми на основании решения Роспатента. Однако противопоставленный товарный знак VACHERON CONSTANTIN, принадлежащий швейцарскому производителю, не был признан общеизвестным.

Таким образом, Высший Арбитражный Суд РФ признал, что правовая охрана известных товарных знаков может распространяться и в отношении неоднородных товаров, несмотря на то что они не были признаны в установленном национальным законодательством порядке общеизвестными товарными знаками <8>.

КонсультантПлюс: примечание.

Монография А.А. Робинова "Новое в практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" включена в информационный банк согласно публикации - "Имущественные отношения в Российской Федерации", 2013, N 8.

<8> См.: Робинов А.А. Новое в практике Высшего Арбитражного суда Российской Федерации // Патентный поверенный. 2013. N 2.

По какой причине так диаметрально поменялась многолетняя практика суда, остается пока вопросом. Ведь правовая норма об охраноспособности общеизвестных знаков в Российской Федерации не поменялась и не исчезла. Но указанное решение Высшего Арбитражного Суда РФ сводит эту норму к нулевой отметке правовой необходимости.

Если отечественные правоприменители решили пойти по пути европейской судебной практики, не обращая внимания на национальные специальные нормы, то они не только не учли имеющиеся противоречия в подходах к тому, что считать недобросовестной конкуренцией, но даже и не приблизились к реалиям при рассмотрении аналогичных дел за рубежом. Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции, разработанные в 1996 году Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), содержат определение понятия "недобросовестная конкуренция". Законодательство Российской Федерации его также определяет.

В соответствии с отечественным определением понятия "недобросовестная конкуренция" действия хозяйствующего субъекта признаются недобросовестной конкуренцией, если они содержат в совокупности оба упомянутых признака: получение выгоды, превосходства (преимуществ) и причинение вреда (убытков или ущерба деловой репутации). Сопоставление ст. 1 Типовых положений и отечественного определения понятия "недобросовестная конкуренция" указывает на существование двух крайних подходов к тому, что считать недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с рекомендацией ВОИС любое поведение при осуществлении экономической деятельности, противоречащее поведенческим требованиям, является недобросовестной конкуренцией. Отечественное законодательство признает недобросовестной конкуренцией не любое поведение, а только то, которое способно принести выгоду одному хозяйствующему субъекту и одновременно причинить вред другому. Представляется, что рекомендация ВОИС неоправданно расширительна, поскольку не исключает случаев, когда поведение субъекта при осуществлении экономической деятельности может противоречить поведенческим требованиям, но не оказывать влияния ни на его позиции в конкурентной борьбе, ни на положение конкурента, и поэтому не может быть предметом законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В рассматриваемом Постановлении Высший Арбитражный Суд РФ не только не исследовал поведение ответчика как способное принести выгоду одному хозяйствующему субъекту и одновременно причинить вред другому, но даже не принял во внимание тот факт, что не исследованы фактические обстоятельства дела. По аналогичным делам за рубежом не только изучается принцип смешения в отношении предприятия, продуктов деятельности конкурента, но и анализируются реальные действия ответчика по следующим моментам: используя спорное обозначение, ответчик собирался только паразитировать на известном бренде или он использовал свое обозначение с присущей предпринимательской деятельности заинтересованностью в его развитии, вкладывал ли в рекламу своего обозначения реальные средства, достаточные для обычного продвижения товара на рынке?

Кроме того, полагаем, что дискуссионным является вопрос о так называемой широкой мировой известности товарного знака истца. В соответствии со ст. 1222 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, применяется право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией. Таким образом, необходимо было учитывать, известен ли товар истца широкому кругу потребителей в Российской Федерации. Принимая в расчет, что часы VACHERON CONSTANTIN стоят очень дорого и доступны лишь узкому кругу потребителей, можно сделать вывод о том, что подавляющему большинству среднестатистических потребителей эта марка часов неизвестна.

Но как бы то ни было швейцарский производитель часов прекратил действие товарного знака отечественного производителя одежды, который реализовывал свой товар на территории Российской Федерации с 2003 года. У многих патентных поверенных, в том числе ведущих делопроизводство за рубежом по охране и защите товарных знаков, обоснованно возник вопрос: "Скоро ли мы увидим на прилавках наших магазинов в России одежду из Швейцарии под товарным знаком VACHERON CONSTANTIN от производителя известных швейцарских часов?" "А нет ли здесь злоупотребления правом со стороны истца?" - задаются, в свою очередь, вопросом юристы. И эти вопросы имеют место быть, так как за рубежом, если уж мы стали подражать зарубежной судебной практике, обязательно был бы изучен вопрос о действительной необходимости и добросовестности не только в действиях ответчика (что безусловно), но и в действиях истца по поводу запрета на использование обозначения в той деятельности, в которой истец не проявляет никакой предпринимательской активности. Европейские суды учитывают также, создает ли рассматриваемый конфликт интересов препятствия для истца в использовании товарного знака в той деятельности, о которой идет спор. А в США его бы даже попросили доказать фактические намерения по ведению деятельности в том классе, на который запрашивается охрана (в случае регистрации знака), или в том классе, по которому ведется спор (в судебном порядке).

Предугадывая мнение юридического сообщества о все-таки имеющейся вероятности наличия в действиях ответчика признаков отсутствия разумной и предусмотрительной добросовестности при регистрации одноименного с истцом обозначения по словесному элементу на неоднородные товары, спешу сообщить, что истец, вооружившись решением Высшего Арбитражного Суда РФ по вышеназванному делу, инициировал еще один аналогичный спор, теперь уже в товарах по 18-му классу МКТУ - сюда относятся бумажники, кошельки, мешки кожаные (конверты, обертки, сумки) для упаковки, несессеры для туалетных принадлежностей, папки для нот, портмоне, рюкзаки, саквояжи, сумки, сундуки дорожные, чемоданы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) в 2013 году признала по требованию компании "Вашерон энд Константин С.А." (Швейцария) актом недобросовестной конкуренции регистрацию товарного знака VASHERON по свидетельству N 362861. На настоящий момент это решение обжалуется российским правообладателем товарного знака N 362861 в Суде по интеллектуальным правам.

Сегодня сложилась определенная степень доверия к Суду по интеллектуальным правам, и хотелось бы надеяться на то, что вопросы, обозначенные при обсуждении вышеупомянутого решения Высшего Арбитражного Суда РФ, будут исследованы не только с учетом общих международных норм, но и в соответствии со специальными правовыми нормами действующего национального законодательства Российской Федерации.