Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности

А.С. Ворожевич, аспирант кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова.

Основываясь на функциональном подходе к товарным знакам, автор исследует случаи незаконного использования чужого товарного знака. Рассмотрены составы двух подобных правонарушений: 1) нарушение исключительного права на товарный знак, ключевым элементом которого является введение потребителей в заблуждение, и 2) злоупотребление правом в форме "паразитирования" на репутации известного товарного знака. Определены эффективные правовые средства защиты прав и интересов правообладателей. С критических позиций рассмотрена российская конструкция компенсации как меры ответственности за нарушение исключительного права.

Ключевые слова: исключительные права; товарные знаки; гудвилл; нарушение; компенсация; правообладатель.

Illegal Use of the Trademark: Essence, Liability

A.S. Vorozhevich

Vorozhevich A.S. (Moscow) - Ph.D. Student of the Law Faculty (civil law specialization) of the Lomonosov Moscow State University.

Based on functional approach the author analyzes the cases of illegal use of trademarks. The article considers elements of two offences: 1) infringement of trademark right, which key element is misrepresentation; and 2) trademark abuse in the form of "free-ride" on the reputation of well-known trademarks. It specifies effective remedies for illegal use of trademarks. From a critical point of view the author analyzes compensation in the Russian law, as a liability for trademark infringement.

Keywords: exclusive rights; trademarks; goodwill; infringement; compensation; right holder.

Сегодня дела о нарушении исключительных прав на товарные знаки лидируют в общем числе рассматриваемых судами "интеллектуальных споров". В первом полугодии 2015 г. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел 156 дел, связанных с защитой прав на такие обозначения. Для сравнения: в тот же период он вынес решения по 133 спорам о нарушении авторских прав; по 41 - о нарушении смежных прав; по 25 - о нарушении прав на патентоохраняемые объекты <1>. Подобное обилие эмпирического материала не вызвало вместе с тем появления сколько-либо значимых исследований рассматриваемого института, притом что даже беглый анализ судебной практики свидетельствует о назревшей в том необходимости. Как будет продемонстрировано ниже, правоприменители зачастую различным образом подходят к определению случаев незаконного использования товарного знака, условий ответственности, размера взыскиваемой компенсации.

Подобные "локальные противоречия" суть проявления общей проблемы - отсутствия четкого понимания институционального назначения товарных знаков, обусловливающего особенности их правового режима. В период "воинствующего позитивизма" исследования средств индивидуализации свелись к изучению их нормативных признаков. В то же время ответ на вопрос, какие действия в данной сфере должны пресекаться, требует как минимум установления функций, реализации которых служит предоставление исключительного права.

1. Институциональное назначение исключительного права на товарный знак

В своем "развитии" конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида. На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. В зарубежной доктрине данный этап иногда называется "программирование товарного знака" <1>. Наконец, на третьем этапе происходит создание "бренд-имиджа". Товарный знак служит носителем комплекса информации, касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Подобный бренд становится чем-то большим, чем просто идентификатором конкретного товара. Он являет собой ценный коммерческий актив вне привязки к конкретным товарам (услугам), что требует расширения его правовой охраны. Она не может и не должна ограничиваться конкретными разновидностями товаров.

Первичными функциями товарных знаков являются индивидуализирующая (идентификационная) и информационная функции. Их выполняют все товарные знаки с самого момента их "резервирования" за конкретным правообладателем.

Посредством маркирующих товары (услуги) обозначений потребители определяют источник происхождения таких товаров (услуг), сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Потребители получают возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны <1>. Создаются препятствия бизнесу субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара. С позиции самих предпринимателей исключительное право на товарные знаки способствует получению производителями, а не имитаторами прибыли от вложений в повышение качества производимой продукции. Как следствие, снижаются издержки потребительского выбора, стимулируется конкуренция, повышается качество предлагаемых товаров.

Обозначенные функции товарных знаков корреспондируют трем основополагающим аксиологическим ориентирам "права товарных знаков": поддержанию рыночной транспарентности, недопустимости введения потребителей в заблуждение, добросовестной конкуренции.

Реализации обозначенных функций отвечают три базовых нормативно-правовых установления. во-первых, наличие у регистрируемого в качестве товарного знака обозначения различительной способности; во-вторых, запрет на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных классов товаров (услуг) обозначений, тождественных (сходных до степени смешения) с ранее зарегистрированными на территории государства товарными знаками; в-третьих, запрет на использование в отсутствие на то согласия правообладателя тождественного (сходного) с его товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров (услуг). Как было отмечено М. Зенфтлебеном, исключительное право на товарный знак реализуется, когда идентификационная функция под угрозой. Оно служит прежде всего исключению конкурентов от использования идентичных или сходных обозначений, которое может привести к введению потребителей в заблуждение <1>.

2. Понятие и состав нарушения исключительного права на товарный знак

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ элементами нарушения исключительного права являются: 1) "не санкционированное" правообладателем использование тождественного (сходного) с его товарным знаком обозначения; 2) однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя; 3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Следует заметить, что при конструировании данной нормы законодатель смешал причины со следствиями. Однородность товаров (услуг) и тождественность (сходность) знаков выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Вместе с тем это не значит, что все они являются "равноправными элементами" правонарушения.

Указание на вероятность смешения появилось в законе неспроста. С позиции частного интереса с ней связано возникновение на стороне правообладателя различных имущественных потерь. С введением в рыночный оборот контрафактных товаров снижается потребительский спрос на товары правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель "переманивает" на свою сторону потребителей оригинального товара. Как следствие, он получает прибыль, на которую мог рассчитываться правообладатель.

Потери правообладателя включают также вознаграждение, которое он мог получить от нарушителя по лицензионному соглашению. За возможность выступать под "ширмой" чужого бренда предприниматель должен заплатить. Правообладатель вправе рассчитывать на получение прибыли от предоставления доступа к его бренд-активу и связанной с ним клиентской базой, деловой репутацией.

Наконец, вероятны репутационные потери, вызванные смешением. Если потребители при выборе контрафакта действовали под влиянием заблуждения, атрибутируя товары правообладателю, притом что качество таких товаров оказалось низким, деловая репутация (гудвилл) правообладателя пострадает. Правообладателю придется вкладывать средства в новые маркетинговые кампании в целях возвращения доверия потребителей к своему продукту.

Кроме того, с позиции институционального назначения товарных знаков и общественного интереса смешение оригинальных и контрафактных продуктов влечет поражение обозначенных базовых функций товарных знаков: индивидуализирующей и информационной. Использование сходного с товарным знаком обозначения, повлекшее смешение товаров оригинального производителя и нарушителя, приводит к тому, что знак больше не служит верным указателем на источник происхождения товара. Интересы потребителей, связавших с соответствующим обозначением представления о качестве и иных характеристиках товара, могут пострадать.

С другой стороны, если при осуществлении своего бизнеса предприниматель использует сходное с чужим товарным знаком обозначение не в качестве указания на источник происхождения товара, а потому смешения не происходит, нарушение исключительного права отсутствует.

Существует проблема формального подхода российских судов к установлению факта нарушения. Известны случаи, когда правоприменитель руководствовался принципом: сходное с товарным знаком обозначение нанесено на однородный товар автоматически есть нарушение. При этом он не анализировал последствия использования сходного с товарным знаком обозначения как для потребителей, так и для правообладателя.

Интерес представляет спор по товарному знаку "С ПЫЛУ С ЖАРУ". ООО "Лина" предъявило иск к ООО "Макдональдс" о нарушении его прав на товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ", взыскании компенсации в размере 1 млн руб. и запрете ответчику использовать спорное обозначение <1>. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования. Суд признал доказанным тот факт, что ответчик реализует в розничной торговой сети ООО "Макдональдс" товары с размещенной на их упаковке фразой "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", отличающейся от товарного знака истца лишь наличием запятой. Товары, предлагаемые истцом и ответчиком, однородны. Вместе с тем суд признал, что "использование фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" на упаковках товаров ответчиком осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынок" <2>.

Суд также установил, что "на упаковках сандвича "БИГ ТЕЙСТИ", приобретенного представителем истца, помимо фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", имеется сочетание охраняемых элементов в виде стилизованной буквы "М", "ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ", "БИГ ТЕЙСТИ", которые служат для индивидуализации товара, являются доминирующими на упаковке. При этом фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" выполнена мелким шрифтом и размещена на боковой стороне упаковки" <1>.

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом общее впечатление может формироваться любыми особенностями обозначений. "...Фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" не выполняет отличительную функцию, присущую товарному знаку... Ввиду высокой различительной способности товарных знаков ответчика данное обозначение не может ассоциироваться у потребителя с другими товарными знаками, с иными производителями и товарами" <1>.

Дополнительным аргументом послужил тот факт, что фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" используется ответчиком на упаковке сандвича "БИГ ТЕЙСТИ" с 2008 г., до даты приоритета товарного знака истца.

Апелляция и кассация подтвердили правильность подобного решения. Вместе с тем ВАС РФ отменил решение нижестоящих инстанций. Он удовлетворил иск о запрете ООО "Макдональдс" использовать обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", в части требования о выплате компенсации вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом им было отмечено следующее: "...суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Таким образом, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 ГК РФ к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца" <1>.

При повторном рассмотрении данного дела суд первой инстанции присудил ответчика к выплате компенсации в размере 200 тыс. руб. При этом им было отмечено следующее: "Использованное ответчиком обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" является сходным до степени смешения с товарным знаком... "С ПЫЛУ С ЖАРУ". Однородность товаров, для индивидуализации которых используется обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", ответчиком не оспаривалась" <1>. Вместе с тем суд согласился с доводом ответчика, что "использование на упаковках товаров обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынок".

Рассматриваемый спор порождает целый ряд вопросов. Прежде всего, нетрудно заметить, что риск введения в заблуждение ВАС РФ связал исключительно со случаями использования сходного с товарным знаком, а не тождественного ему обозначения. При этом критерий "вероятность смешения" был рассмотрен не в качестве самостоятельного, а в качестве признака сходства знаков. Кроме того, суд проигнорировал последствия использования сходного с товарным знаком обозначения - то, могли ли быть введены в заблуждение потребители и, как следствие, был ли причинен вред правообладателю.

Еще парадоксальнее выглядит позиция суда первой инстанции при рассмотрении дела по второму кругу. Признавая действия ответчика нарушением исключительных прав и присуждая компенсацию, он указал, что обозначение не использовалось в качестве указания на источник происхождения товара.

В определенной мере подобные "странности" правоприменительной практики связаны с несовершенством правового регулирования. В п. 3 ст. 1484 ГК РФ, определившей состав правонарушения, действительно речь идет только о сходных обозначениях. Тождественные знаки при этом не упоминаются. Таким образом, получается, что "вероятность смешения" как критерий правонарушения предусмотрена исключительно для сходных знаков. Между тем подобный подход не соответствует системному толкованию норм части четвертой ГК РФ.

Недопустимость использования тождественных обозначений, в принципе, выводима из п. 1 ст. 1484 ГК РФ. Вместе с тем одной данной нормы недостаточно. Как минимум для установления факта нарушения суды должны использовать установленный в п. 3 указанной статьи критерий однородности товаров. Кроме того, логика положений части четвертой ГК РФ, раскрывающих сущность исключительных прав, такова, что в одном пункте указывается на исключительный характер использования объекта правообладателем, в другом - на запрет всем иным лицам использовать такой объект.

В этой связи следует признать, что в п. 3 ст. 1484 ГК РФ речь идет о собирательной категории "сходные знаки", которая включает в себя как тождественные, так и "сходные до степени смешения". Вероятность смешения при этом выступает в качестве последствия неправомерного использования товарного знака - необходимого элемента нарушения исключительного права. Здесь, однако, мы снова заходим в определенный терминологический тупик. Понятие "смешение" характеризует как степень схожести товарных знаков, так и негативные последствия деяния. В рассмотренном Постановлении ВАС РФ сконцентрировал внимание на первом значении.

Обратимся к зарубежному законодательству.

В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" <1> нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:

• любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
• любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;
• любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаков в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии что товарный знак обладает известностью на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.

В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением являются обман или введение в заблуждение потребителей (§ 1114 Кодекса США (Закон США "О товарных знаках") <1>).

В Законе ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений", таким образом, установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение.

В американском законодательстве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев. Остальные обстоятельства, как то: однородность товаров (услуг) истца и ответчика, сила и степень различительной способности знака истца, природа и объем маркируемых знаком товаров, их стоимость, искушенность потребителей товара - рассматриваются в качестве факторов, влияющих лишь на вероятность введения в заблуждение <1>. Ни одно из них не имеет определяющего значения. При этом суды не просто смотрят на товары истца и ответчика со всех сторон, но и анализируют обстоятельства их продажи: цену, упаковку, рекламу и т.п. <2>. Вместе с тем наиболее значимыми факторами все равно признаются схожесть знаков, умысел ответчика и фактическое введение в заблуждение <3>.

Как при этом особо подчеркивается в доктрине, при введении в заблуждение имеет место смешение в сознании потребителей источников происхождения товаров. В таком случае несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред <1>.

При этом интересны сопутствующие замечания американских авторов, сделанные в данном аспекте. Отмечается, что правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране своих товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков. Подобному расширению правовой охраны товарного знака соответствовало бы понимание товарного знака как обычного личного имущества (объекта собственности). Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности <1>.

Данный вывод является одним из аргументов в пользу функциональной легитимации исключительных прав при отказе от естественно-правового понимания их природы, рассматривающего такое право в качестве абсолютного господства субъекта над нематериальными объектами. По всем ключевым "параметрам" - границам, пределам осуществления, основаниям прекращения - такие права отличаются от исключительных прав на объекты авторского и патентного права. При этом подобные различия неслучайны и обусловлены специфическим институциональным назначением прав на такие объекты.

Исключительное право на товарный знак защищается и поддерживается до тех пор, пока речь идет о реализации индивидуализирующей функции. Если отсутствует вероятность смешения товаров (услуг) в силу их неоднородности, то нет необходимости и в обеспечении эксклюзивного использования обозначения конкретным субъектом. С другой стороны, исключительное право на патентоохраняемый объект, служащее стимулированию инновационной деятельности, распространяется на все возможные товары (их производство и реализацию), в которых может быть использован патентоохраняемый объект. Зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение имеет ценность до тех пор, пока выполняет индивидуализирующую функцию. Поэтому при прекращении его использования в предпринимательской деятельности заинтересованный субъект при наличии обозначенных в ст. 1486 ГК РФ условий может добиться прекращения правовой охраны товарного знака. Результаты интеллектуальной деятельности являются ценностью сами по себе. Разработчик в любом случае заслужил поощрение в виде имущественного права. Их последующее неиспользование правообладателем не отменяет сделанного им вклада в научно-техническое развитие.

Реализация индивидуализирующей функции требует эксклюзивного использования товарного знака конкретным субъектом. Связанные с ним общественные интересы носят потребительский, а не пользовательский характер. Отсутствует какая-либо социально-экономическая необходимость в доступе к таким объектам неограниченного круга лиц, в связи с чем в отношении них не предусмотрено случаев свободного использования. В то же время с объектами авторского и патентного права связаны существенные пользовательские интересы: они могут служить решению культурных, просветительских, технических, социальных задач. Поэтому законодатель устанавливает перечень случаев их использования в отсутствие согласия на то правообладателя.

Подобный обзор различий исключительных прав на товарные знаки и объекты патентного и авторского права демонстрирует их функциональную детерминированность. Нельзя игнорировать назначение товарных знаков и при установлении условий нарушения исключительных прав на них. Определение в качестве ключевого критерия последнего введения потребителей в заблуждение соответствует такому подходу.

В споре по товарному знаку "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения не было. Бренд "Макдональдс" является широко известным на территории Российской Федерации. Абсурдна сама по себе мысль о том, что хотя бы один потребитель пришел в сеть ресторанов быстрого питания "Макдональдс", приобрел гамбургер, маркируемый характерной буквой "М" и слоганом "Вот что я люблю", в надежде вкусить продукт компании ООО "Лина".

Индивидуализирующая функция товарного знака не пострадала. Интересы потребителей не были нарушены. Равным образом правообладатель не понес имущественных потерь от использования сходного обозначения. "Макдональдс" выступал под своим брендом. Обратное утверждение противоречит здравому смыслу. Обладатель прав на знаменитый во всем мире бренд, как рациональный предприниматель, вряд ли будет скрываться за ширмой малоизвестного российского производителя. Нет оснований утверждать и о том, что он "переманил" к себе потребителей продукции общества "Лина". Взысканная компенсация, таким образом, носила явно штрафной, а не восстановительный характер.

Рассмотренный спор по товарному знаку "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" представляет для нас особый интерес с позиции тех выводов, которые необходимо сделать на основе его анализа. Следует при этом отметить, что вслед за рассмотренным выше Постановлением ВАС РФ были приняты другие интересные решения, в которых возобладал более гибкий подход.

Внимания в рассматриваемом аспекте заслуживает Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу N А40-221/2013. Как было установлено судом, ООО "Девелопмент" в период с 29 декабря 2009 г. по 3 марта 2010 г. являлось правообладателем товарного знака "Мы всегда рядом" в отношении части услуг 36-го класса МКТУ. ОАО "Сбербанк России" в течение длительного времени, в том числе в период до 2 марта 2010 г., использовало на вывесках, печатной продукции, сайте в сети Интернет (http://sbrf.ru) слоган "Всегда рядом", размещенный в нижнем правом углу логотипа и сходный до степени смешения с товарным знаком истца.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца. В числе прочего они указали на недоказанность угрозы смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца по причине неиспользования последним указанного товарного знака. Кроме того, было отмечено, что словесное обозначение "Всегда рядом", используемое ответчиком для индивидуализации предоставляемых услуг, не является самостоятельным, а представляет собой единую комбинацию "Сбербанк Всегда рядом", которая, в свою очередь, состоит из логотипа, общеизвестного товарного знака ответчика, его эмблемы, фирменного наименования и слогана "Всегда рядом". Таким образом, суды пришли к выводу, что использование чужого товарного знака "в компании" с собственным широко известным обозначением не введет потребителей в заблуждение, а потому не образует нарушения. Подобная логика представляется правильной. Действительно, вряд ли хотя бы один потребитель пойдет в "Сбербанк" в надежде получить финансовые услуги ООО "Девелопмент". "Сбербанк" действует под своим брендом. Единственное, что вызывает определенные опасения в данном деле, - это ссылка на неиспользование истцом своего товарного знака в качестве доказательства отсутствия введения потребителей в заблуждение. Данное утверждение нуждается в пояснениях.

Сам по себе факт неиспользования товарного знака правообладателем не должен быть свидетельством отсутствия риска введения потребителей в заблуждение (пусть и не актуализированного в конкретный момент). До тех пор пока правовая охрана товарного знака правообладателя не была прекращена в установленном законом порядке, правообладатель обладает эксклюзивной возможностью использовать товарный знак. Должно презюмироваться, что у него сохраняется интерес в использовании данного знака и (или) передаче прав на него иным лицам. В любой момент времени он может начать маркировать соответствующим знаком товары или предоставить право на его использование иному лицу. Таким образом, в ситуации, когда иной субъект начинает использовать для индивидуализации своих товаров обозначение, сходное с товарным знаком, в отношении которого сохраняется правовая охрана, можно говорить о наличии вероятности введения потребителей в заблуждение.

Предъявление иска о нарушении исключительного права при неиспользовании товарного знака характеризует поведение самого правообладателя. Единственное, о чем можно вести речь в такой ситуации, - это злоупотребление правом со стороны правообладателя, хотя подобная квалификация его действий является далеко не бесспорной <1>. В то же время, для того чтобы доказать отсутствие нарушения исключительного права, надо исследовать поведение, действия самого предполагаемого нарушителя. Если он не преследует цели указать спорным обозначением на источник происхождения товара и при этом отсутствует вероятность введения потребителей в заблуждение, скорее всего, нарушения исключительного права нет.

Судом, однако, была сделана оговорка о том, что могут быть признаны недобросовестными действия лиц, "аккумулирующих" товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя. При определении дополнительных условий Судом была сделана отсылка к п. 5 и 6 Справки. В данных пунктах речь идет о практике недобросовестной регистрации товарных знаков.

Факт размещения наряду со спорным обозначением собственного товарного знака был также учтен Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ при рассмотрении известного спора в отношении товарного знака "Афродита". Суд отметил, что помимо обозначения "Афродита" на упаковке мороженого имеется зарегистрированный за хладокомбинатом в качестве товарного знака логотип в виде комбинированного обозначения, графическая часть которого состоит из стилизованного изображения бегущей оранжево-белой коровы с черными солнцезащитными очками на глазах <1>.

***

Выводы:

1. при установлении нарушения исключительного права на товарный знак важно ориентироваться на функциональную сущность, назначение данного средства индивидуализации. Использование сходного с зарегистрированным товарным знаком обозначения без цели индивидуализации товара, указания на источник его происхождения, при условии что потребители не вводятся в заблуждение, не причиняет вреда ни частным, ни общественным интересам. Функция индивидуализации товарного знака не страдает. В таком случае нарушение исключительного права и, как следствие, основание для выплаты компенсации отсутствуют;
2. ключевым критерием, указывающим на нарушение исключительного права на товарный знак, de lege lata является "вероятность смешения". Она должна рассматриваться как негативное последствие неправомерного использования чужого товарного знака и поражения индивидуализирующей функции товарного знака. Ее следует разграничивать с понятием "сходное до степени смешения", используемым для характеристики конкурирующего с товарным знаком обозначения. De lege ferenda, с тем чтобы избежать возможной терминологической путаницы, целесообразно закрепить в качестве условия нарушения исключительного права на товарный знак "вероятность введения потребителей в заблуждение". Такая формулировка в полной мере отвечает институциональному назначению товарных знаков, "стоящих" за их правовой охраной общественным (потребительским) интересам.

Нарушением прав на товарный знак, таким образом, должно признаваться использование тождественного или сходного с товарным знаком обозначения в целях идентификации источника происхождения товара (услуги) с введением потребителей в заблуждение. Размещение на продукте обозначения без целей его индивидуализации в таком случае не является нарушением;

3. критерий однородности товаров (услуг) нарушителя и правообладателя наряду с тождественностью (сходностью до степени смешения) товарного знака и используемого ответчиком обозначения должен рассматриваться в качестве значимого индикатора (условия), указывающего на вероятность введения в заблуждение. Вместе с тем суды должны рассматривать и иные обстоятельства, в том числе цель использования ответчиком спорного обозначения, размещение им на товарах собственного известного знака, характер различительной способности товарного знака (изначальная или приобретенная).

В российском правопорядке только начинает формироваться понимание того, что не во всех случаях нанесение сходного с товарным знаком обозначения на однородный с тем, в отношении которого зарегистрирован знак, продукт образует нарушение. В западных правопорядках давно сложилась практика отказа в удовлетворении требования о нарушении прав в случаях использования товарного знака без целей указания на источник происхождения товара. Так, например, в деле Trebor Bassett Ltd. v. The Football Association <1> суд отказал признать нарушением производство и продажу ответчиком карточек с фотографиями футболистов, на форме которых размещен герб команды - зарегистрированный товарный знак. Суд признал, что в данном случае речь не идет об использовании товарного знака как средства индивидуализации товара. В другом деле суд постановил, что использование товарного знака - имени Bon Jovi на упаковке CD-диска не образует нарушения, потому что потребители, очевидно, будут считать, что данное обозначение относится к содержанию диска, а не к источнику его происхождения <2>.

3. Добросовестность, невиновность при использовании чужого товарного знака

В последнее время российские суды все чаще стали освобождать от ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак лиц, использующих чужое обозначение невиновно, добросовестно. В первом приближении подобная практика может показаться справедливой. Между тем на самом деле все обстоит иным образом: она противоречит как формально-правовым установлениям, так и функциональному подходу к товарным знакам.

Обратимся к конкретному примеру. ООО "Устьянский ликеро-водочный завод" подало иск к ИП Л. и ООО "Русский Север" о взыскании солидарно 29 651 742 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Устьяночка" по свидетельству Российской Федерации.

Завод и предприниматель заключили договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак. Впоследствии предприниматель (лицензиар) и общество "Русский Север" (лицензиат) заключили лицензионный договор, в соответствии с которым лицензиар предоставил лицензиату право на использование указанного товарного знака для маркировки алкогольной продукции.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) завода суд по заявлению конкурсного управляющего признал договор отчуждения исключительного права недействительным. После того как завод был восстановлен в правах на товарный знак, он обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с указанных лиц солидарно 29 651 742 руб. компенсации (рассчитывалась на основе подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования. Они исходили из следующего. Действия ответчиков по использованию товарного знака до признания договоров недействительными не являются виновным нарушением исключительного права истца на товарный знак, в связи с чем к ним не может быть применена ответственность в виде компенсации за незаконное использование товарного знака. Применение к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности в виде компенсации возможно при доказанности факта нарушения и, соответственно, наличии вины нарушителя в смысле приведенных положений <1>. ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам <2>.

Сходная позиция была отражена и в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2015 г. по делу N А40-190488/2014.

Достаточно противоречивая практика складывается по искам обладателей прав на товарные знаки к администраторам сходных доменов в ситуации, когда домен был зарегистрирован раньше.

Рассмотрение самой по себе сущности доменных имен не является целью данного исследования. Вместе с тем принципиально важно обратить внимание на определенное противоречие, которое возникло в российском правопорядке из-за желания судов обеспечить правовую защиту интересов добросовестных владельцев доменных имен. Суть противоречия состоит в следующем. Современное законодательство рассматривает доменное имя не как самостоятельное средство индивидуализации, а как отдельный способ использования товарного знака. Так, согласно подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Как было отмечено в п. 1.1 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 No. СП-21/4), "[п]о общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку" <1>. Даже если доменное имя было зарегистрировано ранее товарных знаков, обладатели прав на последние могут рассчитывать на удовлетворение своих требований о запрете использования в доменном имени их товарных знаков и взыскание компенсации <2>.

Вместе с тем недавно суды приняли несколько решений, в которых встали на сторону администраторов доменного имени, зарегистрировавших обозначение до даты приоритета товарного знака. Прежде всего интерес в рассматриваемом аспекте представляет спор по иску ООО "Чип-Топ" к С. о признании администрирования доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак <1>.

Суды установили, что ООО "Чип-Топ" зарегистрировано 16 июля 2010 г. и является правообладателем словесного товарного знака "ЧИП-ТОП" в отношении услуг 39-го класса МКТУ (дата приоритета товарного знака - 20 декабря 2012 г.). Домен второго уровня chiptop.ru зарегистрирован 22 апреля 2003 г., ответчик является администратором этого домена с 3 апреля 2010 г. Признав иск не подлежащим удовлетворению, Суд по интеллектуальным правам констатировал следующее: "Несмотря на то что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и фирменным наименованием истца. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией" (выделено мной. - А.В.).

Сходные утверждения были высказаны в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2014 г. N С01-78/2014 по делу N А56-69018/2012: "...материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих регистрацию и использование домена ответчиком исключительно с намерением причинить вред истцу. <...>

[Ответчик-автор] начал использовать доменное имя задолго до регистрации за истцом товарного знака "ARCHITEK" по свидетельству N 469471.

Между тем при решении вопроса о нарушении исключительного права на товарный знак юридическое значение имеют те домены, которые зарегистрированы после даты возникновения исключительного права на товарный знак, а дата перехода права по администрированию доменного имени в данном случае юридического значения не имеет".

На первый взгляд приведенные судебные решения отвечают принципу справедливости. Между тем на самом деле все обстоит иным образом.

Начнем с формально-юридических аргументов. По общему правилу ответственность за нарушение интеллектуальных прав наступает на началах вины. Вместе с тем ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, учитывая, что такое нарушение имеет место при осуществлении предпринимательской деятельности ответчика, будет наступать и в отсутствие вины в его действиях. Раньше к такому выводу можно было прийти на основе п. 3 ст. 401 ГК РФ. Новая редакция п. 3 ст. 1250 ГК РФ прямо предусмотрела, что меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя.

Противоречит виновная ответственность за нарушение прав на товарный знак и функциональному назначению последних. Как справедливо было отмечено в американской судебной практике, "[с]сылка на добросовестность не может служить защите интересов ответчика в споре о нарушении исключительного права. Причины очевидны: если потенциальные потребители введены в заблуждение, никакая добросовестность не способна минимизировать негативные последствия" <1>; "[у]мысел предполагаемого нарушителя вызвать смешение между собственными товарами и товарами (услугами) правообладателя определяет введение потребителей в заблуждение; вместе с тем он не является необходимым условием для признания действий ответчика нарушением прав на товарный знак" <2>.

Действительно, для поражения индивидуализирующей функции товарного знака и, соответственно, нарушения потребительских интересов не имеет значения, намеренно ли предприниматель использовал чужой товарный знак или он по каким-либо причинам заблуждался в правомерности своих действий. В такой ситуации, хотел он того или нет, нарушитель выступал "под ширмой" правообладателя, использовал чужой актив. Должна действовать общая презумпция, составляющая основу системы правовой охраны товарных знаков: правообладатель от использования иным лицом его товарного знака понес имущественные потери, а нарушитель, напротив, получил несправедливую прибыль. Совокупность данных обстоятельств определяет необходимость взыскания компенсации.

Что касается случаев столкновения товарных знаков с доменами, то здесь важно отметить следующее. С учетом того что доменное имя в настоящее время рассматривается законодателем как способ использования товарного знака, получается, что правоприменители (в рамках рассмотренных дел) фактически признали право преждепользования, пусть и в ограниченной сфере (Интернет). Была легализована ситуация параллельного использования одного и того же обозначения в однородной деятельности.

Представим себе возможное развитие конфликта обладателя доменного имени и правообладателя товарного знака. Товарный знак получает широкую известность. Потребители начинают искать информацию о маркируемых им товарах в Интернете. Заходят на сайт, индивидуализируемый спорным доменным именем, на котором предлагаются товары, однородные с теми, в отношении которых используется товарный знак. В такой ситуации высока вероятность совершения потребителем ошибочного выбора.

Представляется, что в действительности существуют всего два решения проблемы столкновения товарных знаков и доменных имен, отвечающих сущности товарного знака. Первое - предоставление на законодательном уровне исключительных прав на доменное имя. В таком случае соотношение прав на данные идентификаторы следует определять по аналогии с тем, как, например, устанавливается соотношение прав на товарный знак и фирменное наименование. Второе - последовательное запрещение владельцам доменных имен независимо от времени регистрации такого обозначения использовать его в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. В отмеченной ситуации использование товарного знака в доменном имени будет приравниваться к любым другим способам его использования, что соответствует законодательному подходу к доменным именам. При этом будет действовать общее правило: требования обладателя прав на товарный знак о запрете использования упомянутого обозначения в отношении однородных товаров, равно как и требования о компенсации, должны быть удовлетворены в любом случае (безотносительно к времени начала использования). Другое дело, что компенсация должна взыскиваться за период с момента регистрации товарного знака. Исключение составит случай злоупотребления правом при регистрации товарного знака, когда правообладатель заведомо пытается причинить вред владельцу доменного имени, "захватить" связанную с последним деловую репутацию. При подобном решении высок риск нарушения интересов добросовестных обладателей доменных имен.

Возникает вопрос: как обеспечить баланс тягот, претерпеваемых правообладателем вследствие незаконного использования его товарного знака и нарушителем при возложении на него мер ответственности, в "пограничных ситуациях"? Под последними мы понимаем несколько случаев: во-первых, неиспользования товарного знака самим правообладателем; во-вторых, добросовестности нарушителя; в-третьих, злоупотребления правообладателем правом на защиту. Во всех этих случаях нарушение исключительного права на товарный знак действительно имеет место. Вместе с тем реализация принципа справедливости требует смягчения последствий подобного деяния.

Начнем с самого сложного случая - злоупотребления правом на защиту. При установлении факта нарушения прав на добросовестно зарегистрированный товарный знак суд в любом случае должен вставать на сторону правообладателя, запрещая любому иному лицу использовать соответствующее обозначение. Товарный знак является объектом конкурирующего использования: в конкретный момент времени его эффективно может использовать только один субъект (и лица, действующие за его "ширмой" на основе соглашений). С самостоятельным его применением несколькими лицами не могут быть связаны какие-либо правомерные частные или общественные интересы.

Защита, как и осуществление прав на добросовестно зарегистрированные товарные знаки, не способна негативным образом воздействовать на товарный рынок. Ее осуществление предполагает наложение на ответчика запрета на использование соответствующего обозначения, но не на производство товаров (услуг).

Таким образом, действия правообладателя, добросовестно зарегистрировавшего на себя товарный знак, по общему правилу не могут быть признаны злоупотреблением правом. В отличие от сферы патентных отношений применительно к товарным знакам крайне сложно сконструировать ситуации, в которых защита нарушенного исключительного права посягала бы на правомерный частный или общественный интерес. По сути, речь может идти только об одном типе ситуаций: нарушение прав на товарный знак "спровоцировано" действиями самого правообладателя (например, у правообладателя есть легальная возможность определять действия правонарушителя (они являются основным и дочерним обществами) либо он иным образом может создать ситуацию использования товарного знака под своим контролем, а после предъявить иск о нарушении).

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N ВАС-15187/12. ООО "Телеросс" обратилось с иском к ОАО "Мурманские мультисервисные сети" о запрещении обществу "Мурманские мультисервисные сети" использовать сходные с товарными знаками истца "МОРЕТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" обозначения и выплате компенсации. Суды трех инстанций признали факт нарушения исключительного права истца доказанным и присудили ответчика к выплате компенсации. В апелляционной инстанции размер последней был увеличен до 1 346 597 926 руб. ВАС РФ решения судов нижестоящих инстанций в части взыскания с ОАО "Мурманские мультисервисные сети" компенсации отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В мотивировочной части им было указано на злоупотребление ООО "Телеросс" правом на защиту. В обоснование своей позиции ВАС РФ указал на следующие обстоятельства.

Общество "Мурманские мультисервисные сети" является дочерним по отношению к обществу "Телеросс".

На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "МОРЕТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" был Ш., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети".

Кроме того, между сторонами был подписан договор об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передавалось на безвозмездной основе обществу "Мурманские мультисервисные сети".

Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям был признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30 мая 2011 г. по делу N А42-9121/2010.

Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

Подобные случаи злоупотребления правом являются единичными. Судом была подтверждена необходимость исследования предшествующих подаче иска о нарушении исключительного права отношений сторон. В силу отношений "материнская - дочерняя компания", наличия у истца и ответчика на момент начала использования последним товарного знака общего генерального директора правоприменитель справедливо признал недобросовестными последующие действия материнской компании по обращению с требованием о защите нарушенного права. Особое внимание в рассматриваемом деле нужно обратить на последствия признания судом действий истца злоупотреблением правом. Полного отказа в защите права не произошло: требования истца о запрете на использование ответчиком спорного обозначения были удовлетворены. Направив дело на новое рассмотрение, суд поставил под сомнение возможность удовлетворения требования о взыскании компенсации.

Как представляется, в данной ситуации приведенный подход является единственно оправданным. В каких бы правоотношениях изначально ни состояли между собой истец и ответчик, бездоговорное параллельное использование такого обозначения несколькими лицами, которые к тому же оказались в состоянии конфликта, явно противоречит сущности товарных знаков и способно нарушить интересы потребителей. В связи с этим при установлении, с одной стороны, факта нарушения исключительного права, а с другой - злоупотребления правом необходимо определить, кто из субъектов сможет продолжить использование соответствующего обозначения.

Регистрация товарного знака была добросовестной: правообладатель зарегистрировал на себя свободное от притязаний иных лиц обозначение в целях его использования в своей деятельности. Вполне вероятно, что с соответствующим обозначением постепенно начала связываться его положительная репутация. Таким образом, какие-либо основания для лишения его исключительного права на товарный знак отсутствуют. Использование же ответчиком чужого товарного знака должно быть прекращено. В то же время действия правообладателя в виде подачи иска против ответчика, очевидно, носят недобросовестный характер. Взыскание с последнего в данном случае существенной компенсации явно несправедливо. Наиболее оправданным представляется отказать во взыскании компенсации при удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта.

Что касается предъявления иска субъектом, который сам не использует товарный знак, то здесь оправданно исходить из следующего. Единственные потери, которые правообладатель мог понести в связи с использованием его товарного знака иным лицом, - неполученные роялти по лицензионному соглашению, которые, учитывая неизвестность соответствующего обозначения потребителям, не могут быть существенными. О потерях, связанных с "переманиванием" нарушителем части потребителей, репутационных потерях говорить в таком случае не приходится. В связи с этим закономерно предположить, что размер взыскиваемой компенсации должен быть существенно ниже компенсации за незаконное использование "раскрученного" бренда. Вместе с тем на практике может произойти с точностью до наоборот - особенно если речь идет не просто о правообладателях, не использующих свой товарный знак, а о компаниях, "аккумулирующих" товарных знаки, которые получают права на множество товарных знаков в целях последующей "продажи" прав на них (возмездного отчуждения исключительного права) и (или) предъявления исков к успешным предпринимателям.

Следует заметить, что сама по себе подготовка такой компании к "защите" своих прав существенно отличается от действий добросовестных правообладателей, реально использующих товарные знаки в своей предпринимательской деятельности. Претерпевая убытки от "паразитирования" на их бренде, последние, как правило, стремятся максимально быстро пресечь незаконное использование товарного знака.

Что же касается "аккумулирующих" товарные знаки компаний, то их главная цель при защите прав на товарный знак - добиться максимального увеличения суммы компенсации. Их собственный бизнес не страдает от того, что иной субъект использует зарегистрированный на их имя товарный знак. Поэтому они сначала пристально отслеживают любые нарушения своих прав, а затем ожидают наиболее благоприятного для подачи исков момента, который наступает тогда, когда использование спорного товарного знака достигло существенных объемов. В таком случае, по какой бы методике ни рассчитывалась компенсация, правообладатель может рассчитывать на получение значительных выплат от нарушителя.

Естественно, ответчик в данной ситуации является субъектом, действующим неправомерно. Однако взыскание "собирателем" товарных знаков значительной компенсации с очевидностью противоречит принципу справедливости: во-первых, может сложиться такая практика, что правообладатели, которые сами не имеют интереса в использовании товарного знака, будут рассчитывать на выплату им компенсации, большей в сравнении с той, на которую могут надеяться добросовестные правообладатели, чьим интересам был причинен реальный вред; во-вторых, нарушитель, действительно заинтересованный в использовании некоего обозначения, оказывается обязанным выплатить существенную компенсацию правообладателю, не использующему товарный знак в соответствии с его назначением.

К обеспечению "баланса интересов и тягот" в этой ситуации необходимо подходить и посредством снижения (вплоть до нуля) суммы взыскиваемой компенсации. Вместе с тем отказ в защите прав подобных субъектов также не представляется оправданным с позиции функций товарного знака. До тех пор пока правовая охрана товарного знака не была прекращена в установленном порядке (ст. 1486 ГК РФ), исключительное право сохраняется за правообладателем. "Аккумулирующая" товарные знаки компания вряд ли сама выйдет на рынок под конкретным обозначением. Между тем высока вероятность того, что она "продаст" знак иному субъекту. может возникнуть ситуация, когда на рынке окажутся товары двух компаний: ответчика по иску о нарушении исключительного права и нового правообладателя. Первый, после того как в иске к нему будет отказано, продолжит использовать спорное обозначение. Вполне вероятно, что потребители связывают спорный товарный знак именно с ним. В то же время новый правообладатель уже не является компаний, "аккумулирующей" знаки. Он сам стремится активно использовать приобретенное обозначение. В такой ситуации могут пострадать интересы потребителей.

Наконец, наличие и степень вины также должны влиять на размер взыскиваемой компенсации. Для субъекта, который добросовестно использовал чужой товарный знак (например, по договору, который впоследствии был признан недействительным или незаключенным), сумма такой компенсации должна соответствовать справедливым роялти за использование такого обозначения. Она не может носить штрафной характер.

Здесь, однако, возникает вопрос, насколько существующая конструкция компенсации отвечает подобным требованиям.

4. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав

Специальные правовые механизмы расчета компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительного права, в настоящее время предусмотрены в большинстве развитых правопорядков. Речь идет как минимум о двух общих методах ее определения: в зависимости от размера причиненного правообладателю вреда и прибыли, полученной нарушителем. При установлении конечной суммы, которую обязан выплатить нарушитель, как правило, учитывается комплекс обстоятельств: наличие в действиях нарушителя умысла; объем и продолжительность нарушения; причинение вреда гудвилл правообладателя и пр. Судейское усмотрение в таком случае остается достаточно широким. На нормативном уровне в лучшем случае задаются основные параметры, которые должны быть учтены судом при установлении размера компенсации.

Ассоциацией Европейских сообществ по товарным знакам (European Communities Trade Mark Association (ECTA)) был подготовлен обзор судебной практики взыскания денежной компенсации за нарушение исключительных прав в странах Европейского союза <1>. В числе вопросов, которые адресовались представителям различных правопорядков, был следующий: учитываются ли национальными судами факт неиспользования товарного знака правообладателем, степень вины нарушителя при определении размера компенсации? От многих государств поступил положительный ответ.

Например, в правовой системе Бельгии в тех случаях, когда истец не коммерциализирует товары, ему отказывается во взыскании упущенной выгоды. Максимум, на что он может рассчитывать, - выплата суммы роялти, которую он мог бы получить, если бы ответчик обратился к нему за разрешением использовать товарный знак. Аналогичное правило получило распространение и в правопорядке ФРГ.

В правовой системе Венгрии, если истец пытается истребовать упущенную выгоду, он должен доказать использование товарного знака в отношении конкретных товаров. Если он рассчитывает на выплату "потерянных роялти", он должен продемонстрировать сложившуюся лицензионную практику. Это требует от заявителя представления в суд заключенных в Венгрии лицензионных соглашений, которые касаются аналогичных или идентичных товаров.

Рассмотрим более подробно германский и американский подходы.

4.1. Германский опыт

Конкретных механизмов расчета взыскиваемых убытков за нарушение прав на средства индивидуализации Закон ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" не предусматривает, в связи с чем в данном случае суды руководствуются прежде всего общими гражданско-правовыми принципами: восстановительной природы гражданско-правовой ответственности, возмещения любых имущественных потерь, а также сформировавшимися на уровне судебной практики правилами "тройного расчета убытков" (dreifache Schadensberechnung) <1>.

Согласно данным правилам обладатель прав на товарные знаки может потребовать от нарушителя его прав выплаты компенсации, рассчитанной одним из трех способов:

1. путем расчета убытков, которые фактически были причинены (включая упущенную выгоду);
2. путем расчета необоснованной прибыли, которую нарушитель получил от нарушения;
3. на основе определения разумной платы за предоставление лицензии на средство индивидуализации.

При подаче иска правообладатель может как указать один из данных способов, так и оставить вопрос о взыскиваемой компенсации открытым. Возможность выбора одного из механизмов расчета компенсации, равно как и изменения выбранного, сохраняется у него вплоть до удовлетворения судом иска и присуждения к выплате убытков.

4.1.1. Компенсация фактически понесенных убытков

Основу данного способа расчета компенсации составляет определение имущественных потерь правообладателя, обусловленных введением в оборот контрафактных товаров; упущенной прибыли, которую он не получил в связи с тем, что потребители приобрели товар у нарушителя. При этом германские правоприменители и ученые последовательно исходят из тезиса о том, что понесенные правообладателем убытки не могут приравниваться к прибыли, полученной нарушителем от продажи контрафактного товара. Такая прибыль не определяется одной лишь ценностью используемого товарного знака.

Изначально германским судам было достаточно сложно устанавливать причинно-следственную связь между действиями нарушителя и причиненными убытками. Затем было сформулировано принципиальное допущение: правообладатель понес убытки вследствие неправомерного использования товарного знака потому, что он сам или третья сторона могли использовать в своих интересах товарный знак так, как это делал нарушитель. Данный способ расчета компенсации является неэффективным средством защиты для компаний, которые сами не использовали товарный знак и не предоставляли лицензии на него иным лицам.

4.1.2. Взыскание прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака

Убытки в данном случае определяются посредством вычитания из прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака, произведенных им расходов. Правообладатель в таком случае освобождается от обязанности доказывать то, что он мог получить такую же прибыль, как и нарушитель. В этой связи с подобным требованием может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак.

При заявлении требования о выплате компенсации, рассчитываемой данным способом, вместе с тем должен быть доказан факт, что полученная ответчиком прибыль является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств. Это означает, что правообладатель может взыскать не всю прибыль, полученную нарушителем, а только ту часть, которая приходится на нарушение исключительного права. Прибыль от распространения товаров или услуг как таковых исключается из суммы присуждаемой правообладателю компенсации.

часть суммы от реализации конкретных товаров может быть взыскана с нарушителя, только если качество предлагаемых им продуктов достаточно низкое. Их ценность определяет использование чужого товарного знака. Речь в данном случае идет прежде всего о дешевых подделках брендовых вещей.

4.1.3. Взыскание суммы предполагаемой лицензии

Размер компенсации за нарушение исключительного права на средство индивидуализации в данном случае определяется суммой потенциального вознаграждения, которое нарушитель выплатил бы правообладателю, если бы заключил с ним лицензионный договор. Получение или неполучение нарушителем прибыли от неправомерного использования товарного знака здесь не имеет значения для расчета убытков.

Расчет адекватного лицензионного вознаграждения осуществляется на основе объективных критериев. Как правило, при его определении учитываются рыночная ценность нарушенного права на товарный знак, связанный с ним гудвилл, известность товарного знака среди потребителей.

4.2. Американский опыт

В соответствии с § 35 Закона США "О товарных знаках" (§ 1117 Кодекса США) в случае нарушения прав на товарный знак правообладатель может рассчитывать на возмещение ему: 1) любых убытков, которые он понес; 2) прибыли, полученной ответчиками; 3) судебных издержек. Суду при этом предоставляются дискреционные полномочия по увеличению рассчитанной компенсации максимум в три раза, при условии что данная мера продолжает носить компенсационный, а не штрафной характер. Как правило, подобная "тройная компенсация" взыскивается при наличии умысла в действиях нарушителя, намерения ввести потребителей в заблуждение <1>.

В деле George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc. <1> судом была подчеркнута необходимость учета при установлении размера компенсации таких факторов, как получение ответчиком прибыли от нарушения, степень его вины, возможность восстановить положение истца посредством других мер, роль конкретного ответчика в нарушении, поведение истца, соблюдение им принципа "чистых рук". В рассматриваемом деле суд отказал во взыскании компенсации с нарушителя по причине того, что не была доказана связь между снижением продаж его товара и незаконным использованием товарного знака, недобросовестностью действий ответчика.

Применяемые в американском праве подходы к расчету компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в целом соответствуют способам, применяемым в Германии:

• возмещение любых реальных убытков, понесенных истцом в связи с нарушением его исключительного права;
• взыскание с нарушителя необоснованной прибыли, которую он получил вследствие неправомерного использования чужого товарного знака;
• расчет суммы компенсации исходя из суммы вознаграждения за предоставление лицензии на использование товарного знака. Как правило, американскими судами удваивается сумма выплачиваемого в рамках регулятивных отношений лицензионного соглашения.

К реальным убыткам правообладателя при этом могут относиться следующие имущественные потери: 1) снижение прибыли от продаж оригинальных товаров правообладателя; 2) снижение цен на такие товары; 3) потеря гудвилл или будущих продаж по причине причинения вреда репутации. Кроме того, правообладатели могут потребовать возмещения их затрат на "корректирующую рекламу" - рекламу, необходимую для того, что преодолеть путаницу относительно производителя товаров, вызванную нарушением прав на товарные знаки.

По поводу способа расчета компенсации в зависимости от полученной нарушителем прибыли следует заметить, что в подобном случае суды, как правило, основываются на финансовых отчетах нарушителя, отражающих такие показатели, как объем продаж и размер полученной прибыли. Размер компенсации при этом определяется посредством вычитания из суммы полученной нарушителем прибыли стоимости самих по себе контрафактных товаров, амортизационных расходов, средств, потраченных на рекламу, оплату коммунальных услуг, запуск бизнеса (start-up costs), арендной платы.

4.3. Российский опыт

В российском правопорядке были разработаны принципиально отличающиеся от западных способы расчета компенсации.

4.3.1. Расчет компенсации в твердой сумме в интервале от 10 тыс. до 5 млн руб.

Введение данного способа расчета компенсации было обусловлено главным образом необходимостью обеспечения имущественных интересов правообладателя в ситуации, когда факт нарушения доказан, но существуют сложности с обоснованием размера причиненных убытков. До недавнего времени судебная практика шла по следующему пути: если конкретный размер убытков не доказан, требование об их взыскании не удовлетворяется. Сегодня возобладал иной подход <1>: если истец не может доказать размер убытков, но при этом факт нарушения установлен, суд взыскивает убытки на основе принципа справедливости. Таким образом, острая необходимость в установлении минимального предела компенсации отпала.

При применении данного способа расчета компенсации суд определяет конкретную сумму в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения <1>.

Несмотря на то что истцом заявлено требование о взыскании компенсации в твердой сумме, а не в размере стоимости контрафактного товара, он вправе представлять в суд документы, экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на общий предполагаемый количественный объем выпуска контрафактного товара за определенный промежуток времени.

4.3.2. Расчет компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или права на использование товарного знака

Данный способ определения суммы компенсации оправданно рассмотреть в сравнении с западным подходом к расчету суммы компенсации на основе прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака. В первом приближении данные способы могут показаться схожими. Вместе с тем между ними существуют принципиальные различия.

Во-первых, следует заметить, что "российский способ" может применяться и в тех ситуациях, когда нарушитель какой-либо прибыли от использования чужого товарного знака так и не получил. Так, подобный способ может быть применен в тех ситуациях, когда нарушитель произвел определенный товар, но не успел ввести его в оборот. Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ нарушением исключительного права признаются не только продажа и иное использование контрафактного товара, но и его изготовление, перевозка, хранение. Очевидно вместе с тем, что о восстановительной функции в данном случае говорить не приходится. Компенсация, рассчитываемая в двукратном размере стоимости нереализованных товаров, носит преимущественно штрафной характер.

Во-вторых, в соответствии с зарубежным подходом при установлении суммы взыскиваемой компенсации учитывается только прибыль, полученная непосредственно от незаконного использования товарного знака, в то время как в рамках отечественного правопорядка взыскивается общая стоимость контрафактных товаров вне зависимости от ценности самих таких товаров, расходов нарушителя на их производство, рекламу и т.д.

Учитывая при этом, что ответственность в данном случае наступает на безвиновных началах, применение указанного способа защиты может привести к несправедливым результатам.

Размер компенсации определяется двукратным размером той суммы, которую правообладатель мог бы получить, если бы ответчик заключил с ним лицензионное соглашение, а не стал нарушать исключительное право. Данная мера в значительной степени похожа на взыскиваемые в рамках зарубежного правопорядка подразумеваемые роялти. Вместе с тем и в данном случае российский институт отличается определенной спецификой.

Так, в зарубежных правопорядках сумма роялти за подразумеваемую лицензию определяется с учетом множества факторов: рыночной ценности, известности бренда, связанного с ним гудвилл. В то же время в российской судебной практике господствует мнение, что стоимость права использования товарного знака определяется как исходя из цены обычно заключаемых правообладателем лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

Принципиальное значение приобретает вопрос о допустимости снижения судами размера рассчитываемой рассматриваемым способом компенсации. Исходя из правовой позиции, выработанной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. N 16449/12 (далее - Постановление N 16449/12), в случае выбора правообладателем одного из вариантов определения размера взыскиваемой компенсации в двукратном размере стоимости права или двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) с учетом обстоятельств дела суд вправе самостоятельно снизить компенсацию ниже двукратного размера стоимости контрафактных товаров или двукратного размера стоимости права использования товарного знака.

Вместе с тем с внесением 1 января 2014 г. в ГК РФ изменений данный вопрос получил статус дискуссионного. В абзаце третьем п. 3 ст. 1252 ГК РФ было предусмотрено единственное основание снижения размера компенсации ниже двукратной стоимости контрафактных товаров - совершение ответчиком одним действием нескольких правонарушений. В этой связи в отдельных решениях судами четко констатировалось, что в тех случаях, когда размер компенсации определяется истцом на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, у судов отсутствуют основания для ее снижения <1>.

При рассмотрении других дел суды исходили из принципиально иной логики: "Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), то выработанный подход применим и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя" <1>.

В отдельных решениях судами предпринималась попытка оценить процент прибыли от реализации товара, который приходится на использование чужого товарного знака, и снизить в зависимости от него размер рассчитываемой по стоимости контрафактных товаров компенсации <1>.

Представляется, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. При использовании конкретных способов расчета компенсации должны учитываться баланс претерпеваемых истцом и ответчиком тягот, связанных с нарушением исключительного права и применением конкретной меры ответственности, наличие в действиях нарушителя умысла, использование правообладателем товарного знака и т.п. В связи с этим у судов должна быть возможность снижать размер компенсации вне зависимости от того, по какому способу она рассчитывается.

***

Выводы:

1. отсутствие вины в действиях предпринимателя, использующего чужой товарный знак, не должно влиять на квалификацию его действий в качестве нарушения исключительного права и применение к нему мер ответственности. Вместе с тем оно должно учитываться при расчете размера компенсации;
2. в зарубежных правопорядках действуют достаточно гибкие подходы к определению взыскиваемой с нарушителя компенсации. Учитываются ценность товарного знака (в том числе в сравнении с ценностью контрафактного товара как такового), степень вины нарушителя, факт использования товарного знака правообладателем. В российском законодательстве установлены более жесткие меры гражданско-правовой ответственности. В этой связи при их применении на первый план выходит штрафная, а не восстановительная функция. При этом создаются условия для злоупотреблений правообладателями своими правами, развития практики "аккумулирования" товарных знаков без целей их дальнейшего использования. Между тем выход есть: все обозначенные обстоятельства должны учитываться судами при снижении размера компенсации. Подобный механизм при этом должен быть доступен правоприменителям вне зависимости от того, по какому способу рассчитывается компенсация.

5. Нарушение прав на широко известные товарные знаки

Установление критерия введения потребителей в заблуждение как основного для квалификации действий субъекта в качестве нарушения исключительного права требует отхода от жесткого правила наличия нарушения только при однородности товаров.

Само по себе данное правило полезно: оно указывает на то, что правообладатель и нарушитель являются потенциальными конкурентами. Появление на рынке одноименных товаров в такой ситуации лишает правообладателя части потребителей. На стороне правообладателя возникают имущественные потери. С другой стороны, появление на рынке пусть и одноименных, но принципиально иных по своей сути товаров не влияет на бизнес правообладателей: потребители не откажутся от его товаров (услуг).

Между тем абсолютизация такого критерия не позволяет должным образом восстановить нарушенные права обладателей широко известных знаков, не зарегистрированных вместе с тем в качестве общеизвестных.

Зачастую потребители заинтересованы в приобретении не столько конкретной вещи, сколько бренда - того имиджа, стиля, который он олицетворяет. Как было отмечено М. Спенсем, "бренд может быть настолько успешным, что он как таковой становится ценным товаром. Когда покупатель приобретает обычную футболку с размещенным на ней известным лейблом одного из модных домов, можно предположить, что подобный бренд информирует его о тех усилиях, которые предпринял производитель для создания качественной футболки. Вместе с тем намного более вероятным является то, что потребитель хочет приобрести ассоциации, возникающие в связи с брендом как таковым, поскольку такие ассоциации являются средством борьбы за социальный престиж. Цена, которую он платит за футболку, частично отражает ценность футболки как предмета одежды. Но она также включает в себя ценность бренда" <1>.

В основе предпринимаемых правообладателем усилий по продвижению "бренд-имиджа" зачастую лежит стратегия "продуктовой диверсификации". Он допускает, что в будущем его товарный знак будет использоваться в отношении разнообразных, в том числе не связанных с его основным бизнесом, продуктов. Так, например, в 2013 г. модный дом "Armani" выпустил под своим брендом конфеты.

В подобной ситуации потребители могут быть введены в заблуждение относительно происхождения товара и в случае с использованием известного бренда в отношении неоднородных товаров - особенно если нарушитель намеренно формирует у потребителей представления о том, что предлагаемый им товар выпускает, скажем, известный модный дом.

Спектр потенциально конкурирующих товаров, таким образом, возрастает. Правообладатель также может понести потери, связанные с низким качеством товаров нарушителя. Потребители экстраполируют свои негативные впечатления, связанные с использованием контрафакта, на известный бренд в целом.

В соответствии с формалистским подходом, который до сих пор господствует в российском правопорядке, нарушением исключительного права на товарный знак должно признаваться его использование в отношении однородных товаров (услуг). Вместе с тем, если основываться на функциональном подходе к товарным знакам, основным стандартом, на основе которого надлежит решать вопрос о нарушении иным субъектом исключительного права, должна быть вероятность смешения товарного знака правообладателя с обозначением, используемым иным лицом. В случае с обычными товарными знаками вероятность смешения существует при использовании сходного с товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров (услуг). В случае с широко известными товарными знаками, с которыми связывается существенная репутация, возможны их смешение с обозначением иного лица, введение потребителей в заблуждение и при неоднородности товаров (услуг). Как было отмечено американским правоприменителем при рассмотрении конкретного спора, "сущность введения в заблуждение в том, что потребитель должен иметь в виду нечто, с чем он смешивает другой продукт... Чтобы быть введенным в заблуждение, потребитель должен ожидать чего-то" <1>. С известным товарным знаком, очевидно, связывается больше потребительских ожиданий, чем с обычным, которые могут проявиться в том числе при приобретении потребителями неоднородных продуктов. Как было отмечено Л. Гринвальдом, вероятность потенциального введения в заблуждение (границы допустимого использования обозначения иными лицами) зависит от уровня узнаваемости бренда среди потребителей. Правообладатель, чей товарный знак пользуется умеренным уровнем узнаваемости среди потребителей, может препятствовать использованию или регистрации тождественного или сходного товарного знака в отношении однородных товаров. Например, обладатель прав на товарный знак "FAMILY CIRCLE", зарегистрированный в отношении женского журнала, может пресекать использование данного обозначения в отношении женской одежды или еды (которая рассматривается в данном журнале), но не магазина уцененных товаров. Однако если товарный знак приобрел существенный уровень признания среди потребителей, то возможности правообладателя расширяются. Например, обладатель прав на такой известный товарный знак, как "ARDEN B" (обозначение магазинов женской одежды), может запрещать использование обозначения "ARDEN B" и производных от него обозначений (таких как "ARDENBEAUTY") в отношении как женской одежды, так и других категорий продуктов, например туалетных принадлежностей <2>.

Подобные действия правонарушителя оправданно "подводить" под описанные выше ситуации нарушения исключительного права на товарный знак, несмотря на то что в случае с обычными товарными знаками товары оригинального производителя и нарушителя не были бы признаны однородными.

Таким образом, использование чужого известного бренда при введении потребителей в заблуждение должно пресекаться на основе института нарушения исключительного права. В пользу правообладателя в такой ситуации должна взыскиваться компенсация, рассчитываемая в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

Здесь важно заметить, что "паразитирующие" на чужом бренде компании, как правило, действуют хитро. Они не просто используют чужой бренд, но и регистрируют сходное с ним обозначение в качестве товарного знака. Подобная практика возможна по следующим причинам. При рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Роспатент в соответствии со ст. 1483 ГК РФ устанавливает наличие, во-первых, сходных (тождественных) товарных знаков, ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров, во-вторых, зарегистрированных (внесенных в перечень) общеизвестных знаков. Брендовые "паразиты" учитывают это. Сходные с известными товарными знаками обозначения они, как правило, регистрируют в отношении близких (например, часы и предметы одежды), но не однородных товаров. При этом они избегают признанных в установленном порядке общеизвестных знаков. Вопросов о злоупотреблении правом со стороны правообладателей Роспатент не решает <1>, в связи с чем у него фактически нет правовых средств, чтобы воспрепятствовать брендовому "паразиту" получить легальную возможность использования конкретного обозначения.

Что делать в такой ситуации правообладателю "старшего" товарного знака? По сути, у него один вариант - оспорить предоставление правовой охраны бренду-"паразиту".

Как показывает практика, вероятность того, что в конечном итоге правообладателю известного бренда удастся аннулировать "младший" товарный знак, достаточно высока. Но можно ли говорить о полном восстановлении имущественного положения такого субъекта? Вряд ли. Как было отмечено выше, в ситуации, когда с использованием известного бренда сопряжено введение потребителей в заблуждение, правообладатель несет имущественные потери, сходные с теми, которые имеют место при традиционном нарушении исключительного права. Недобросовестный же обладатель "младшего" знака может рассчитывать на получение сверхприбыли от эксплуатации известного бренда.

Признание предоставления правовой охраны недействительной означает отсутствие правовой охраны такого знака с момента подачи в Роспатент заявки на его регистрацию. Следовательно, правообладатель может сначала добиться аннулирования регистрации "младшего" знака, а затем предъявить к бывшему правообладателю последнего иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации.

Вместе с тем в соответствии с действующим законодательством сделать он этого не может. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ к нарушениям исключительного права на товарный знак может быть отнесено лишь использование сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров. Единственное исключение из данного правила предусмотрено для официально зарегистрированных общеизвестных товарных знаков.

Таким образом, недобросовестные предприниматели могут в течение достаточно длительного времени (до того, как об этом узнает правообладатель) под маской известного бренда пользоваться потребительской неразборчивостью. Самое страшное, что им при этом угрожает в гражданско-правовом поле, - аннулирование регистрации и запрет на использование товарного знака.

***

Вывод: в подобном аспекте оправданным представляется связать факт нарушения исключительного права на товарный знак с введением потребителей в заблуждение. Должна сохраниться презумпция: если товары (услуги), в отношении которых используются товарный знак и сходное с ним обозначение, однородны, то потребители будут введены в заблуждение. В отношении неоднородных товаров введение потребителей в заблуждение должны обосновывать дополнительные аргументы, в том числе о широкой известности товарного знака. В тех случаях, когда нарушителю удалось недобросовестно зарегистрировать на себя сходный с известным брендом товарный знак, регистрация последнего должна аннулироваться. После этого правообладатель может обратиться в суд с иском о нарушении исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации (при доказанности недобросовестности регистрации).

6. Ослабление правовой охраны товарного знака

Нарушение исключительных прав на известный знак следует разграничивать с ослаблением различительной способности такого знака. В последнем случае отсутствует введение потребителей в заблуждение. Они не атрибутируют товар нарушителя обладателю известного бренда. Вместе с тем при виде обозначения нарушителя у них возникают определенные ассоциации с известным брендом. Индивидуализирующая функция товарного знака не поражается, в связи с чем нельзя говорить и о нарушении исключительного права. "Страдает" в таком случае функция символизации гудвилл (деловой репутации), который товарный знак приобрел на этапе формирования "бренд-имиджа". Гудвилл представляет собой совокупность свойств бизнеса, которые формируют благожелательное отношение к нему потребителя <1>, общественное признание и благоприятную репутацию, которыми "наслаждается" компания <2>. Такой нематериальный актив нуждается в денотации посредством воспринимаемых потребителями символов, в качестве которых, в свою очередь, и выступают товарные знаки.

В американской судебной практике еще с конца XIX в. судьи выдавали запрет на использование обозначений, сходных с так называемыми старшими товарными знаками, в том числе и в тех случаях, когда истцом и ответчиком создавались неконкурирующие товары, если ответчик стремился получить выгоды на основе гудвилл истца <1>.

Так, например, в деле Eastman Photographic Materials v. John Griffiths Cycle Corp. судом было установлено, что спорная торговая марка "Kodak" использовалась для индивидуализации фотокамер в течение длительного периода времени, так что у правообладателя возникла связанная с ней репутация. Ответчик зарегистрировал схожее обозначение для индивидуализации велосипедов. Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к однозначному выводу о том, что использование ответчиком "младшего" товарного знака создаст путаницу в сознании потребителей, которые могут посчитать, что велосипеды также происходят от истца <1>.

В споре Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Shirt Shop, Inc. суд признал, что ответчик "паразитирует" на репутации (гудвилл) истца, используя в своем бизнесе товарный знак последнего - "Dunhill". При этом спорное обозначение использовалось сторонами на разных рынках: ответчик продавал мужские рубашки, в то время как истец - различные принадлежности для курения <1>.

На следующем этапе подход правоприменителей к подобным спорам, связанным с нарушением гудвилл посредством использования сходных со "старшим" товарным знаком обозначений, немного изменился: в случае установления факта "паразитирования" ответчика на репутации истца они по-прежнему удовлетворяли требования последнего о запрете использования соответствующего обозначения, однако его обоснование изменилось. Суды стали подходить к обозначенным ситуациям с позиции доктрины "размывания" права. Кроме того, в отдельных спорах было отмечено, что действия обладателя прав на "младший" товарный знак могут запятнать репутацию обладателя прав на "старший" товарный знак, если, например, ответчиком будут производиться товары низкого качества.

Как было отмечено в деле Toys "R" Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, Inc., для установления факта "размывания" товарного знака (trademark dilution) достаточно, чтобы обладатель прав на "младший" товарный знак использовал соответствующее обозначение для создания благоприятных ассоциаций с товарами (услугами) истца. В рассматриваемом споре ответчиком использовался товарный знак "Kids "r" Us" для обозначения продаваемых им товаров для детей. Как было замечено судом, "использование подобного товарного знака формировало в восприятии потребителей представление об огромном магазине, представляющем широкий ассортимент товаров для детей по низким ценам, что и символизировала торговая марка истца" <1>.

В споре Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc. суд признал "размыванием" товарного знака использование ответчиком товарного знака "NIKEPAL" в целях создания у потребителей ассоциаций со "старшим" товарным знаком <1>.

Широкую защиту своему бренду смогла обеспечить компания "Tiffany". Так, например, при рассмотрении спора Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc. суд констатировал, что со стороны ответчика именование ресторана "Тиффани" явило собой "новоявленное пиратство", потому что ответчик выбрал соответствующее название исключительно для того, чтобы нажиться на гудвилл истца <1>. В споре Tiffany & Co. v. Tiffany Prods., Inc. суд установил, что кинематографическая компания использовала название "Тиффани" и изображение кольца с брильянтом. Правоприменителем было констатировано: "Ответчик сознательно стремился получить несправедливое преимущество, используя гудвилл истца" <2>.

Интерес в указанном контексте представляет рассмотренное американскими правоприменителями дело V Secret Catalogue, Inc., Victoria's Secret Stores, Inc., and Victoria's Secret Catalogue, Inc. v. Victor Moseley and Cathy Moseley, d/b/a Victor's Little Secret <1>.

Обладатель прав на товарный знак "VICTORIA'S SECRET" обвинил владельца магазина "товаров для взрослых", использующего в своей предпринимательской деятельности обозначение "Victor's Little Secret", в "размывании" его товарного знака и попытке запятнать его репутацию.

Рассматривая данный вопрос, суд прежде всего заметил, что "Victoria's Secret" и "Victor's Little Secret" являются практически идентичными. При этом правоприменитель подчеркнул: "Вероятно, никто из потребителей не пойдет в магазин Мозли в целях приобретения известного белья "Victoria's Secret". Между тем, услышав название "Victor's Little Secret", потребители автоматически свяжут его с более знаменитым магазином... Подобная ситуация представляет собой типичный пример "размывания" товарного знака при ухудшении связанной с ним репутации".

При определении вреда, который в подобных случаях причиняется обладателю прав на "старший" знак, в западных правопорядках (преимущественно американском) применяется доктрина "размывания" товарного знака. В соответствии с данной доктриной считается, что "паразитирование" на чужом гудвилл посредством использования известного товарного знака даже в отсутствие введения потребителей в заблуждение может привести к снижению коммерческой привлекательности бренда, снижению его различительной способности. Как было отмечено шведскими правоведами Й. Хэкнерем и А. Мурен (A. Muren), "размывание" товарного знака представляет собой ситуацию, когда производитель товаров более низкого качества связывает себя с фирмой, предлагающей товары высокого качества <1>.

В 2006 г. в США был принят Закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков <1>. Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящих к ослаблению его различительной способности: 1) "размывание" товарного знака вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения (dilution by blurring), что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его "репутацию" посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment). Для признания факта "размывания" товарного знака должны быть установлены: 1) степень схожести между используемым обозначением и знаменитым товарным знаком; 2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака; 3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака; 4) узнаваемость товарного знака; 5) то, пытается ли правообладатель создать ассоциации со знаменитым товарным знаком; 6) любая действительная ассоциация между знаменитым товарным знаком и сходным с ним обозначением.

Схожие составы ослабления различительной способности известных брендов выделяются и в практике германских судов. Так, например, интерес представляет дело OLG , 06.02.2009 - 6 U 147/08 <1>. При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип - овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого был размещен слоган: "S sucht Deutschlands Jugendzimmer". Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком "Deutschland sucht den Superstar", используемым для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием "репутации" известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную "ауру", имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

В рамках российского правопорядка подобное использование сходного с известным товарным знаком обозначения без введения потребителей в заблуждение, но с получением нарушителем несправедливых преимуществ может пресекаться на основе ст. 10 ГК РФ.

В каждой конкретной ситуации суды будут устанавливать, имело место - либо простое использование общеупотребительного слова, либо "паразитирование" на известном бренде. Иными словами, они будут определять, преследовал ли потенциальный нарушитель цель получения несправедливых преимуществ, привлечения потребителей к своим товарам путем установления ассоциаций с известным брендом.

Интерес представляет решение, вынесенное Судом по интеллектуальным правам по заявлению компании "КОНСИТЕКС С.А./CONSITEX S.A." о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ZEGNA", зарегистрированному в отношении 10-го и 34-го классов МКТУ на имя компании "АЛИГУСТА".

Заявителю принадлежит ряд товарных знаков, включающих в себя элемент "ZEGNA", зарегистрированных в отношении мужской одежды, продукции из текстиля, аксессуаров, очков, парфюмерии и соответствующих услуг. Суд определил, что подобные товары неоднородны с теми, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак, однако требования заявителя удовлетворил:

"Продукция группы компаний Зенья известна во всем мире...

С учетом отсутствия... сколь-нибудь убедительных объяснений правообладателя относительно выбора в качестве индивидуализации своих товаров и услуг обозначения "ZEGNA", широко используемого на мировом рынке мужской одежды и аксессуаров задолго до даты приоритета спорного товарного знака, коллегия судей пришла к выводу о том, что в действиях компании АЛИГУСТА ЛТД. содержатся признаки паразитирования на чужой репутации" <1>.

В данном случае Суд сконцентрировал свое внимание исключительно на целях, которые преследовал правообладатель, регистрируя сходный с известным брендом товарный знак. Вопрос о введении потребителей в заблуждение не поднимался.

В Постановлении от 5 ноября 2014 г. N С01-989/2014 по делу N СИП-317/2014 Суд по интеллектуальным правам в качестве самостоятельного состава злоупотребления правом назвал "недобросовестность в форме "паразитирования" на чужой репутации". К необходимым условиям такого правонарушения он отнес: 1) широкую известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию; 2) умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда <1>.

Как было отмечено выше, ослабление товарного знака не представляет собой нарушения исключительного права на товарный знак. В связи с этим возникает вопрос о правовой квалификации действий по "паразитированию" на чужом известном бренде.

В зарубежных правопорядках отсутствует единый подход к оценке использования предпринимателем сходного с известным брендом обозначения в отсутствие введения потребителей в заблуждение: в одних случаях акцент делается на анализе тех потерь, которые понес правообладатель, в других - на недобросовестности использующего чужой бренд субъекта. Потребители не атрибутируют его товары оригинальному производителю. В первом случае ослабление товарного знака рассматривается как традиционный деликт, во втором - как злоупотребление правом.

При рассмотрении использования известного бренда как деликта мы должны как минимум определить то субъективное право, которое нарушается в данном случае. Об исключительном праве говорить в данном случае неверно. Для его нарушения важно введение потребителей в заблуждение - поражение индивидуализирующей функции. Что же касается "бренд-паразита", то потребители не атрибутируют его товары оригинальному производителю. Не возникают в таком случае характерные для нарушения исключительного права имущественные потери.

Можно пойти другим путем и утверждать, что возникает не только исключительное право на известный бренд, но и имущественное право на гудвилл. По метафорическому замечанию М. Спенса, гудвилл представляет собой "силу притяжения" <1>, которой обладает конкретный бизнес. По сути, именно подобного эффекта пытается добиться "бренд-паразит", используя чужой известный товарный знак. Его цель далеко не всегда заключается в том, чтобы ввести потребителей в заблуждение. Зачастую он хочет лишь привлечь повышенное внимание к своему товару.

Если исходить из того, что на подобный нематериальный актив возникает имущественное право, то закономерно заключить, что, подобно исключительным правам, такое право носит абсолютный характер, позволяя правообладателям исключать всех иных лиц от использования соответствующего объекта. Таким образом, возникает достаточно простая схема: "владелец" известного бренда одновременно обладает исключительным правом на сам знак и имущественным правом на гудвилл. При использовании известного товарного знака в отсутствие введения потребителей в заблуждение субъект нарушает право на гудвилл. Правообладатель вправе требовать возмещения ему убытков.

Оправданность подобного подхода можно подвергнуть сомнению прежде всего ввиду того, что российский правопорядок не признает гудвилл в качестве объекта гражданских прав (позитивистский аргумент). Имущественное право на такой актив еще должно получить свое обоснование. Кроме того, вопросы вызывает содержание такого права, средств его защиты.

По мнению М. Зенфтлебена, на "бренд-имидж" не возникает имущественных прав как таковых. Правообладатель известных товарных знаков не может запрещать иным лицам использовать обозначение просто потому, что оно копирует его товарный знак. Отсутствуют сильные политико-правовые аргументы в пользу имущественного права на гудвилл. Напротив, "соблазнительные сообщения об особом стиле жизни, которые посылают известные марки и которые зачастую не связаны с действительными характеристиками продукта, заставляют потребителей делать свой выбор исходя из необъективных характеристик и лишают предпринимателя с объективно лучшим предложением преимущества на рынке" <1>.

Конечно, правообладатель тратит свои деньги, время на формирование "бренд-имиджа". Вместе с тем, в отличие от разработчиков объектов авторского и патентного права, он не создает общественно полезного объекта. Инвестиции правообладателя в таком случае представляют собой самостоятельное, эгоистичное решение, за которое он не должен ожидать вознаграждения от общества в целом.

Следует признать, что сам по себе гудвилл является достаточно аморфным образованием, в то время как к абсолютным правам предъявляется требование предельно четкого содержания. Установление имущественного права на такой объект может породить правовую неопределенность и повысить издержки предпринимателей на ведение бизнеса, равно как и судебной системы. Особые проблемы при этом возникнут с известными товарными знаками с приобретенной (а не изначальной) существенной различительной способностью. Предоставление имущественного права на связанный с ними гудвилл может привести к монополизации общеупотребимых слов.

При рассмотрении "бренд-паразитирования" с позиции злоупотребления правом акцент делается на установлении недобросовестных целей обладателя "младшего" обозначения. В данном случае снимается проблема использования обозначения с приобретенной различительной способностью. Суды будут устанавливать в каждой конкретной ситуации, имело место - либо простое использование общеупотребительного слова, либо "паразитирование" на известном бренде. Иными словами, будет определяться, преследовала ли компания цель получения несправедливых преимуществ, привлечения потребителей к своим товарам через ассоциации с известным брендом.

Мерами пресечения подобного правонарушения должны быть запрет на использование обозначения, сходного с известным брендом, а в случае регистрации "младшего" знака - признание ее недействительной. Кроме того, правообладателю должны возмещаться причиненные убытки (ст. 15 ГК РФ и др.).

***

Вывод: использование чужого товарного знака без согласия на то правообладателя в зависимости от дополнительных условий может образовывать следующие правонарушения:

1. нарушение исключительного права на товарный знак, ключевым элементом которого является введение потребителей в заблуждение. Презюмируется, что подобное нарушение имеет место тогда, когда сходное (тождественное) с товарным знаком обозначение используется нарушителем в целях индивидуализации однородных товаров (услуг). Также оно может иметь место и в отсутствие однородности - при условии широкой известности товарного знака;
2. злоупотребление правом в форме "паразитирования" на "репутации" чужого знака.

References

Deering Th.P. Trade-Marks on Noncompetitive Products // Oregon Law Review. 1956. Vol. 36. P. 1.

Foreman C.J. Economies and Profits of Good-Will // American Economic Review. 1923. Vol. 13. P. 209.

Glick M.A., Reymann L.A., Hoffman R. Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis. Wiley, 2003.

Grinvald L.C. A Tale of Two Theories of Well-Known Marks // Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law. 2010. Vol. 13. No. 1 (available at: http://papers.ssrn.com/abstract_id=1789097).

Hacker F. Markenrecht: Das deutsche Markensystem. Heymanns, 2011.

, Muren A. Trademark Dilution - a Welfare Analysis (http://www2.ne.su.se/paper/wp04_15.pdf).

Hefter L.R. U.S. Courts in Quandary over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers? (http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=408a5bd2-a74e-4152-ba14-95e055b2ed3f).

Senftleben M. The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2009. Vol. 40. No. 1 (available at: http://papers.ssrn.com/abstract_id=1723903).

Spence M. Intellectual Property. Oxford University Press, 2007.

Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No. 3 (available at: http://ssrn.com/abstract=2663624).