Мудрый Юрист

Право преждепользования: правовые и практические аспекты

/"Современное право", N 6, 2004/
Г.Н. ЧЕРНИЧКИНА

Г.Н. Черничкина, кандидат технических наук, патентный поверенный РФ, доцент кафедры гражданского права Военного университета РФ.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы по своей правовой природе относятся к таким результатам интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые закрепляются за лицом в силу признания этих прав компетентным органом путем регистрации этих прав, что подтверждается выдачей охранного документа - патента, удостоверяющего приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на них. Возникновение прав на результаты интеллектуальной деятельности в силу факта их создания свойственно такому правовому институту, как авторское право. Тем не менее ст. 4 (В) Конвенции по правовой охране промышленной собственности допускает закрепление за лицами прав на объекты промышленной собственности, возникших у них в силу факта создания объекта: "Права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза" <*>.

<*> Конвенция по правовой охране промышленной собственности. Париж, 20 марта 1883 г. (по состоянию на 14 июня 1967 г.) // Вестник ВАС РФ. 1996. N 2.

Иными словами, внутреннее законодательство должно закрепить положения, отказывающие лицу в правах на объект, возникших из факта создания объекта, либо признать такие права и определить для этого лица границы использования им его прав. Признание за лицом права на объект, исключительные права на который удостоверены патентом и принадлежат патентообладателю, является своего рода ограничением прав патентообладателя. Патентное законодательство должно детально регламентировать такое ограничение. В противном случае возникает почва для злоупотребления правом вплоть до снижения действенности патента как охранного документа, удостоверяющего исключительные права.

Патентный закон Российской Федерации от 23.09.92 N 3517-1 (далее - Патентный закон) статьей 12 ограничивает права патентообладателя, закрепляя для третьих лиц так называемое право преждепользования. Согласно ст. 12 любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Право преждепользования, ограничивающее права патентообладателя, давно закреплено в отечественном законодательстве, но само понятие права преждепользования постоянно претерпевало изменения <*>. (В частности, законодатель неоднозначно формулировал основание и условия возникновения и реализации права преждепользования.) Институт преждепользования был введен Положением о патентах на изобретения 1924 года (далее - Положение) <**>. В Положении указывалось, что "лица, которые до дня публикации о выдаче заявочного свидетельства на изобретение добросовестно применяли это изобретение в промышленном предприятии или сделали все необходимые к тому приготовления в пределах Союза ССР, сохраняют право на промышленное применение изобретения исключительно для нужд предприятия, в котором изобретение применялось". Таким образом закреплялись условия возникновения права преждепользования: добросовестное применение, т.е. создание объекта независимо от авторов и использование объекта до публикации о выдаче "заявочного свидетельства".

<*> См.: Леонидов Н.Б., Михеева Н.В. Патентный закон России (1801 - 2001 гг.). М., 2002.
<**> Постановление ЦИК и СНК СССР от 12.09.24 "О патентах на изобретения" // СЗ СССР. 1924. N 9. Отдел 1. Ст. 97.

Согласно абзацу третьему п. 3 Положения заявочное свидетельство выдавалось не позднее 10 дней со дня поступления заявки. В заявочном свидетельстве указывалась дата приоритета - как правило, день поступления заявки в Комитет по делам изобретений при ВСНХ Союза ССР (п. 31 Положения). Таким образом, добросовестное применение должно было иметь место не до даты приоритета, а до публикации о выдаче сведений о заявке. Согласно п. 38 Положения в течение 3 месяцев после опубликования заявки любое лицо могло заявить протест. Если в указанный срок протест не поступал, Комитет выносил постановление о выдаче патента.

Положение о патентах на изобретения в редакции 1926 года <*> устанавливало порядок и основание возникновения права преждепользования, указывая, что признанное по суду или путем добровольного соглашения право преждепользования вносится в патентный реестр по уведомлению заинтересованного лица.

<*> См.: Известия ЦИК СССР. 1926. N 1.

В патентном законодательстве 1931 и 1941 годов условия о дате, определяющей возникновение права, и "добросовестности применения" были изменены <*>. Правило о преждепользовании формулировалось следующим образом: "Учреждения, предприятия и лица, которые до заявки изобретателя, независимо от изобретателя, применяли в пределах Союза ССР данное изобретение или сделали все необходимые к тому приготовления, сохраняют право на дальнейшее использование этого изобретения (право преждепользования)". Порядок и основание возникновения у лица этого права оказались за рамками правового регулирования. Указывалось, что только споры подлежат разрешению в суде.

<*> Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях. Введено в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР от 09.04.31 N 3/256 // СЗ СССР. 1931. N 21. Отдел 1. Ст. 181; Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях. Утв. СНК СССР 5 марта 1941 г. // СП СССР. 1941. N 9. Ст. 50.

Развитие отечественного законодательства привело к дополнению правила о преждепользовании условием, характеризующим права преждепользователя (безвозмездный характер использования им изобретения). Дополнение о безвозмездном характере использования изобретения первоначально было введено в п. 47 ("е") Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 24.04.59 N 435. Впоследствии оно без изменений было включено в ч. 2 ст. 112 Основ гражданского законодательства СССР и в Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 года <*>. Еще раз правило о преждепользовании претерпело изменение с принятием Закона СССР от 31.05.91 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР". В правиле преждепользования появились дополнительно условия: "создали", "сделали необходимые приготовления"; дата же стала указываться конкретно - дата приоритета.

<*> Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 21.08.73 N 584 (с изм. и доп.).

На момент принятия Патентного закона отечественное патентное законодательство правило о преждепользовании связывало со следующими условиями, сформулированными в ст. 7 Закона СССР "Об изобретениях в СССР": "Любой гражданин или юридическое лицо, которые до даты приоритета изобретения, охраняемого патентом, и независимо от его автора создали и использовали на территории СССР тождественное изобретению решение или сделали необходимые приготовления к использованию, сохраняют право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения его объема".

Существо природы права преждепользования было раскрыто Э.П. Гавриловым. Он привел его экономическое обоснование, связанное с тем, что "нормы о преждепользовании установлены, чтобы защитить свое национальное предприятие от притязаний иностранного патентообладателя. Те страны, где число иностранных патентных заявок незначительно, а патенты выдаются в основном национальным заявителям, должны отрицательно относиться к данному праву. Например, в США, где число патентов, выдаваемых национальным предприятиям и своим собственным гражданам, устойчиво превышает число патентов, выдаваемых иностранцам, право преждепользования отсутствует" <*>. Экономическое обоснование права преждепользования по существу повторил и В.Ю. Джемаркян <**>.

<*> Гаврилов Э.П. О преждепользовании // Вопросы изобретательства. 1990. N 11. С. 14.
<**> Джемаркян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения: теория и практика предотвращения недобросовестной конкуренции. М., 2002. С. 11 - 12.

Право преждепользования формулировалось в основном применительно к патентной форме охраны изобретений для ограничения прав иностранных патентообладателей и обосновано было экономическими соображениями. Та же мотивация права преждепользования использовалась и применительно к охране изобретений авторским свидетельством. В Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях (п. 29) содержалось правило, позволяющее отказать авторам изобретений в выплате авторских вознаграждений за использование изобретения, если организация использует тождественное изобретение, предложенное другим лицом этой организации до даты приоритета изобретения.

Э.П. Гаврилов, говоря об экономической целесообразности права преждепользования, в то же время указывал на юридическую нелогичность этой правовой конструкции <*>. Дело в том, что законодательно установленные условия, в силу которых право преждепользования могло возникнуть у лица, постоянно претерпевали изменения. Менялась и дата, относительно которой перечисленные в условиях действия могли иметь место. Порядок приобретения права преждепользования и основание его возникновения по существу остались за рамками законодательного регулирования. Очевидно, это связано с крайне редким применением этого правила в практике для ограничения прав патентообладателей.

<*> Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 11.

Патентный закон ввел в Российской Федерации одну форму охраны изобретений - патент и тем самым создал почву для столкновения интересов национального патентообладателя и национального преждепользователя. Очевидно, что в такой ситуации закон должен отстаивать интересы отечественного патентообладателя. В то же время в Патентном законе само правило о преждепользовании сформулировано еще более противоречиво, чем в ранее действовавшем законодательстве. Так, среди условий права преждепользования одновременно указываются такие, как "добросовестность использования или необходимые к этому приготовления", "создание независимо от авторов", что приводит к различному толкованию условий возникновения этого права. Кроме того, практика применения права преждепользования в России в условиях патентной формы охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов отсутствует.

В этой связи единое мнение о порядке, основаниях и условиях возникновения права преждепользования по Патентному закону не сформировалось. Например, А.П. Сергеев, упоминая, что Патентный закон не предусматривает выдачи преждепользователю какого-либо документа или лицензии, подтверждающих его права, указывает, что "право преждепользования возникает при одновременном наличии следующих условий:

  1. независимо от авторов разработки должно быть создано тождественное решение в результате самостоятельной параллельной творческой работы; ...право преждепользования возникает лишь в случае добросовестности лица, претендующего на это право;
  2. указанная разработка должна быть реально применима либо... лицо должно сделать необходимые приготовления к применению разработки. Если решение было создано, но не применялось и не приготовлялось к применению, право преждепользования не возникает;
  3. использование или приготовление к использованию должны иметь место лишь на территории России. Применение разработки за пределами РФ не может служить основанием для приобретения пользователем особых прав;
  4. создание разработки, использование, приготовление к использованию должны быть совершены до даты приоритета" <*>.
<*> Сергеев А.Л. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М., 1999. С. 528.

Иными словами, право преждепользования возникает в силу самого факта создания и использования решения, без специального его подтверждения, при наличии условий, указанных автором, что и дает лицу право использовать запатентованный объект. "Преждепользователь не должен выплачивать патентообладателю какое-либо возмещение за использование запатентованного средства" <*>.

<*> Сергеев А.Л. Указ. соч. С. 528.

Однако не со всеми указанными А.П. Сергеевым условиями можно согласиться. В частности, условие создания тождественного решения автор связывает с добросовестностью действий лица, что не соответствует, на наш взгляд, смыслу ст. 12 Патентного закона, так как категорию добросовестности следует относить не к условию создания тождественного решения, а к определению объема использования. По смыслу ст. 12 Патентного закона, если лицо "добросовестно использовало (средство. - Ред.)... или сделало необходимые к этому приготовления, оно сохраняет право на дальнейшее... безвозмездное использование без расширения объема такого использования".

Условия "использование" или "приготовление к использованию" рассматриваются А.П. Сергеевым вообще абстрактно, т.е. без упоминания об объеме использования. В то же время автор отмечает, что права преждепользователя ограничены тем объемом применения запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, - объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Предполагая, что объем применения вызовет разногласия патентообладателя и преждепользователя, которые не смогут быть урегулированы переговорами, автор отмечает, что вопрос о наличии данного права разрешается в судебном порядке.

В подтверждение того, что все-таки в судебном порядке следует рассматривать "вопрос о наличии данного права", автор указывает: "Его (преждепользователя. - Г.Ч.) действия по использованию разработки с формальной стороны являются нарушением прав патентообладателя. Поэтому именно он должен доказывать свою управомоченность на эти действия. В задачу патентообладателя входит лишь доказательство того, что имеет место не санкционированное им использование разработки, тождественной запатентованному средству" <*>.

<*> Там же.

Таким образом, автор приходит к тому, что преждепользователь должен доказать свою управомоченность на действия по использованию безвозмездно запатентованного средства, причем управомоченность на использование не вообще, а только в строго определенном объеме, который был им достигнут на дату приоритета. Управомоченность доказывается в судебном порядке, если только между патентообладателем и преждепользователем отсутствует соглашение, устанавливающее объем использования.

Другие авторы отмечают, что право преждепользования возникает только в силу добросовестности. Профессор Е. Богданов указывает: "Сохранение за преждепользователем своего права закон связывает с его добросовестностью. Однако в силу п. 3 ст. 10 ГК РФ действует презумпция добросовестности. Поэтому не преждепользователь доказывает свою добросовестность, а патентообладатель должен доказать, что ответчик недобросовестно использовал его изобретение или иной объект технического творчества. Конечно, это создает для патентообладателя дополнительные трудности. Особенно в сложном положении патентообладатель окажется тогда, когда спор возникнет по поводу использования способа. Однако такие проблемы следует решать не путем игнорирования закона, а посредством его совершенствования" <*>.

<*> Богданов Е. Категория "добросовестности" в гражданском праве // Российская юстиция. 1999. N 9. С. 12.

Иными словами, по мнению Е. Богданова, право преждепользования возникает в силу факта создания лицом объекта, и лицо вправе этот объект использовать. Патентообладатель может запретить лицу использовать объект, то есть прекратить право преждепользования, если патентообладатель докажет недобросовестность лица; при этом добросовестность этого лица предполагается законом.

Возникает замкнутый круг для патентообладателя в защите своего исключительного права, так как любое лицо может приступить к использованию объекта, а патентообладатель должен доказывать его недобросовестность. При этом не учитывается, что исключительное право по своей природе абсолютно, в силу чего любое лицо признается законом нарушителем права, если только не докажет законность своих действий.

В.О. Калятин, рассматривая ограничения прав патентообладателя правом преждепользования, также указывает на ряд условий, в силу которых лицо вправе осуществлять право исходя из самого факта совершения указанных действий, без специального признания права: "1) объект патентного права должен быть создан независимо от автора запатентованного объекта. Это значит, что если объект был в свое время похищен у автора, то право преждепользования возникнуть не сможет даже у лица, которое и не подозревало о существовании настоящего автора; 2) использование аналогичного объекта должно быть добросовестным. Соответственно, если использование было начато исключительно в целях причинения вреда патентообладателю (например, чтобы не дать ему свободно использовать его изобретение в последующем), то право преждепользования не возникает; 3) дальнейшее использование указанного объекта должно вестись без расширения объема использования. Если же лицо захочет расширить объем производства, оно должно будет обратиться за разрешением к патентообладателю; 4) право преждепользования может быть передано другому лицу, но только совместно с производством..." <*>. Таким образом, автор связывает категории использования и добросовестности, влияющие на возникновение права преждепользования, отмечая, что недобросовестным является использование, начатое исключительно в целях причинения вреда патентообладателю (не дать ему свободно использовать его изобретение в последующем).

<*> Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для вузов. М., 2000. С. 260 - 261.

Фактический пользователь, каковым и является преждепользователь, не может каким-либо образом "не дать свободно использовать" изобретение патентообладателю, являющемуся по существу титульным пользователем прав на запатентованный объект, хотя бы в силу того, что патентообладатель законом наделен правом запрета по отношению ко всем третьим лицам. Вред, который может быть причинен патентообладателю, заключается прежде всего в возможности другого лица использовать запатентованный объект без разрешения патентообладателя, не производя ему никаких выплат за такое использование, то есть использовать объект безвозмездно (экономическое обоснование права преждепользования). В этом смысле права патентообладателя ограничены. Тогда возникает вопрос: в каком объеме права патентообладателя ограничены и в каком объеме лицо может использовать объект безвозмездно?

В.О. Калятин справедливо указывает, что "использование (объекта. - Ред.) должно вестись без расширения объема использования; если же лицо захочет расширить объем производства, оно должно будет обратиться за разрешением к патентообладателю" <*>.

<*> Там же. С. 261.

В результате проблема возникновения права преждепользования сводится к определению объема использования объекта; того, кто должен устанавливать этот первоначальный объем использования; каким образом и по каким критериям следует рассчитывать объем использования.

Представляется, что для возникновения права преждепользования, а тем более для закрепления за лицом этого права для последующей передачи другим лицам совместно с производством одного фактического использования объекта явно недостаточно. Передаче другому лицу совместно с производством подлежит, очевидно, признанный и закрепленный за преждепользователем объем использования. Более того, объем использования должен быть документарно оформлен. В противном случае патентообладатель справедливо будет считать и самого преждепользователя, и преемника преждепользователя нарушителем своих исключительных прав.

Все авторы при определении права преждепользования выделяют ряд условий его возникновения, особо отмечая категорию добросовестности. Что же касается основания возникновения права, то все сходятся во мнении, что оно возникает в силу фактических действий. А.П. Сергеев упоминает переговоры преждепользователя и патентообладателя либо, при наличии разногласий, судебный порядок разрешения спора. Согласно Е. Богданову, преждепользование подтверждается за лицом в судебном порядке, если патентообладатель сомневается в добросовестности преждепользователя.

В.О. Калятин отмечает: "Законодательство других стран предусматривает специальный механизм оформления отношений лица, имеющего право преждепользования, с патентообладателем. Это может выражаться, например, в праве лица, имеющего право преждепользования, потребовать от патентообладателя выдачи ему специального удостоверения (пункты 4 и 23 Патентного закона Австрии), в выдаче патентообладателем такому лицу простой лицензии (п. 2 ст. 10 Закона о патентах на изобретения Бельгии) и т.п. О праве преждепользования может делаться запись в патентном реестре" <*>.

<*> Калятин В.О. Указ. соч. С. 261.

Представляется, что однозначное толкование нормы ст. 12 Патентного закона РФ имеет существенное значение для применения судом правила о праве преждепользования.

В судебной практике имел место спор, в котором истец - патентообладатель ОАО "Липецкий опытно-экспериментальный завод "Гидромаш" предъявил иск к ответчику - ЗАО "Смоленский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ", использующему тождественное решение изготовления изделия, с требованием прекратить нарушение патента N 2117767, принадлежащего истцу. Заключение экспертизы, назначенной судом по делу, подтвердило, что изделие ответчика "гидромотор" изготовлено с использованием запатентованного истцом изобретения "гидродвигатель" и что изготовление ответчиком изделий начато ранее приоритета изобретения истца. Ответчик просил суд отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что обладает правом преждепользования, так как использование им тождественного решения начато до даты приоритета. Ответчик считал, что его права использовать тождественное решение основаны на самих фактических действиях по созданию им тождественного решения и по его использованию.

Суд посчитал, что установление даты использования тождественного решения ранее, чем была установлена дата приоритета изобретения, - достаточное условие для возникновения права преждепользования, и отказал истцу в иске. Более того, суд не установил в действиях ответчика нарушений исключительного права патентообладателя. В решении суда указано, что у ответчика право преждепользования возникло на основе добросовестно созданного им тождественного решения и добросовестность создания им тождественного решения ответчик доказывать не обязан.

Оценивая это решение, следует отметить, что суд неправильно истолковал и применил закон: отказав истцу в иске, он тем самым "разрешил" ответчику нарушать патент и права патентообладателя, и далее бесконтрольно используя тождественное решение, так как объем безвозмездного использования тождественного решения определен не был.

/"Современное право", N 7, 2004/

Анализируя положения Патентного закона РФ (далее - Патентный закон), следует предположить, что право преждепользования возникает не в силу фактического добросовестного создания тождественного решения независимо от автора и его использования, а в силу юридического факта, установленного судебным решением.

П. 1 ст. 3 Патентного закона указывает, что права на изобретение охраняет закон и подтверждает патент. Согласно п. 2 ст. 3 Патентного закона патент удостоверяет приоритет, авторство на изобретение и исключительное право. Патентообладателю, согласно п. 1 ст. 10, "принадлежит исключительное право на изобретение. Никто не вправе использовать запатентованные изобретения... без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя". Далее перечисляются действия, совершение которых без разрешения патентообладателя по общему правилу признается нарушением его исключительных прав.

Согласно п. 1 ст. 13 Патентного закона любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, защищенное патентом, лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора).

В силу правовой природы прав на изобретение, их исключительности и абсолютности, п. 1 ст. 14 Патентного закона указывает, что "любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец с нарушением настоящего Закона, считается нарушителем патента".

Использование изобретения с нарушением Закона по смыслу п. 1 ст. 13 - это, прежде всего, использование изобретения без лицензии (кроме случаев, когда такое использование "в соответствии с настоящим Законом не является нарушением исключительных прав патентообладателя" (п. 1 ст. 10), т.е. объект введен в хозяйственный оборот законным путем).

Согласно ст. 12 любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

В данном случае законность использования в определенном объеме тождественного изобретения по смыслу абзаца шестого ст. 31 должна быть установлена в судебном порядке. Установление в суде факта использования лицом тождественного решения, созданного им до даты приоритета, имеет для этого лица юридическое значение, связанное с возникновением у него права преждепользования, т.е. права использовать безвозмездно в определенном судом объеме тождественное решение, созданное им до даты приоритета объекта промышленной собственности.

Установление факта, имеющего юридическое значение, осуществляется судом в порядке особого производства. Как правило, лицо, использующее тождественное решение, является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, поэтому дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подлежат рассмотрению арбитражным судом в порядке ст. 217 АПК РФ.

Патентное законодательство, очевидно, должно прямо закреплять положение, указывающее, что в интересах самого лица, использующего тождественное решение, заявить в суд об установлении юридического факта сразу же, как только ему стало известно о том, что на такое же тождественное решение выдан патент. Несмотря на то что абзац шестой ст. 31 Патентного закона указывает только на рассмотрение споров о праве преждепользования в судебном порядке, настоящая редакция не запрещает направить в суд требование об установлении факта использования лицом тождественного решения, созданного им до даты приоритета, в заявленном объеме. Однако, если лицу, использующему тождественное решение, патентообладателем уже предъявлено в порядке искового производства требование прекратить нарушение патента, это лицо вправе предъявить встречный иск об установлении юридического факта использования и определении объема использования тождественного решения, созданного до даты приоритета объекта промышленной собственности.

Полагаем, что по смыслу абзаца первого ст. 12 Патентного закона заявителю следует доказывать в суде, что, во-первых, тождественное решение создано им независимо от авторов запатентованного объекта (т.е. самостоятельно) до даты приоритета объекта промышленной собственности и, во-вторых, заявителем на территории Российской Федерации до даты приоритета изобретения используется тождественное решение в заявляемом объеме или заявителем сделаны необходимые приготовления для использования тождественного решения в заявляемом объеме, в пределах которого, в случае признания судом этого факта, лицо вправе будет использовать безвозмездно тождественное решение в объеме, определенном судом.

Для доказательства самостоятельного создания тождественного решения до даты приоритета могут быть представлены утвержденные к внедрению технические документы, содержащие технико-экономическое обоснование и расчеты по разработке и подготовке к производству изделия, имеющего тождественное решение. В литературе в качестве таких доказательств указываются: "...изготовление рабочих чертежей или моделей, доставка материалов и оборудования, необходимых для производства, начало постройки предприятия и другие факты, свидетельствующие о готовности производить изделия или осуществлять технологии" <*>.

<*> Джемаркян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения: теория и практика предотвращения недобросовестной конкуренции. М., 2002. С. 12.

Особую сложность вызывает определение объема, в котором лицо впоследствии сможет безвозмездно использовать тождественное решение. Под объемом использования следует понимать количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства. При этом использованное в законе понятие "сделаны необходимые приготовления" следует рассматривать как оценочное и неопределенное: только изготовление рабочих чертежей либо лабораторные исследования <*>, очевидно, не могут служить доказательством приготовления к использованию из-за невозможности определить численное выражение готовой продукции.

<*> Там же. С. 12.

Если говорить о категории добросовестности (действующая редакция ст. 12 Патентного закона), то, несмотря на то что она неудачна и является излишней в названной норме, полагаем, что для определения объема использования или объема приготовления к использованию тождественного решения применять ее все-таки следует. Категория добросовестности используется в гражданском законодательстве во многих правовых актах. Так, п. 3 ст. 10 ГК РФ ставит защиту гражданских прав в зависимость от их добросовестного осуществления. Закон предполагает добросовестность осуществления прав участником правоотношения.

Можно предположить, что добросовестное использование - это условие использования, при котором лицо не знало и знать не могло о существовании патента, принадлежащего другим лицам, и использовало созданное им тождественное решение в конкретном объеме или сделало приготовления к такому использованию. Добросовестное использование тождественного решения таким лицом исключает признание с его стороны нарушений им исключительного права патентообладателя.

Категория "добросовестность" применяется в Патентном законе и в других сходных правоотношениях, посвященных в целом исключительным правам на секретное изобретение, - п. 5 ст. 30 гласит: "Нарушением исключительного права... не признается использование запатентованного секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение", т.е. действовало добросовестно.

В юридической литературе отмечалось, что "категория добросовестности (недобросовестности) может быть использована и используется законодателем как при решении вопроса о применении каких-либо имущественных последствий, не связанных с привлечением участника правоотношения к ответственности (например, при истребовании имущества от добросовестного приобретателя), так и в случае привлечения к ответственности" <*>.

<*> Богданов Е. Категория добросовестности в гражданском праве // Российская юстиция. 1999. N 9. С. 12.

При установлении в суде юридического факта использования тождественного решения категория добросовестности применяется для определения имущественных последствий, вытекающих из установленного юридического факта, как для заявителя, так и для патентообладателя. В определенном судом объеме лицо, заявившее об установлении юридического факта, сможет использовать тождественное решение безвозмездно, а патентообладатель, следовательно, в силу закона будет лишен возможности получать от этого лица денежные средства за такое использование в пределах установленного объема.

В отношении же лица, использующего запатентованный объект без законных на то оснований, исходя из критерия добросовестности действий этого лица, может быть установлена его вина в нарушении патента и, как следствие, согласно п. 2 ст. 14 Патентного закона, к нему может быть применена мера ответственности - возмещение убытков.

Лицо, использующее тождественное решение и обращающееся в суд за признанием за собой факта использования и объема использования тождественного решения, предполагается, согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ, добросовестным пользователем в том объеме, в котором оно желает установить за собой факт использования для приобретения права безвозмездно использовать данный объект (право преждепользования). Предъявление к этому лицу патентообладателем требования о прекращении использования прекращает добросовестность.

В судебном решении об установлении факта использования по смыслу абзаца первого ст. 12 Патентного закона должен быть обязательно указан объем использования тождественного решения, в отношении которого сохраняется право на его дальнейшее безвозмездное использование. Любое другое использование сверх объема, указанного в судебном решении, по смыслу п. 1 ст. 14 Патентного закона следует признать нарушением патента. А если в силу отсутствия судебного решения объем использования тождественного решения не установлен, лицо вообще не имеет прав на безвозмездное использование тождественного решения и любое использование тождественного решения следует признать нарушением патента.

Например, ответчик ЗАО "Смоленский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ" не представил в судебное заседание документ, подтверждающий основание возникновения у него права на использование тождественного решения, т.е. судебное решение, в котором должен быть установлен факт использования тождественного решения на конкретную дату и определен объем дальнейшего безвозмездного использования ответчиком технического решения без расширения объема такого использования. Более того, ответчик в судебном разбирательстве даже не заявлял встречного иска об установлении факта использования.

Судебное решение об установлении факта использования в определенном объеме тождественного решения, созданного до даты приоритета изобретения, является по смыслу абзаца шестого ст. 31 Патентного закона тем законным основанием, по которому возникает право преждепользования и которое позволяет лицу использовать безвозмездно (без выплаты патентообладателю компенсации) тождественное решение только в объеме, установленном судом. Определенный судом объем использования тождественного решения является теми границами, в которых по смыслу п. 1 ст. 10 Патентного закона использование лицом тождественного решения не является нарушением прав патентообладателя.

Если же отсутствует решение суда об установлении факта использования и об определении объема использования тождественного решения, то по смыслу п. 1 ст. 14 Патентного закона действия любых лиц, использующих изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, с нарушением закона, считаются нарушением патента. Эти лица сами должны доказать обратное, т.е. доказать их право использовать изобретение, защищенное патентом, представить законное основание использования тождественного решения.

Согласно п. 2 ст. 14 Патентного закона по требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено. В рассмотренном примере из судебной практики суд должен был вынести решение об удовлетворении иска ОАО "Липецкий опытно-экспериментальный завод "Гидромаш" и принудить ответчика (ЗАО "Смоленский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ") прекратить нарушение патента. Более того, с момента предъявления иска действия ответчика следует признать недобросовестными. Иными словами, ответчик осознанно продолжал совершать действия по нарушению патента. С момента предъявления требования истца действия ответчика по нарушению патента носят виновный характер (ответчик знал, что нарушает патент), а вина является условием применения гражданско-правовой ответственности к нарушителю прав, в том числе вытекающих из патента (п. 2 ст. 14 Патентного закона).

Следует отметить, что Патентный закон не запрещает заключение соглашения между патентообладателем и преждепользователем в качестве основания возникновения у преждепользователя права безвозмездно использовать тождественное решение, созданное независимо преждепользователем до даты приоритета запатентованного объекта, в объеме, определенном в этом соглашении. Однако такое соглашение по своей правовой природе должно быть лицензионным.

Иными словами, патентообладатель и преждепользователь без обращения в суд могут урегулировать возникшие разногласия и заключить безвозмездный неисключительный лицензионный договор, определив в нем объем выпускаемой преждепользователем продукции с использованием тождественного решения. Договор заключается на оставшийся срок действия патента и, согласно п. 5 ст. 13 Патентного закона, в обязательном порядке подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Косвенным подтверждением того, что у преждепользователя должно быть юридически оформленное основание возникновения его права, т.е. судебное решение либо безвозмездный неисключительный лицензионный договор, является сформулированное в абзаце втором ст. 12 Патентного закона правило о передаче права преждепользования. Ведь большинство сделок в гражданском праве каузальные - для действительности их необходимо наличие правового основания. Лишь при наличии юридически оформленного основания может быть реализовано правило абзаца второго ст. 12 Патентного закона, в силу которого право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Для совершения сделок купли-продажи, аренды, залога с предприятием как имущественным комплексом (ст. 132 ГК РФ) согласно статьям 561, 563, 569 ГК РФ оформляются документы (акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение аудитора), определяющие состав имущества предприятия. Если в составе предприятия передается и право производить продукцию с использованием тождественного решения, то о наличии документа, удостоверяющего это имущественное право, обязательно должно быть указано.

Аналогично подлежит установлению и законность применения лицом права послепользования. Пункт 3 ст. 30.1 Патентного закона указывает, что любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента, приступило к использованию запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

В данном случае право послепользования возникнет у лица только на основе установления в судебном порядке факта начала использования лицом изобретения, полезной модели, промышленного образца в период между датой прекращения действия патента и датой публикации сведений о восстановлении действия патента, при этом должен быть установлен и объем использования объекта на указанную дату (абзац седьмой ст. 31 Патентного закона). Право послепользования - это право безвозмездно использовать без расширения объема использования объект промышленной собственности. Основанием возникновения этого права является судебное решение, в котором должны быть указаны дата начала использования объекта промышленной собственности и объем безвозмездного использования.

Если к лицу, использующему объект промышленной собственности, патентообладатель предъявит после восстановления действия патента исковое требование о прекращении нарушения патента и лицо не будет иметь судебного решения, устанавливающего объем безвозмездного использования объекта промышленной собственности, исковое требование подлежит удовлетворению на основе п. 1 ст. 10 Патентного закона. Никто не вправе использовать запатентованный объект без разрешения патентообладателя, если только действия в соответствии с законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя. Действия послепользователя (преждепользователя) не являются нарушением прав патентообладателя только в объеме безвозмездного использования запатентованного объекта, который и подлежит установлению судом. Поэтому формально подлежит удовлетворению исковое требование патентообладателя о прекращении нарушения патента (п. 2 ст. 14 Патентного закона), поскольку лицо использует запатентованный объект с нарушением закона, т.е. без установления объема безвозмездного использования.

Объем безвозмездного использования может быть установлен и на основе соглашения патентообладателя и послепользователя.

Следует отметить, что законодатель не использует в норме п. 3 ст. 30.1 Патентного закона категорию добросовестности. Действия лица в период между датой прекращения действия патента и датой публикации в официальном бюллетене о восстановлении действия патента следует признавать правомерными и добросовестными. В связи с этим тот объем, который лицо в этот период освоило или в котором сделало приготовления к такому освоению, и является объемом безвозмездного дальнейшего использования запатентованного объекта (правом послепользования). В то же время ст. 12 Патентного закона применяет категорию добросовестности, несмотря на то что все действия по созданию и использованию или приготовлению к использованию тождественного решения должны были иметь место до даты приоритета. В любом случае все действия лица до даты приоритета, т.е. до даты, когда заявка на объект промышленной собственности подана не была, следует рассматривать также правомерными и добросовестными. Поэтому если законодатель признает за лицом право использовать тождественное техническое решение в силу факта его создания лицом до даты приоритета при условии использования его или приготовления к использованию до даты приоритета, то применение категории добросовестности к действиям лица до даты приоритета лишено смысла <*>. До даты приоритета объекта промышленной собственности лицо однозначно не знало и знать не могло не только о запатентованном изобретении, полезной модели, промышленном образце, но и о поданных на них заявках.

<*> Это отмечал и Э.П. Гаврилов. См.: Гаврилов Э.П. О преждепользовании // Вопросы изобретательства. 1990. N 11.

Противоречивость формулировки правила о преждепользовании связана с применением в ней тождественных правовых категорий: добросовестности по отношению к "использованию и независимости создания объекта" с указанием совершения этих действий на дату приоритета. Если законодатель в норме ст. 12 Патентного закона все-таки применяет категорию добросовестности, то очевидно, что речь должна идти об определении объема использования не до даты приоритета, а после даты приоритета запатентованного объекта, а возможно, и после даты выдачи патента. До даты приоритета действия однозначно добросовестны.

Поскольку российское законодательство признает за лицом права на тождественное решение в силу факта создания независимого тождественного решения до даты приоритета запатентованного объекта, остается решить вопрос, на какую дату - до даты приоритета или после даты приоритета - определять объем безвозмездного использования лицом этого тождественного решения. По существу речь идет о двух самостоятельных формулировках правил права преждепользования.

Если в формулировке нормы ст. 12 Патентного закона применять категорию добросовестности, то объем использования или приготовления к использованию следует определять на дату после даты приоритета запатентованного объекта. Если же использование и приготовление к использованию определять до даты приоритета, то из формулировки нормы этой статьи следует исключить категорию добросовестности, как лишенную смысла.

Норма ст. 12 Патентного закона может быть в следующей редакции: "Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца (слово "добросовестно" исключить. - Г.Ч.) использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования". Если лицо до даты приоритета уже использовало объект, то, очевидно, и создало его до даты приоритета.

Если категорию добросовестности применять, то норма ст. 12 Патентного закона может быть в следующей редакции: "Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца создало независимо от его автора тождественное решение и добросовестно использовало его на территории Российской Федерации или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования". В данном варианте использование уже не "привязано" к дате приоритета, а оценивается из добросовестности действий лица. Сфальсифицировать создание тождественного решения до даты приоритета легче, чем сфальсифицировать использование его до даты приоритета. Права патентообладателя в большей степени защищает первая формулировка, а вторая в большей мере дает повод для злоупотребления правом.

В любом случае в Законе необходимо четко обозначить, что основанием возникновения у лица права преждепользования (послепользования), т.е. права безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения объема такого использования, может являться либо решение суда, либо соглашение сторон - безвозмездный неисключительный лицензионный договор, подлежащий регистрации в установленном порядке.

В заключение хотелось бы отметить еще одну правовую коллизию патентного законодательства при столкновении интересов национальных патентообладателей и преждепользователей, разрешающуюся не в пользу стабильности патентной формы охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в Российской Федерации. В абзаце пятнадцатом п. 22.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение <*> отмечается, что при указании уровня техники для установления новизны изобретения включаются сведения о техническом средстве, ставшем известным в результате его использования. Применение этого положения патентного законодательства неразрывно связано с опубликованием сведений о заявке. Нормальное течение гражданского оборота предполагает, что после опубликования сведений о заявке заинтересованные лица подадут в Роспатент заявление, подтверждающее более раннее открытое использование заявленного изобретения.

<*> Утверждены Приказом Роспатента от 06.06.2003 N 82 // Российская газета. 2003. 8 окт.

Однако в литературе отмечается, что после официальной публикации в бюллетене Роспатента сведений о поданной заявке к патентным экспертам поступают считанные единицы обращений от заинтересованных лиц, в которых указывается на наличие источников информации, препятствующих выдаче патента, или сведений, подтверждающих более раннее открытое использование заявленного изобретения <*>. В то же время под использованием изобретения понимают действия, которые могут способствовать тому, чтобы сущность изобретения стала общедоступной; отмечается, что факт продажи изделия сам по себе является достаточным для того, чтобы продаваемый товар считался общедоступным <**>.

<*> См.: Джемаркян В.Ю. Указ. соч. С. 18 - 19.
<**> Там же. С. 134.

Иными словами, признание за лицом права преждепользования в судебном порядке либо на основе соглашения связано для патентообладателя с риском признания его патента недействительным.

В литературе высказывается мнение, что "право преждепользования по российскому законодательству не позволяет аннулировать отвечающий всем условиям патентоспособности патент, а лицо, доказавшее наличие у него права преждепользования, тем не менее не имеет возможности расширить объем использования своей продукции или технологии" <*> без приведения доказательств утверждения о невозможности аннулировать патент. По сути дела так и должно быть закреплено в законодательстве, хотя бы исходя из того, что в Российской Федерации патентная экспертиза изобретений отсроченная, т.е. патент выдают не под ответственность заявителя без проведения экспертизы по существу, что характерно для явочной патентной экспертизы. Государственный орган, выдавая патент, тем самым подтверждает, что на момент его выдачи техническое решение отвечает условиям патентоспособности.

<*> См.: Джемаркян В.Ю. Состоявшееся открытое использование как фактор, порочащий новизну изобретения: (Российская действительность и зарубежный судебный опыт). М., 2002. С. 4; Он же. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения: теория и практика предотвращения недобросовестной конкуренции. М., 2002. С. 10.

В то же время в развитие ситуации столкновения интересов патентообладателя и преждепользователя предлагается следующее: "В качестве первого шага для быстрой защиты собственного производства от необоснованных претензий (патентообладателя. - Г.Ч.) можно подать встречный иск о признании права преждепользования, что предотвратит вынесение судебного решения о прекращении нарушения действующего патента. Но одновременно с этим необходимо подготовить и подать материалы для аннулирования патента и представить доказательства состоявшегося более раннего открытого использования технического средства... в котором применено запатентованное изобретение" <*>. Признание права преждепользования, тем более судом, - это и есть доказательство более раннего использования.

<*> Джемаркян В.Ю. Указ. соч. С. 11.

Получается, что нет необходимости торопиться получать патент, нести затраты на его приобретение и поддержание в правовой силе. Достаточно фактического использования технического решения, а если кто-либо предъявит требование "о якобы имеющем место нарушении исключительных прав" <*>, можно установить факт преждепользования. "После признания судом состоявшегося введения изделия в хозяйственный оборот законным путем можно оспорить мешающий патент на основании установленного таким образом факта отсутствия новизны" <**>.

<*> Там же. С. 133.
<**> Там же. С. 134

Возникает вопрос: каким образом обеспечивается стабильность и жизнедеятельность патентной системы, поощряются и поддерживаются изобретатели и патентообладатели? Очевидно, законодательство должно содержать положения, исключающие признание недействительным патента на основе установления факта преждепользования. Законодательство должно поощрять нормальное течение гражданского оборота, признавать исключительный характер прав из патента и их нерушимость.

Если лицу что-либо мешало получить патент на свое имя либо со своей стороны в разумные сроки подать сообщение в патентную экспертизу об открытом использовании заявленного изобретения, препятствующее выдаче патента на имя другого лица, это лицо должно нести риск последствий своих действий; особенно если лицо является профессиональным участником гражданского оборота (предпринимателем - ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ) и в его интересах проводить патентный поиск, отслеживать патентную ситуацию в интересующей его области.

Требование же лица о признании патента недействительным на основе установленного им факта преждепользования и только в силу того, что патентообладателем к этому лицу было предъявлено требование о нарушении патента, по сути своей является актом недобросовестной конкуренции. Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (с изм. от 02.10.79) обязывает страны Евросоюза обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах.

По смыслу ст. 10 ГК РФ требование признать патент недействительным на основе установления факта преждепользования является злоупотреблением права с прямым умыслом нанести ущерб интересам патентообладателя, и патентное законодательство, очевидно, должно такое злоупотребление правом прямым указанием в законе исключать.

Если законодатель вводит в законодательство правовую конструкцию права преждепользования, наделяет лицо правом безвозмездно использовать техническое решение в определенном объеме в силу установленного юридического факта, то четко должны быть определены порядок, основание и условия возникновения права.

В патентном законодательстве следует ввести правило, исключающее признание патента недействительным на основе установления права преждепользования как обеспечительную меру защиты от недобросовестной конкуренции.