Мудрый Юрист

Об объеме права преждепользования: законодательство и судебная практика

Глазунова К.Д., юрист Nevsky IP Law (г. Москва).

Статья К.Д. Глазуновой, юриста Nevsky IP Law, посвящена теме, активно обсуждаемой в последнее время в связи с возникающими в судебной практике вопросами. Автором проводится анализ ряда существующих в отечественном законодательстве и судебной практике вопросов, связанных с рассмотрением споров о праве преждепользования. В статье освещены наиболее актуальные проблемы определения объема права преждепользования, способы их решения, предлагаемые как отечественными, так и зарубежными правоприменителями, а также тенденции развития отечественной судебной практики. Статья представляет интерес не только для студентов, изучающих право интеллектуальной собственности, но и для практикующих юристов.

Ключевые слова: патентное право, право преждепользования, ограничение монополии патентообладателя, объем охраны, объем использования тождественного патенту решения, качественный критерий, содержание объема использования.

The paper by K. Glazunova, lawyer at the Nevsky IP Law company, focuses on a topic that has recently become widely disputed due to issues arising in actual court cases. The author analyzes the questions that are present in the current Russian law and legal precedents related to disputes involving the right of prior use. The paper covers the most vital problems linked to defining the scope of the right of prior use, the possible solutions to these problems proposed by Russian and foreign law enforcement, and the trends in Russian legal precedents. The article is interesting both for active lawyers and for students that study the intellectual property right.

Key words: patenting law, right of prior use, restriction of patent holder monopoly, scope of protection, scope of usage of a solution equivalent to patent, qualitative criterion, scope of use.

Современное российское общество заинтересовано в инновационном развитии экономики. Государство, в свою очередь, обязано создавать все необходимые условия для этого.

В условиях рыночной экономики, высокой степени конкуренции и стремительного развития технологий одной из главных задач государства выступает обеспечение защиты интересов всех участников научного и технического творчества. Успешность выполнения этой задачи зависит от того, насколько законодателю и правоприменителю удастся обеспечить баланс частных и публичных интересов, а также частных разнонаправленных интересов субъектов изобретательской деятельности.

Наиболее остро для экономического оборота стоит проблема защиты прав субъектов параллельного научно-технического творчества. Именно решению этой проблемы служит такой институт патентного права, как право преждепользования.

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы - это такие результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые закрепляются за лицом в силу признания этих прав компетентным органом путем регистрации. Возникновение прав на результаты интеллектуальной деятельности в силу создания свойственно авторскому праву.

Однако нормами международного права и в соответствии с ними законодательством разных стран предусмотрены случаи, когда права на объекты промышленной собственности возникают в силу их создания. Так, в ст. 4 (B) Конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), предусмотрено, что "права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза" [1]. В российском законодательстве, а именно в ГК РФ, институт патентного права, о котором идет речь в указанной норме Парижской конвенции, именуется правом преждепользования.

Данный институт существует в России с XIX в. и нашел свое закрепление еще в Манифесте Александра I "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах" от 17 июня 1812 г. [2]. Кроме того, в Полном собрании законов Российской империи с 1649 г. в томе XXXII на с. 357 содержится Высочайше утвержденное мнение Государственного совета под N 25.145 "О привилегии, дарованной компании на винокурение по методу Адама и Берара и о праве компании преследовать тех, кто начнет производить винокурение по обнародовании той привилегии", в тексте которого указано следующее: "Компания не может никого лишать права производить винокурение по системе Адама и Берара, если кто оное начал до обнародования Высочайшего рескрипта, и что на основании правила о привилегиях на изобретения, которые имеют быть изданы от Правительства, и по коим должно выдать компании и привилегию, может она преследовать только, кто начнет производить винокурение по методу Адама и Берара по обнародовании уже Высочайшего рескрипта, компании данного" [3].

В настоящее время право преждепользования регулируется ст. 1361 ГК РФ. Данный институт представляет собой право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному, которое предоставляется при соблюдении всех условий, названных в законе. Если провести аналогию с правом собственности, оно выступало бы в качестве некоего "права сервитута в патенте" [4].

Право преждепользования - это своего рода ограничение чужого исключительного права. Такое ограничение монополии обладателя патента вызвано необходимостью обеспечить баланс интересов между двумя субъектами технического, изобретательского труда. Это подчеркивал и Конституционный Суд РФ, поставив право преждепользования в один ряд с возможностью признания патента недействительным в качестве сдерживания беспрецедентной монополии патентообладателя "в целях обеспечения баланса интересов всех участников технического и научного творчества" [5].

Однако в отличие от признания патента недействительным, право преждепользования не имеет публичного значения, а защищает интересы лишь лица, являющегося носителем права. Соответственно, действия преждепользователя не будут считаться нарушением прав патентообладателя, поскольку "право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права" [6]. Таким образом, право преждепользования выступает не столько вариантом свободного использования в смысле ст. 1359 ГК РФ, сколько противопоставлением самому патенту.

Право преждепользования предоставляет возможность использовать далее тождественное патенту решение без каких-либо выплат в пользу патентообладателя, тем самым ущемляя его монополию. Однако такая "привилегия" не может быть безграничной, т.к. необходимо обеспечить баланс интересов патентообладателя и преждепользователя. Именно с этой целью законом устанавливаются некоторые ограничения.

Согласно п. 1 ст. 1361 ГК РФ преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. Это значит, что права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки.

Важно понимать, что объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден. Объем - категория конкретная и не терпящая абстрактных значений. Однако на практике суды не всегда придерживаются этой позиции.

Так, по одному делу Арбитражный суд г. Москвы пришел к выводу о наличии у ответчика права преждепользования, но не смог установить объем дальнейшего использования, расценив чрезмерные запросы ответчика как "требование о признании на будущее права на безвозмездное использование" [7]. Данная формулировка по своему содержанию отражает сущность института права преждепользования, но что этим хотел сказать суд, все же непонятно. Тем самым суд установил наличие права преждепользования, не установив при этом объем дальнейшего использования.

Однако Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев данное дело в порядке кассационного производства, пришел к выводу об отсутствии у ответчика права преждепользования в связи с недоказанностью запрашиваемого объема. В качестве доказательства ответчик предоставил лишь договор о дальнейшем производстве, в котором прописал якобы объем дальнейшего использования, однако доказательств реальной возможности производства в таком объеме продукции суду представить не смог [8].

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что объем должен быть определенным и реально исполнимым, а в отсутствие установленного объема право преждепользования невозможно, поскольку преждепользователь не имеет права самостоятельно расширять его. Для установления реальной возможности производства должны приниматься во внимание не только декларативные установки в договорах о намерениях, но и целый комплекс технической документации, подтверждающей наличие необходимых для заданного объема мощностей.

В практике российских арбитражных судов проблема содержания объема использования тождественного патенту решения состоит также в том, является ли эта категория количественной или качественной.

Понимание объема использования тождественного патенту решения как категории, имеющей качественное содержание, формируется на основании сопоставления положений п. 2 ст. 1354 ГК РФ о том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели, с положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ о том, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели. Понимание объема использования как категории, имеющей количественное содержание, заключается в определении в соответствующих единицах измерения объема выпускаемой производителем или ввозимой импортером продукции (штуки, килограммы, метры и т.д.) в определенный период времени.

По сути, здесь идет речь о характере ограничений объема использования, которые устанавливаются судом для преждепользователя. Сложившаяся в настоящее время отечественная судебно-арбитражная практика исходит из того, что объем преждепользования представляет собой количественную категорию [9; 10]. Однако в ряде случаев суд принимает решение на основании того, что объем использования тождественного патенту решения может определяться как качественная категория [11]. Но надо отметить, что такое понимание в практике не устоялось - суды ограничиваются установлением объема в конкретных единицах.

Вопрос о количественном или качественном содержании объема использования обсуждался на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 4 апреля 2014 г. В ходе дискуссии стало очевидно, насколько разнообразны мнения о понимании категории содержания объема дальнейшего использования. Так, И.А. Зенин отметил, что видятся ограничения в "качественной плоскости". В то же время, по его мнению, если право преждепользования признано за преждепользователем в судебном порядке, то ограничений по осуществлению такового быть не должно. Он также уточнил, что придерживаясь качественной категории объема использования, он подразумевает соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и, соответственно, преждепользователя и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения [12]. Н.Л. Сенников отметил, что речь идет о количестве единиц продукции, которые можно считать допустимым производить. То есть в данном случае, по его мнению, речь идет о количестве продукции, предусмотренной планом выпуска продукции до получения патента, и это будет определять, сколько можно производить непосредственно и после того, как "право преждепользования... зарегистрировано и начинает действовать". В данном случае необходимо "учитывать потенциал и количество работников, обеспечивающих производство на этом станке" [12]. О.А. Городов указал на то, что термин "использование изобретения, полезной модели или промышленного образца" имеет двоякий смысл или, говоря другими словами, использование указанных объектов допускает две формы реализации. Использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в первом значении можно условно назвать техническим или качественным, а во втором значении - хозяйственным или количественным. Он также указал, что использование в техническом смысле всегда должно предшествовать использованию в хозяйственном смысле. В.Ю. Бузанов обратил внимание на еще одну проблему - допустимых форм и способов использования. Он справедливо заметил, что преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур [12].

В ходе обсуждения выяснилось, что единой позиции по данному вопросу нет.

В таких случаях правоприменитель нередко обращается к зарубежному опыту. В отношении вопросов патентного права приемлемым представляется обращение к практике германских судов, поскольку на сегодняшний день ФРГ - государство с развитым современным патентным законодательством. Суд по интеллектуальным правам, изначально создаваемый по образцу Федерального патентного суда Германии (Мюнхен), во многих вопросах ориентируется именно на судебную практику ФРГ, поэтому логично предполагать, что дальнейшая отечественная судебная практика будет развиваться с учетом достижений германских судов.

Так, в практике германских судов выработано определенное понимание количественного и качественного критериев, используемых при установлении ограничений объема использования тождественного решения по праву преждепользования.

В одном из решений Верховного суда ФРГ указано, что усовершенствования, произведенные преждепользователем и выходящие за пределы объема прежнего (первоначального) использования, запрещаются в тех случаях, когда они непосредственно посягают на тот объем изобретения, который охраняется патентом [13]. Объем изобретения, охраняемого патентом - это непосредственно объем охраны, который в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Таким образом, названная правовая позиция Верховного суда ФРГ позволяет сделать вывод о том, что германские суды при определении ограничений права преждепользования должны руководствоваться качественным критерием.

Существует и иной подход. Так, в решениях германских земельных судов можно встретить следующую позицию: право преждепользования ограничено таким способом использования и/или формой осуществления использования, которые преждепользователь фактически использовал или осуществил необходимые приготовления к скорейшему использованию [14]. Это значит, что преждепользователь может осуществлять дальнейшее безвозмездное использование решения только таким способом, каким он использовал его до выдачи соответствующего патента. Однако отклонения от формы использования по праву преждепользования допускаются, но только в случае, если оно не имеет отношения к смыслу тождественного решения [15]. Из этого следует, что ограничение права преждепользования по способу использования тождественного решения является ограничением по качественному критерию, поскольку способ использования неразрывно связан с целями, для которых создавалось тождественное решение (смыслом решения), а соответственно, и основными его характеристиками (признаками).

Относительно количественного критерия германские суды также имеют определенную правовую позицию. Как следует из судебной практики, право преждепользования не ограничивается по количеству. Это значит, что преждепользователь может предпринимать производственные расширения [16].

Как указывалось ранее, отечественные суды исходят из того, что объем дальнейшего использования является категорией, имеющей количественное содержание. Однако в Справке по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. (далее - Справка) и являющейся рекомендацией арбитражным судам при рассмотрении таких споров, отражено и количественное, и качественное содержание.

Так, в Справке указано, что "расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели (изменение признаков, изменение применения по определенному назначению продукта, изменение назначения продукта или способа, изменение способов получения продукта и др.) или промышленного образца (изменение существенных признаков изделия или совокупности признаков) влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование" [17]. Данное положение отражает качественное содержание пределов.

"При этом количественное изменение объема выпускаемой продукции не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования. Для определения такого количества арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить финансово-экономическую экспертизу" [17].

Таким образом, следует сделать вывод о том, что суды Германии в отличие от отечественных судов при установлении пределов (ограничений) права преждепользования руководствуются именно качественным критерием.

Однако Суд по интеллектуальным правам, следуя немецкой практике, не просто рекомендует арбитражным судам руководствоваться, помимо количественного, также качественным пониманием объема права преждепользования. Он задает направление, тенденцию развития всей дальнейшей практики по рассмотрению споров о праве преждепользования.

Понимание объема права преждепользования как категории, имеющей качественное содержание, представляется более правильным, поскольку право преждепользования характеризует определенное отношение между изобретателем-преждепользователем и обладателем патента по поводу тождественных решений. В свою очередь, тождество определяется совпадением всех признаков, содержащихся в формулах этих решений. Соответственно, объем использования по праву преждепользования имеет прежде всего качественное содержание.

В российском законодательстве не содержится указания на тот или иной подход в определении содержания объема права преждепользования. Количественный подход, выработанный судебной практикой, позволяет говорить о том, что право преждепользования вовсе не относится к интеллектуальным правам, исходя из чего является экономической категорией и выступает в качестве особой гарантии защиты прав инвесторов.

Однако этот подход представляется не совсем верным. Исходя из качественного понимания право преждепользования - это прежде всего правовая категория, направленная на защиту, в том числе экономических интересов.

На это следует обратить внимание отечественным правоприменителям. Учет опыта германских судов в решении данного вопроса поспособствует выработке нашими судами грамотной правовой позиции и наиболее правильному заполнению пробела, существующего в законодательстве.

Литература

  1. Конвенция по охране промышленной собственности. Париж, 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979) // Закон. 1999. N 7.
  2. Манифест от 17 июня 1812 г. "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах" // СПС "Гарант" (дата обращения: 19.04.2015).
  3. Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Том XXXII, 1812 - 1815. С. 357. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 19.04.2015).
  4. Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: НКЮ УССР, 1928. С. 237.
  5. Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. N 966-О-П // ВКС РФ. 2008. N 2.
  6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // БВС РФ. 2007. N 7.
  7. Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2016 г. по делу N А40-189533/14. URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 23.07.2016).
  8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2016 г. по делу N А40-189533/2014. URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 23.07.2016).
  9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2013 г. по делу N А44-6472/2012. СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 20.04.2015).
  10. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 1 ноября 2011 г по делу N А65-25161/10. СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 20.04.2015).
  11. Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28 декабря 2010 г. по делу N А76-8486/2010-4-359. СПС "Гарант" (дата обращения: 23.07.2016).
  12. Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 4 апреля 2014 г. URL: http://ipc.arbitr.ru/ (дата обращения: 19.04.2015).
  13. BGH, Urteil vom 13. November 2001 - X ZR 32/99. URL: http://www.lexetius.com/ (дата обращения: 20.04.2015).
  14. , Urteil vom 25. April 2013, Az. 4b O 270/09. URL: http://www.duesseldorferarchiv.de/ (дата обращения: 21.04.2015).
  15. Georg Benkard / . PatG, 10. Auflage. C.H. Beck, . 2006. § 12 Rn. 22.
  16. Rudolf Busse (Hrsg.) / Alfred Keukenschrijver (Hrsg.). Patentgesetz. De Gruyter Kommentar. 7. Auflage. Berlin, 2012. § 12 Rdnr 39.
  17. Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования, утвержденная постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. N СП-21/14. URL: http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/ (дата обращения: 19.04.2015).