Мудрый Юрист

Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию

/"Патенты и лицензии", 2016, N 7/
Э.П. ГАВРИЛОВ

Гаврилов Э.П. - доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Москва, sirill@mail.ru), полагает, что ст. 1486 ГК РФ содержит серьезные неточности, практика ее применения несовершенна, а текст этой статьи должен быть существенно изменен.

Ключевые слова: статья 1486 ГК РФ, товарный знак, исключительное право на товарный знак, неиспользование товарного знака, прекращение правовой охраны товарного знака.

The effects of trademark use: the practice of application of article 1486 of the Civil Code and suggestions for its improvement

E.P. Gavrilov

E.P. Gavrilov, Doctor of law, Professor of the Department of Civil and Entrepreneurial Law National Research University "Higher School of Economics" (Moscow, sirill@mail.ru), believes that article 1486 of the Civil Code of the Russian Federation contains serious inaccuracies, its implementation is imperfect, and the text of the article should be substantially changed.

Key words: article 1486 of the Civil Code of the Russian Federation, trademark, exclusive right to trademark, non-use of trademark, termination of legal protection of a trademark.

Часть I

Статья 1486 ГК РФ "Последствия неиспользования товарного знака" является одной из самых широко востребованных практикой статей, относящихся к праву на товарный знак. Впрочем, такой же востребованной была и ее правопредшественница - ст. 22 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

На протяжении 25 лет существования норм о досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования ежегодно возникало и рассматривалось несколько сотен таких споров. До конца 2011 г. эти споры рассматривались первоначально в административном порядке - в Высшей патентной палате, а затем - в Палате по патентным спорам. После этого спор мог быть перенесен в суд, а с начала 2012 г. эти споры рассматриваются в арбитражном суде - Суде по интеллектуальным правам. Большое число таких дел, естественно, вызывает многочисленные практические комментарии и теоретические отклики <1>.

<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 846 - 851 (автор - Э.П. Гаврилов); Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 704 - 709 (автор - В.В. Орлова); Гаврилов Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // Хозяйство и право. 2014. N 11. С. 36; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: Учебно-практ. коммент. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 747 - 750 (автор - А.П. Сергеев); Мухамедшин И.С. Использование товарного знака: теоретические и практические аспекты // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. N 2. С. 31.

Несмотря на большую судебную практику, которая совсем недавно была обобщена <2>, на многочисленные предложения, содержащиеся в доктрине, жаркие судебные споры вокруг этой статьи продолжаются, а практика ее применения не является устойчивой и единообразной. В этой связи представляется полезным и с теоретической, и с практической точек зрения внимательно проанализировать эту статью и наметить пути ее совершенствования.

<2> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. // Патентный поверенный. 2015. N 6. С. 11. Прекращению правовой охраны товарного знака посвящены п. п. 38 - 42 этого Обзора.

Права на товарные знаки

Товарные знаки указаны в ст. 1225 ГК РФ как один из объектов, на которые признаются гражданские интеллектуальные права. Интеллектуальные права на товарные знаки сводятся к имущественному исключительному праву (ст. 1226 ГК РФ). Никакие иные интеллектуальные права на товарные знаки прямо в ГК РФ не предусмотрены. Конечно, никаких личных неимущественных прав на товарные знаки не существует, но если считать право на получение патента самостоятельным гражданским правом, то должно быть признано в качестве самостоятельного также и право на регистрацию обозначения товара в качестве товарного знака.

Исключительное право на товарный знак в России

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории России исключительное право на товарный знак признается и действует, во-первых, если товарный знак зарегистрирован федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и, во-вторых, "в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации".

Что касается регистрации товарных знаков в указанном федеральном органе, то здесь все ясно: таким органом является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), который регистрирует примерно 80% всех новых товарных знаков, ежегодно получающих правовую охрану в России. Более сложно ответить на вопрос: о каком международном договоре России, в соответствии с которым в нашей стране признаются права на товарные знаки, идет речь? Фактически существуют три таких международных договора. Самый главный из них - Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г. На его основе в России регистрируется почти 20% новых ежегодно регистрируемых товарных знаков. Есть еще два международных договора, на основе которых в России появляются исключительные права на товарные знаки. Хотя число этих прав незначительно, тем не менее назову эти международные договоры: Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. На основе ст. 6 bis этой Конвенции в России возникают и действуют исключительные права на общеизвестные товарные знаки. В ст. 1508 ГК РФ, содержащей отсылку к международному договору Российской Федерации, имеется в виду именно Парижская конвенция.

Статья 1486 ГК РФ, к анализу которой мы переходим, относится к охраняемым на территории России товарным знакам независимо от того, на каком основании возникла и осуществляется эта охрана. В этой связи употребляемые в п. 1 ст. 1486 словосочетания: "товары, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован", а также "в течение любых трех лет после его государственной регистрации" следует понимать широко. Здесь имеется в виду не только регистрация товарного знака в Роспатенте, но и регистрация знака в Международном бюро в соответствии со ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению, а также решение Роспатента о предоставлении правовой охраны общеизвестному товарному знаку на основе ст. ст. 1508 и 1509 ГК РФ.

Конечно, в дальнейшем ныне применяемые в ст. 1486 ГК РФ формулировки должны быть уточнены. Следует говорить не о регистрации товарного знака (и уж тем более не о "государственной регистрации" знака), а о моменте возникновения исключительного права на товарный знак (либо о "моменте возникновения исключительного права на товарный знак в полном объеме", поскольку некоторые элементы исключительного права на товарный знак возникают в России с даты приоритета заявки, а в некоторых зарубежных странах - с начала использования товарного знака).

Обязанность использования товарного знака

По сути, ст. 1486 ГК РФ устанавливает обязательное использование охраняемого в России товарного знака. О возможности установления в национальном законодательстве такого требования говорится в нескольких международных договорах России. Так, часть С (1) ст. 5 Парижской конвенции начинается словами: "Если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, [то] регистрация может быть аннулирована" и т.д. В данном контексте слово "страна" означает: "страна, к которой применяется настоящая Конвенция" (ст. 1 (1) Конвенции), слова "зарегистрированный товарный знак" означают "охраняемый товарный знак", а слова "аннулирование регистрации" - "прекращение правовой охраны товарного знака". Пункт (1) части С был включен в Парижскую конвенцию на Гаагской конференции 1925 г.

Пункт 1 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (приложение 1С к Соглашению о создании Всемирной торговой организации) гласит: "Если использование [товарного знака] является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована" и т.д. И в данном случае регистрация означает предоставление правовой охраны товарному знаку, а слово "аннулирование" - прекращение правовой охраны.

Наконец, в согласованных заявлениях, принятых дипломатической конференцией по заключению Договора о законах о товарных знаках (Женева, 10 - 28 октября 1994 г.), говорится: "3. При принятии статьи 13 [Договора о законах о товарных знаках от 27 октября 1994 г.] дипломатическая конференция исходила из понимания, согласно которому никакие положения настоящего договора не препятствуют применению договаривающейся стороной требований ее законодательства в отношении использования знака, который является объектом регистрации, при условии, что соблюдение таких требований не является необходимым в рамках процедуры продления этой регистрации".

Из приведенных выше текстов международных договоров, участницей которых является Россия, следует, что национальное российское законодательство вправе установить следующее правило: "Если охраняемый товарный знак не используется в течение определенного времени, то его правовая охрана может быть прекращена".

Именно такая норма содержится в ст. 1486 ГК РФ. К сожалению, эта норма прямо и непосредственно здесь не зафиксирована, а потому приходится выводить ее путем толкования закона. Это существенный недостаток действующего законодательства, который следовало бы исправить.

Следует различать обязательное использование товарного знака как условие продления охраны в отношении того товарного знака, который охраняется, и обязательное использование обозначения, которое претендует на получение правовой охраны в качестве товарного знака. О последнем случае обязательного использования говорится в ст. 15 Соглашения ТРИПС: "3. Страны-члены [ВТО] могут поставить возможность регистрации [товарного знака] в зависимость от использования".

Действующее российское законодательство такого требования не предъявляет: получить правовую охрану своего товарного знака может как лицо, которое ранее использовало определенное обозначение в качестве товарного знака, так и лицо, которое такое обозначение не использовало.

Можно ли говорить, что правовая охрана товарного знака вследствие его неиспользования прекращается досрочно?

В п. 1 ст. 1486 ГК РФ два раза указывается на то, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена вследствие неиспользования знака досрочно. Точно так же в подпункте 3 п. 1 ст. 1514 ГК РФ решение, принимаемое в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, именуется решением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи сего неиспользованием. Уместно ли применять во всех этих случаях термин "досрочно"?

Как известно, вопрос о сроках действия любых исключительных прав урегулирован в ст. 1230 ГК РФ, где говорится: "Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом".

Таким образом, в соответствии с этой нормой исключительные права в зависимости от сроков их действия делятся на срочные и бессрочные. К числу срочных относятся исключительные права, для которых в ГК РФ установлены определенные сроки действия. Эти сроки могут быть разбиты на отдельные периоды, но тем не менее по истечении определенного предельного срока они всегда и неизбежно прекращают действовать. Напротив, для бессрочных прав никакого предельного срока не установлено. Они могут действовать бесконечно долго, хотя и могут быть разбиты на отдельные периоды времени.

Отдельные периоды времени, которые могут быть предусмотрены в отношении действия как тех, так и других исключительных прав, установлены в чисто фискальных, налоговых целях: для сохранения действия исключительных прав в каждый из таких периодов должны уплачиваться государственные пошлины. Пошлины могут взиматься за каждый год действия исключительного права или за иной промежуток времени. И если такая пошлина не будет уплачена, исключительное право, принадлежащее определенному лицу, прекратится.

В рассматриваемом нами случае исключительное право прекращается, если товарный знак некоторое время не используется. Прекращение действия исключительного права в случае неиспользования товарного знака может быть названо "досрочным", если оно имело место до наступления основного, предельного срока его действия. Но поскольку для товарных знаков никаких предельных сроков действия исключительных прав не установлено, нельзя говорить, что в данном случае исключительное право прекратилось досрочно.

Проще всего доказать бессрочный характер действия исключительного права на общеизвестный товарный знак: в п. 2 ст. 1508 ГК РФ прямо указывается, что "правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно". Но эта норма применима и для всех других категорий товарных знаков. В ст. 1491 ГК РФ устанавливается, что исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки, но на основе заявления обладателя исключительного права этот период может быть продлен на последующие 10 лет. В последующем такие заявления могут подаваться неограниченное число раз. Из этой нормы со всей очевидностью следует, что никакого предельного срока действия исключительного права на товарный знак нет. А это означает, что нельзя говорить и о досрочном, то есть наступившем ранее предельного срока прекращении исключительного права на товарный знак. Что касается ст. 1491 ГК РФ, то ее следовало бы назвать "Периоды действия исключительного права на товарный знак". В п. п. 2 и 3 этой статьи термин "срок" следовало бы заменить терминами "период" и "первоначальный/очередной период".

Как должен использоваться товарный знак, чтобы его охрана не была прекращена вследствие неиспользования?

Попытаемся дать ответ на этот вопрос, опираясь на текст п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Несколько упростив его, мне удалось сформулировать такой ответ, состоящий из трех фраз.

Использованием товарного знака считается осуществление действий, указанных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Исключение составляют те из указанных здесь действий, которые не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

При этом использованием считается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов.

Смысл этих фраз не совсем ясен. Поэтому попытаемся их пояснить. В п. 2 ст. 1484 ГК РФ указаны действия по размещению товарного знака:

на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, иным образом вводятся в гражданский оборот на территории России, хранятся или перевозятся с этой целью, ввозятся на территорию России;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе;

в Интернете: в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, в п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака, гарантирующее, что исключительное право на него не будет прекращено вследствие неиспользования, понимается очень широко.

Обратимся теперь ко второй фразе нашего ответа на поставленный вопрос. Она значительно сужает эту сферу. Из этой фразы следует, что любые действия, перечисленные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, только тогда являются действиями, исключающими возможность признания товарного знака неиспользованным, когда эти действия связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот. (Следует считать, что здесь имеется в виду гражданский оборот на территории России. В будущем это обстоятельство обязательно должно быть отражено в ГК РФ.) Иными словами, из второй фразы очевидно, что любое действие, указанное в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, только тогда гарантирует, что исключительное право на товарный знак не будет прекращено по причине его неиспользования, когда это действие находится в непосредственной связи с введением в гражданский оборот самого товара, в отношении которого действует это исключительное право. То есть сам товар непременно должен находиться в гражданском обороте.

Это то, что можно назвать фактическим использованием товарного знака, в отличие от номинального использования, в котором участвует товарный знак как определенное обозначение, а сам товар отсутствует. Самый простой и яркий пример фактического использования - наличие в гражданском обороте товара, маркированного товарным знаком. В этом примере товарный знак прямо и непосредственно связан с товаром (например, изображение товарного знака выдавлено (оттиснуто) на кожаном изделии, а этикетка приклеена к товару, причем прочным клеем). Любые иные действия, перечисленные в п. 2 ст. 1484 ГК РФ (например, изготовление упаковок с изображением товарного знака, любая реклама товара, помещение в Интернете сообщений о возможности приобрести товары с определенным товарным знаком), никаких гарантий не дают, если сами товары фактически не продаются, не выставляются для продажи, не участвуют в гражданском обороте.

Смысл и содержание третьей фразы нашего ответа ясны и понятны, чего нельзя сказать об окончании этой нормы. Окончание этой нормы (оно было мною опущено) устанавливает, что изменения отдельных элементов товарного знака не только должны не менять существа товарного знака, но и не должны ограничивать охрану, предоставленную товарному знаку. Приведенное окончание этой нормы (содержащееся в самом конце фразы п. 2 ст. 1486 ГК РФ) не поддается дешифровке, хотя может послужить основой научного гадания. Поэтому его мы комментировать не будем.

Вернемся, однако, к существу нормы, устанавливающей, что использование товарного знака с изменениями его отдельных элементов, не меняющими существа товарного знака, считается использованием товарного знака по ст. 1486 ГК РФ. Смысл и существо этой нормы, как уже отмечалось, ясны и понятны. Но вот сама эта норма явно не на месте. Она должна применяться не только при решении вопроса о том, следует ли прекратить действие исключительного права на товарный знак вследствие его фактического неиспользования, но и в других случаях установления сферы действия исключительного права на товарный знак, в частности, указанных в ст. ст. 1477, 1481, 1483, 1484, 1485, 1492, 1496 ГК РФ. Полагаю, что ошибочное включение в ст. 1486 ГК РФ нормы о том, что использование товарного знака с изменениями его отдельных несущественных элементов является использованием товарного знака, объясняется тем, что в Парижской конвенции эта норма помещена в п. (2) части С ст. 5, который непосредственно следует за п. (1) части С. А в п. (1) содержатся нормы о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Следует, однако, учитывать, что п. (1) был включен в Парижскую конвенцию в 1925 г., а п. (2) - в 1934 г. Это свидетельствует о том, что нормы, содержащиеся в п. п. (1) и (2) не являются взаимосвязанными. Этого не понял российский законодатель. Следует считать, что последняя часть нормы, ныне содержащейся в п. 2 ст. 1486 ГК РФ (она начинается со слов "а также использование товарного знака с изменениями его отдельных элементов"), должна быть помещена в ст. 1484 ГК РФ. Что касается концовки этой нормы (начинающейся словами "и не ограничивающим охрану"), которая, как было отмечено, не может быть "дешифрована", то ее следует либо исключить совсем, либо дать в редакции, содержащейся в п. (2) части С ст. 5 Парижской конвенции.

/"Патенты и лицензии", 2016, N 8/

Часть II Кто может подать заявление в суд о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования?

В п. 1 ст. 1486 ГК РФ указывается, что "заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд...". В предшествующей редакции этой нормы, действовавшей в 2008 - 2011 гг., указывалось, что такое заявление могло быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам. А в 1992 - 2007 гг. предусматривалось, что его может подать любое лицо.

Роспатент в 2009 г. разъяснил понятие "заинтересованное лицо". Имеются некоторые сомнения относительно того, имело ли право патентное ведомство давать разъяснения, касающиеся этого понятия. Во-первых, следует учитывать, что, в принципе, вопросы использования охраняемых товарных знаков находятся вне компетенции Роспатента. Во-вторых, спор по поводу использования или неиспользования охраняемого товарного знака является спором о гражданском праве, а потому после завершения административной процедуры по его рассмотрению решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде (ст. 11 ГК РФ). В этой связи толкование понятия "заинтересованное лицо" могло быть дано Роспатентом только по согласованию с Верховным Судом (или с ВАС РФ). Но мы этот вопрос анализировать не будем, поскольку разъяснение Роспатента о понятии "заинтересованное лицо" с 2012 г. утратило силу: федеральная служба более не рассматривает эти споры.

В настоящее время в судебной практике господствует мнение, что заинтересованным должно считаться лицо, которое имеет какой-то особый интерес в том, чтобы исключительное право на данный товарный знак было признано прекратившимся. Считаю такой подход принципиально неверным: заинтересованным должно считаться любое лицо, подавшее заявление в арбитражный суд и уплатившее при этом государственную пошлину. Постараюсь аргументировать свою позицию.

  1. Товарные знаки - важный элемент рынка, гражданского оборота. Они позволяют покупателям, потребителям правильно ориентироваться на рынке, отбирать и приобретать качественные товары, использовать качественные услуги. Товарные знаки не являются объектами, которые имеют значение только в сфере предпринимательских отношений, как, например, бездокументарные ценные бумаги, фирменные обозначения (если они не выполняют роли товарных знаков) и коммерческие обозначения. Иными словами, они имеют не узкое значение только в сфере предпринимательских отношений, а широкое, общегражданское значение. Поэтому как использование, так и неиспользование товарных знаков затрагивают интересы всех участников гражданского оборота. Все они - заинтересованные лица.
  2. Принципиально правильный подход, в соответствии с которым таким заинтересованным лицом может быть любое юридическое лицо, независимо от целей его деятельности, предусмотренных в его учредительном документе. При этом любое юридическое лицо может быть заинтересованным лицом в отношении любого неиспользуемого товарного знака. С другой стороны, принципиально неправильным представляется подход, в соответствии с которым любой обычный гражданин, не являющийся предпринимателем, никогда, ни при каких условиях (a priori) не может быть признан заинтересованным лицом, ибо он не является гражданином-предпринимателем.

Но между обычными гражданами - не предпринимателями (а именно они составляют основной массив покупателей, приобретающих товары, маркированные товарными знаками) и гражданами-предпринимателями никакой великой китайской стены нет. Обычный гражданин легко может стать гражданином-предпринимателем, который будет продавать и перепродавать, перевозить, перерабатывать товары, маркированные товарными знаками, производить работы или оказывать услуги, маркированные знаками обслуживания, которые, как известно, являются разновидностью товарных знаков. Что же получается? Сегодня этот обычный гражданин никак не может быть признан заинтересованным лицом, а завтра, оформив государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ), он чудодейственным образом в принципе может быть причислен к кругу заинтересованных лиц? Уверен, что такой подход, по сути, есть лишение или ограничение правоспособности и дееспособности гражданина, что недопустимо (ст. 22 ГК РФ).

  1. Абсолютно недопустимы также любые попытки ограничить круг заинтересованных лиц путем установления "реального намерения лица, подавшего заявление в суд, фактически использовать оспариваемый товарный знак". Взятые в кавычки слова представляют собой общую тенденцию, проявляющуюся в многочисленных судебных актах. Иными словами, это общий судебный подход.

Я прекрасно понимаю его благородные мотивы. Замечу, что слово "благородные" я употребляю без кавычек: это действительно благородные, высокие мотивы. Эти благородные мотивы, напомню, состоят в том, чтобы бороться с лицами, которые пытаются отнять товарный знак у его прежнего владельца, а затем могут перепродать втридорога другому лицу (может быть, даже прежнему владельцу). Но сами они не имеют ни намерения, ни возможностей фактически использовать товарный знак. Такие юридические лица, регистрирующие на свое имя массу товарных знаков без реального намерения дальнейшего их использования, давно известны. По сути их действия являются недобросовестными (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Если применять к этим лицам западную терминологию, то их следует называть товарно-знаковыми троллями. Существуют также патентные тролли и даже авторско-правовые тролли. Слово "тролль" обычно означает по-русски "домовой", "гномик, настроенный враждебно к человеку".

Товарнознаковые тролли регистрируют на свое имя огромное число ходовых слов русского языка, а также известных имен в качестве товарных знаков для самых разных товаров. Сами эти организации и не думают их использовать. Они эти знаки перепродают либо предоставляют на них лицензии. Часто они шантажируют изготовителей товаров и других участников реального рынка, угрожая им судебными процессами по поводу якобы имеющего место нарушения их товарных знаков. В результате этого они получают большие суммы по "мировым соглашениям". Иными словами, эти тролли тралят рынок товарных знаков, пытаются поймать здесь "рыбу" и часто получают большие прибыли. Но, конечно, на самом деле все их операции являются недобросовестными, а деятельность носит паразитический характер.

Вернемся к оспариванию действия охраняемых товарных знаков в связи с их неиспользованием. Иногда заявления о досрочном прекращении правовой охраны таких товарных знаков подаются товарнознаковыми троллями. И вот тут-то суды начинают с ними бороться и выдвигать требования о заинтересованности: заявитель должен доказать свои реальные возможности и действительные намерения фактически использовать оспариваемый товарный знак.

Уверен, что такая борьба негодная и бесполезная. Если уж выяснять заинтересованность заявителя, его реальные возможности и действительные намерения, то делать это надо в отношении любого заявителя, желающего зарегистрировать любой товарный знак: "Hie Rogit, hie salto!" ("Вот основные пункты наших разногласий!"). В настоящее время само понятие "заинтересованность" лица, подающего заявление по ст. 1486 ГК РФ, и судебные толкования этого понятия касаются по сути дела последующей стадии приобретения заявителем прав на товарный знак, который он отнял у прежнего владельца. Этот важный вопрос выходит далеко за пределы анализируемой нами ст. 1486 ГК РФ, а потому он не исследуется.

Общий вывод таков: бороться с такими недобросовестными троллями, очевидно, надо на стадии подачи любых заявок на получение правовой охраны товарных знаков. Что касается ст. 1486 ГК РФ, то право подачи заявления о прекращении охраны неиспользуемого товарного знака должно быть предоставлено любому лицу, в том числе и патентному поверенному.

Форма и содержание заявления, подаваемого в арбитражный суд

Подаваемое в соответствии со ст. 1486 ГК РФ в арбитражный суд заявление должно представлять собой исковое заявление, ответчиком по которому является обладатель права на товарный знак (на дату подачи иска). В нем должен быть указан неиспользуемый товарный знак, период, в течение которого он не используется, а также содержаться требование о прекращении правовой охраны данного товарного знака в связи с его неиспользованием. В заявлении могут быть указаны товары, в отношении которых товарный знак не используется.

После получения такого искового заявления, возможно, по отдельному ходатайству истца, арбитражный суд должен уведомить Роспатент (или другой орган, по решению которого товарный знак стал охраняться) о поступившем заявлении. Роспатент обязан сделать об этом отметку в Государственном реестре товарных знаков РФ или в Перечне общеизвестных товарных знаков в РФ (на основе ст. 8.1 ГК РФ) либо оповестить об этом Международное бюро ВОИС. После таких отметок новые владельцы оспариваемого товарного знака не должны иметь права вступить в судебный процесс без согласия истца-заявителя.

Указанный в заявлении период неиспользования товарного знака в ходе судебного разбирательства не может быть изменен. Его продолжительность должна быть более трех лет (минимально три года и один день). Правовая охрана товарного знака подлежит прекращению, если на день, предшествующий дню подачи иска, товарный знак не использовался.

Какие лица должны использовать товарный знак, чтобы его правовая охрана не была прекращена?

Ответ на этот вопрос содержится в п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Чтобы правовая охрана товарного знака не была прекращена, товарный знак должен использоваться: правообладателем, либо лицензиатом, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. При этом под правообладателем имеются в виду как нынешний правообладатель, так и все предшествующие правообладатели права на товарный знак (разумеется, в пределах спорного периода), а под лицензиатами - лицензиаты всех этих правообладателей. Конечно, периоды времени, в течение которых правообладатели (или лицензиаты) считаются таковыми, определяются по отметкам в государственном реестре или в ином правоустанавливающем документе. Использование за пределами этих периодов не должно учитываться. Но тут, однако, есть некоторые нюансы.

Известно, что, например, Роспатент должен вносить отметки в Государственный реестр товарных знаков РФ о новом владельце товарного знака или о лицензиате в течение определенных сроков. Если эти сроки не соблюдены не по вине правообладателя (например, регистрация произведена не через два месяца после подачи заявления, а через четыре), то права правообладателя могут быть ущемлены. В частности, если исходить из сведений, содержащихся в государственном реестре, такой товарный знак может быть признан неиспользуемым. Чтобы этого избежать, правообладатель может доказывать в суде, что товарный знак фактически использовался, а сведения, указанные в государственном реестре, неточны.

Пояснения заслуживает и третья категория лиц, которые могут использовать товарный знак, причем это использование исключает возможность прекращения исключительного права на товарный знак по ст. 1486 ГК РФ. Что это за "другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя"? В научной литературе даются различные ответы на этот вопрос, причем многие из них являются фантазийными, искусственно придуманными. Следует полагать, что под эту категорию подпадают товарные знаки, используемые по сублицензионным договорам, договорам агентирования, доверительного управления имуществом и коммерческой концессии. Трудно, однако, согласиться с высказываемым в доктрине мнением, что к этой категории относятся и случаи, когда в гражданском обороте находятся товары, маркированные товарными знаками, права на которые исчерпаны (ст. 1487 ГК РФ), поскольку гражданский оборот этих товаров находится вне рамок контроля правообладателя.

Распространяются ли нормы об обязательном использовании на знаки обслуживания?

Ранее было высказано мнение, что содержащиеся в Парижской конвенции нормы об обязательном использовании товарных знаков не распространяются на знаки обслуживания, "хотя представляется разумным применять указанные положения [п. (1) части C ст. 5 Конвенции] и к знакам обслуживания" <1>. Если исходить из текста действующей редакции ст. 1486 ГК РФ, то также следует сделать вывод, что эта статья не распространяется на знаки обслуживания. Дело в том, что знаки обслуживания индивидуализируют не товары, а услуги, которые не воплощаются в материальных предметах (вещах, товарах). Использование знака обслуживания не может быть связано непосредственно с введением в гражданский оборот товара (то есть определенного материального объекта), а ведь именно такие действия составляют фактическое использование товарного знака, как это предусмотрено в ст. 1486 ГК РФ. Однако ст. 16 "Знаки обслуживания" Договора о законах по товарным знакам гласит: "Любая договаривающаяся сторона применяет к знакам обслуживания соответствующие положения Парижской конвенции в отношении товарных знаков и регистрирует их".

<1> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс, 1977. С. 92.

В этой связи, опираясь на ст. 7 и на п. 2 ст. 1477 ГК РФ, мы приходим к выводу, что действие ст. 1486 ГК РФ должно распространяться и на знаки обслуживания. При этом в п. 2 ст. 1486 ГК РФ следовало бы включить после слов "не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот" слова "(для товарных знаков) или непосредственно с предоставлением услуг (для знаков обслуживания)".

Дата, в которую правовая охрана товарного знака должна считаться прекращенной

Если после рассмотрения поступившего заявления арбитражный суд выносит решение о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, надо определить, на какую именно дату она прекратила свое существование. По моему мнению, это должна быть дата поступления в арбитражный суд заявления о прекращении правовой охраны товарного знака. Именно в эту дату произошло правонарушение - неиспользование товарного знака в течение более трех лет подряд. Именно в эту дату правонарушение получило подтверждение - в суд поступило заявление. Поэтому именно на эту дату правовую охрану товарного знака следует считать прекратившейся.

Любое иное решение этого вопроса (например, если исходить из того, что правовая охрана товарного знака прекращается на дату вступления в силу судебного акта) может создать серьезные трудности. В частности, становится неясным, может ли владелец товарного знака добровольно отказаться от правовой охраны после подачи заявления в суд, обязан ли он подать заявление о продлении срока действия исключительного права в соответствии со ст. 1491 ГК РФ, можно ли после подачи предусмотренного в ст. 1486 ГК РФ заявления в суд заключать договоры об отчуждении права или лицензионные договоры и какова будет их дальнейшая судьба.

Все эти обстоятельства говорят в пользу того, что прекращение правовой охраны товарного знака происходит (и должно происходить) именно в день подачи в суд заявления о досрочном прекращении правовой охраны, разумеется, при условии, если суд найдет его обоснованным. Эта норма должна быть прямо указана в ГК РФ, а сама дата, очевидно, должна указываться в судебных актах.

Чрезвычайные обстоятельства, извиняющие неиспользование товарного знака

Во втором абзаце п. 3 ст. 1486 ГК РФ указывается: "При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам". Эта норма изложена не совсем ясно, а потому заслуживает тщательного анализа.

Ее общий смысл сводится к тому, что ответчик (обладатель права на товарный знак) может представить в суд доказательства, свидетельствующие о том, что он, правообладатель, не мог использовать товарный знак по каким-то объективным причинам. И тогда суд обязан отклонить требование о прекращении правовой охраны товарного знака. Таким образом, при наличии таких доказательств суд обязан отклонить исковые требования. Следовательно, в данных условиях не будет никакого зависящего от усмотрения суда (дискреционного) права признать или не признать иск: суд обязан его отклонить. Поэтому выражение, гласящее, что судом "могут быть приняты во внимание [такие] обстоятельства", является неточным.

Теперь попытаемся определить, какие обстоятельства свидетельствуют, что товарный знак не может использоваться. Это должны быть какие-то чрезвычайные обстоятельства, которые объективно сделали невозможным его использование. К таковым можно отнести арест счетов правообладателя, объявление его банкротом и т.п. При этом должны учитываться и чрезвычайные обстоятельства, которые имели место в хозяйстве исключительного лицензиата. Вместе с тем, если обладатель права на товарный знак необоснованно отказался выдать лицензию другому лицу на его использование, а сам не смог использовать товарный знак по объективным причинам, то такое неиспользование не может быть признано извинительным.

Предлагаемая редакция ст. 1486 ГК РФ

Действующая редакция ст. 1486 ГК РФ требует совершенствования. Предлагаем изложить эту статью следующим образом:

"Статья 1486. Обязанность фактического использования товарного знака

1. Обладатель исключительного права на товарный знак до истечения трех лет с момента возникновения у него исключительного права на товарный знак должен начать фактическое использование товарного знака и не допускать перерывов в таком использовании, превышающих трехлетние периоды времени.

Фактическим использованием товарного знака считаются осуществляемые правообладателем, лицензиатом или другим лицом, действующим под контролем правообладателя, действия, указанные в ст. 1484 ГК РФ, если они непосредственно связаны с введением в гражданский оборот товаров (для товарных знаков) или предоставлением услуг (для знаков обслуживания), на которые распространяется правовая охрана товарного знака.

2. Если товарный знак не используется фактически, как это предусмотрено в п. 1, то любое лицо вправе оспорить действие правовой охраны товарного знака путем подачи иска в арбитражный суд и потребовать прекращения правовой охраны товарного знака. Иск должен быть заявлен до того момента, когда товарный знак станет фактически использоваться.

3. Бремя доказывания фактического использования товарного знака лежит на правообладателе.

4. Если товарный знак не используется фактически лишь в отношении части товаров или услуг, на которые распространяется правовая охрана, товарный знак прекращает свое действие в отношении только этой части товаров (услуг).

5. В случае удовлетворения иска правовая охрана считается прекратившейся с даты подачи иска.

6. Если товарный знак не использовался фактически в связи с чрезвычайными, независящими от правообладателя обстоятельствами, действие правовой охраны товарного знака не может быть прекращено".

Список литературы

  1. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Проспект, 1977.
  2. Гаврилов Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ) // Хозяйство и право. 2014. N 11.
  3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: Учебно-практ. коммент. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016.
  4. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009.
  5. Мухамедшин И.С. Использование товарного знака: теоретические и практические аспекты // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. N 2.
  6. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.