Мудрый Юрист

Оценка эквивалентности: вопросы терминологии и методологии

/"ИС. Промышленная собственность", 2016, N 6/
Е. УСТИНОВА

Устинова Е., к.х.н., патентовед (г. Санкт-Петербург).

Патентовед, к.х.н. Е. Устинова рассматривает подходы к оценке эквивалентности признаков, предлагаемые отечественными специалистами, которые основаны на авторских интерпретациях положений советской Инструкции 1974 г. По мнению автора, предлагаемые методы вступают в принципиальное противоречие с принятой в международной патентной практике и реально работающей многие десятилетия методологией применения ДЭ. Подчеркивается, что толкования, получившие широкое распространение как в специализированных печатных изданиях, так и в Интернете, приводят не только к искажению сути ДЭ, но и к нарушению фундаментальных принципов патентного права.

Ключевые слова: эквивалентные признаки, доктрина эквивалентов, эквивалентность воплощений, принцип правовой определенности, нарушение патента, фундаментальные принципы патентного права, объем прав.

E. Ustinova (Ph. D. in Chemistry), patenting expert, reviews the approaches to evaluation of equivalency of attributes suggested by domestic experts as based upon their own interpretations of the respective Soviet Instruction written in 1974. She finds these approaches contradictory to globally accepted methodology used for decades. She stresses that the interpretations widespread in specific publications and online distort the essence of this methodology and violate the fundamentals of patenting law.

Keywords: equivalent attributes, doctrine of equivalents, equivalency of embodiment, principle of legal certainty, patent violation, fundamentals of patent law, scope of rights.

Обращаться с языком кое-как - значит и мыслить кое-как.

А.Н. Толстой

В более ранней работе "Доктрина эквивалентов: толкование статьи 1358 ГК РФ" автором настоящей статьи уже было сказано, что в зарубежной доктрине эквивалентов (далее - ДЭ) термин "эквивалентность" применяют, когда полагают, что продукт или способ эквивалентны запатентованному объекту изобретения, а оценка эквивалентности является предметом спора (доказательства) в суде. Возвращение к этой теме и другим аспектам ДЭ связано, в первую очередь, с тем, что в российских источниках информации раскрываются методы оценки эквивалентности, искажающие суть реальной доктрины (здесь и далее - в значении "действующей и работающей в ряде стран"). В частности, речь идет об изменении смысла и значения терминов, принятых в ДЭ и устоявшихся в международной практике, которое приводит к нарушению не только лексических норм, но и норм патентного права. Прежде всего, обращаем внимание на то, что аббревиатура ДЭ раскрывается в зарубежных источниках информации и как доктрина эквивалентности, и как доктрина эквивалентов. Однако из контекстов ясно, что понимание сущности доктрины остается одинаковым, без признаков разночтений. Только в работе [1] утверждается, что термин "доктрина эквивалентов" является ошибочным и следует говорить о "доктрине эквивалентности" <1>.

<1> The following comments refer to the extent of protection, also called "scope of protection" of German patents and European patents granted for Germany. In particular, the basic principles for an extended patent claim interpretation with the so-called "doctrine of equivalence" (not "doctrine of equivalents" as erroneously used by many authors) will be discussed.

О какой ошибке идет речь и насколько это важно для понимания и изложения существа вопроса? Очевидно, имеется в виду лингвистическая неточность. Из толковых словарей известно, что термин "доктрина" означает "совокупность положений, принципов и взглядов на проблему в соответствующей области", а "принцип", в свою очередь, означает "основное исходное положение какой-либо научной системы, теории, политического устройства и т.п.". Ни принцип, ни доктрина не сочетаются с именем существительным "эквивалент", обозначающим конкретное понятие, но вполне соотносятся с именем существительным "эквивалентность", обозначающим нечто отвлеченное (сравните: принципы эквивалентов и принципы эквивалентности). При общем одинаковом понимании сути ДЭ раскрытие этой аббревиатуры как доктрина эквивалентов оказывается не более чем стилистической погрешностью профессиональной лексики, что никак не отражается на взаимном понимании существа вопроса. Однако все оборачивается иначе в условиях распространения ошибочных представлений о сути доктрины, о чем подробнее сказано в [2; 3]. Также автором настоящей статьи было обращено внимание на утверждение В.Ю. Джермакяна о том, что эквивалентность оценивается не в отношении сравниваемых способов, а в отношении признака, который заменен [4].

С другой стороны, в статье В.Ю. Джермакяна "Необоснованное расширение объема прав" отмечается, что "нельзя рассматривать эквивалентность сравниваемых средств в отрыве от объекта в целом. Необходимо исследовать их заменяемость в конкретном случае, при решении определенной технической задачи и установить, какие новые и неочевидные свойства приобрел технический объект".

Во-первых, как представляется, здесь правильнее говорить о том, что эквивалентность признака не может быть рассмотрена сама по себе, на что совершенно справедливо указывает Ю.И. Буч в своей статье "Другие уроки одной экспертизы": "Сами по себе признаки не могут быть эквивалентными или неэквивалентными. Эквивалентность проявляется только в случае замены признаков конкретного изобретения в конкретном продукте или способе".

Во-вторых, заменяемость как раз относится именно к признакам, а не к целому объекту, и должна быть, согласно реальной ДЭ, обнаружена в общеизвестных источниках информации, после чего исследуется эквивалентность объектов. Вопрос о том, что на самом деле гласит закон (ст. 1358 ГК РФ) подробно рассмотрен автором в статье "Доктрина эквивалентов: толкование статьи 1358 ГК РФ". В любом случае в законе не сказано ни что такое эквивалентность признаков, ни как ее оценивать.

Определения понятия "эквивалентные признаки", принятые в зарубежной практике, содержат условия, которые свидетельствуют о том, что эквивалентные признаки - это не что иное, как признаки, которые обеспечивают эквивалентность воплощений. И по-иному быть не может, поскольку при нарушении оценивается объем прав, обеспечиваемый патентной формулой, которая характеризует объект изобретения в целом. Это требование содержится в любом патентном законодательстве, в том числе в п. 2 ст. 1354, п. 2 ст. 1375, п. 2 ст. 1376 ГК РФ, ссылки на которые имеются в ст. 1358 ГК РФ. Суды, рассматривая споры о нарушении, решают вопрос эквивалентности воплощений, что подтверждается классической европейской судебной практикой, например, делом Epilady VIII: "Использование изобретения признается эквивалентным, если на момент приоритета специалист, обладающий общими знаниями в данной области и состоянием уровня техники, упомянутым в описании патента, без применения творческих усилий сможет найти на основании формулы изобретения заменяющие признаки в качестве средства решения, имеющего ту же самую функцию...

Использование изобретения признается эквивалентным, если средний специалист с помощью его знаний в данной области на дату приоритета способен найти вариант средства в качестве эквивалента для решения проблемы, лежащей в основе изобретения, на основе анализа, связанного со значением формулы изобретения, т.е. изобретения, охарактеризованного в ней" <2>.

<2> Equivalance in Patents, the Helsinki Symposium, organized by the Finnish Group of AIPPI 7 - 9 March 1999. - NIR 3/1999, p. 459.

Доктрина эквивалентов представляет собой совокупность принципов, приемов и понятий и не ограничивается определением понятия "эквивалентные признаки".

Представляется, что существует необходимость более подробного рассмотрения вопроса о соотношении понятий "эквивалентность воплощений" и "эквивалентность признаков". Дело в том, что в зарубежных источниках информации можно встретить на первый взгляд противоречащие друг другу тезисы, которые при отсутствии достаточно полных сведений могут быть истолкованы неверно. Эта информация представлена ниже в виде прямых цитат, чтобы по возможности исключить разночтение. В первую очередь представлены сведения, из которых со всей определенностью следует, что при применении ДЭ требуется доказать, что замена признака привела к эквивалентному воплощению, которое может быть включено в объем патентной формулы (объект в целом):

  1. "В патентном праве термин "эквивалентность" обычно используется в ситуации, когда полагают, что продукт или способ (оспариваемое нарушение) является эквивалентным изобретению, представленному в патенте, и, следовательно, охватывается объемом защиты, хотя буквально притязанием не покрывается" [5] (Прим. - Здесь и далее выделено автором).
  2. "Многие исследования показывают, что понятие "эквиваленты" в доктрине эквивалентов относится к эквивалентности между изобретением и обвиняемым в нарушении продуктом или способом. Согласно первоначальной доктрине эквивалентов продукт или способ, который не нарушает условия патентного притязания буквально, может, тем не менее, нарушать его, если существует эквивалентность между обвиняемым в нарушении продуктом или способом и заявленным изобретением" [6].
  3. "Область охраны патентом по Патентному закону Германии 1981 г. распространяется, как правило, на эквиваленты изобретения, охраняемого формулой изобретения, и включает в себя решения, которые средний специалист в данной области может признать имеющими такой же эффект на основании своих профессиональных знаний и анализа изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения" [7].
  4. "При определении объема защиты согласно ст. 14 Патентного закона 1981 г. Германии допустима защита, когда нарушающий объект и запатентованный объект являются эквивалентными. Расширение объема защиты за пределы словесного выражения с целью включения эквивалентных воплощений, несмотря на значительные различия в законах некоторых государств, соответствует правовому понятию ст. 69 ЕПК" [8].

В то же время существуют источники, содержащие положения, которые, как может показаться, противоречат указанным выше. Это особенно показательно в случае ДЭ США, в частности в отношении тройного теста (функция, путь, результат).

Так, согласно приведенным формулировкам тест относится к признакам (элементам) патентной формулы:

  1. "В США ДЭ применяется к индивидуальным признакам патентной формулы, а не к изобретению в целом. В деле Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. (1997) указано, что различие между признаками нарушающего объекта и буквальными признаками запатентованного объекта должно быть несущественным. Различие может быть признано несущественным, если признак нарушающего объекта соответствует так называемому тройному тесту: выполняет по существу такую же функцию, по существу таким же путем, достигает по существу такого же результата" <3>.
<3> http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/574541#United_States.
  1. Решение по делу N 95-728, Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical. Cite as 117 Supreme Court Reporter, 1040 (1997) содержит следующую формулировку: "a) Каждый признак, содержащийся в формуле изобретения, считается существенным для определения объема запатентованного изобретения, поэтому доктрина эквивалентов должна применяться к отдельным признакам формулы изобретения, а не к изобретению в целом. 35 U.S.C.A. § 112. b) Анализ роли, которую играет каждый признак в контексте конкретного патентного притязания, позволит суду присяжных определить, соответствует ли заменяющий признак функции, методу (пути) и результату признака, заявленного в формуле изобретения, или же заменяющий признак играет роль, по существу отличную от роли заявленного признака для целей ДЭ" [9].

Если ДЭ изучать, например, только по "Википедии" или по вырванным из контекста судебных дел фразам, то вполне можно решить, что при установлении нарушения оценивается эквивалентность признаков, а не эквивалентность воплощений. Однако не стоит торопиться с выводами, поскольку согласно более подробным описаниям методологии применения ДЭ тройной тест относится к продуктам и способам.

Первый пример. Специалистами фирмы патентных поверенных O'Banion & Ritchey <4> был опубликован следующий алгоритм действий:

<4> http://www.intellectual.com/infringement.htm.

"При анализе нарушения патента определяется, "читается" устройство или способ предполагаемого нарушителя в патентной формуле буквально или они входят в объем с применением доктрины эквивалентов.

Шаги анализа таковы:

  1. Выясняется объем буквального выражения патентной формулы.
  2. Проводится сравнение с якобы нарушающим объектом (устройство или способ) и определяется, есть ли буквальное нарушение.
  3. Если оно отсутствует, то выясняется объем по доктрине эквивалентов.

Доктрина эквивалентов - это созданная судами доктрина, содержащая тест существенной идентичности, состоящий из трех частей ("функция, путь, результат") и осуществляемый в три стадии:

  1. определяется, достигает ли предположительно нарушающее устройство (способ) по существу такой же результат, как в запатентованном изобретении. Если нет, нарушение отсутствует;
  2. определяется, выполняет ли предположительно нарушающее устройство (способ) по существу такую же функцию, как в запатентованном изобретении. Если нет, то нарушение отсутствует;
  3. определяется, действует ли предположительно нарушающее устройство (способ) по существу таким же путем, как в запатентованном изобретении. Если нет, нарушение отсутствует. При применении этого теста каждый элемент формулы должен быть сравнен с предположительно нарушающим объектом, чтобы определить, содержит ли он такой же элемент или его реальный эквивалент (substantial equivalent). Таким реальным эквивалентом элемента является элемент, который позволяет нарушающему объекту работать по существу таким же путем, как в изобретении, при этом рассматривается природа, цели и качества (свойства) элемента, а также его соответствующая структура в нарушающем объекте.
  4. При определении, является ли устройство, квалифицируемое истцом как нарушающее патент, таковым на основании доктрины эквивалентов, важно рассмотреть, кроме функции, способа осуществления и результата, следующий вопрос: известно ли было специалистам о взаимозаменяемости ингредиента, не раскрытого в патенте, и запатентованного ингредиента (35 U.S.C. § 271 a).
  5. Иными словами, для того чтобы обнаружить нарушение с применением ДЭ, необходимо сравнить элемент за элементом запатентованное изобретение и нарушающий объект, но не изобретения в целом".

Второй пример. Апелляционный суд США Федерального судебного округа (дело N 94-1243, G Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG Co. Cite as 54 Federal Reporter, 3d series, 1570 (Fed. Cir. 1995)) постановил следующее <5>:

<5> С различными формулировками в отчетах судов США можно ознакомиться в работе Е.А. Устиновой, О.В. Челышевой [9].

"Устройство, квалифицируемое истцом как нарушающее патент, которое не нарушает патент буквально, может нарушать его на основании доктрины эквивалентов, если оно для получения того же самого результата выполняет такую же функцию и таким же путем по существу; только в том случае, если предположительно нарушающий продукт имеет конструкцию, которая соответствует или, по меньшей мере, эквивалентна всем признакам пункта формулы изобретения, характеризующего данную конструкцию, этот продукт может быть признан нарушающим на основании доктрины эквивалентов".

Представляется, что считать тезис "ДЭ применяется к индивидуальным признакам, а не к изобретению в целом" противоречащим и несовместимым с тезисом "эквивалентность в ДЭ относится к эквивалентности между изобретением и нарушающим продуктом или способом" - значит глубоко заблуждаться. Надо понимать, что и то и другое имеют место в процессе применения ДЭ, когда последовательно осуществляются этапы оценки факта нарушения патента, и оба являются элементами общего методологического подхода к оценке эквивалентности воплощений. Это видно из методики, изложенной патентными поверенными фирмы O'Banion & Ritchey. Здесь смысл первого тезиса заключается в том, что нельзя применять тест с первого шага непосредственно к продукту или способу, поскольку при этом будет опущена обязательная оценка буквального нарушения, которая требует рассмотрения каждого признака. Кроме того, подчеркивается то обстоятельство, что нельзя осуществлять замену объекта целиком. К такому случаю ДЭ неприменима! Если же обнаружена замена признака в патентной формуле, то первым условием любой ДЭ является установление известности взаимозаменяемости признаков среднему специалисту, что не связано непосредственно с целым объектом. Это условие так называемой технической эквивалентности, но не эквивалентности признаков. Смысл второго тезиса предопределен тем непререкаемым обстоятельством, что оценка факта нарушения патента осуществляется по результатам толкования патентной формулы, характеризующей объект в целом. Эти результаты должны показать правомерность расширения объема патентной формулы за пределы буквального толкования. Если бы доказательство эквивалентности воплощения было первым шагом, то это привело к возможности признания эквивалентными объектов, охарактеризованных совершенно разной совокупностью признаков, лишь бы имело место одинаковое назначение (функционирование) и технический результат. Например, две гербицидные композиции, состоящие из разных компонентов, могли бы быть признаны эквивалентными только потому, что они выполняют одинаковую функцию с одинаковым эффектом. Поэтому в ДЭ подчеркивается замена признака, но не объекта, в то же время эквивалентным элементом является такой элемент, который позволяет рассматривать два воплощения как эквивалентные, что, собственно, и является доказательством правомерности расширенного толкования объема защиты.

Принципы ДЭ содержат и такие требования, которые относятся непосредственно к отдельному признаку. В первую очередь и в обязательном порядке признаки должны быть известны среднему специалисту в технике в качестве взаимозаменяемых технических средств или в качестве средств, обладающих обычно одинаковой функциональностью. При этом в судебных решениях и в публикациях подчеркивается, что одной взаимозаменяемости недостаточно для установления факта нарушения <6>. Кроме того, взаимозаменяемость средств (признаков) в области техники должна легко устанавливаться или быть общепризнанной, т.е. не нуждаться ни в тщательных поисках, ни в глубоком анализе. Только при таких условиях можно переходить к доказательству эквивалентности признаков. Последовательная и обоснованная со всех сторон оценка нарушения патента с применением ДЭ подразумевает как оценку самого признака, так и оценку эквивалентности воплощений. Здесь по определению не существует противопоставления между "доказательством эквивалентности воплощений" и "доказательством эквивалентности признаков", а оценка эквивалентности предусматривает следующий порядок.

<6> Equivalance in Patents, the Helsinki Symposium, organized by the Finnish Group of AIPPI 7 - 9 March 1999. - NIR 3/1999, p. 459.

Установление известности взаимозаменяемости признаков патентной формулы и предположительно нарушающего объекта обычному специалисту в области техники, т.е. на основании именно его знаний. Последние в данном случае включают сведения из патентной формулы, описаний, чертежей и общеизвестных источников (справочников, учебников и т.п.). Информация, полученная с применением дополнительного поиска по всему уровню техники, а также требующая глубокого анализа, не входит в область знаний обычного специалиста. Это обязательное условие предопределено фундаментальным принципом патентного законодательства, который называется "принципом правовой определенности", в соответствии с которым патентная формула, характеризующая сущность изобретения и определяющая объем прав патентовладельца, должна толковаться с позиции и на основе знаний обычного специалиста. В противном случае будет иметь место нарушение прав третьих лиц.

Только после того, как на основе источников информации, не требующих ни исследования уровня техники, ни глубокого анализа самой информации, показано, что взаимозаменяемость известна, переходят к доказательству эквивалентности воплощений (технических решений), которое строится на основе принятого определения понятия эквивалентного признака.

Как видно, описанный подход, который вырабатывался в течение очень длительного периода и совершенствуется по отдельным вопросам до настоящего времени, последователен и соотнесен с принципами патентного права.

Хочется подчеркнуть, что это не личные умозаключения или толкования автора настоящей статьи, а конкретные сведения о реально действующей ДЭ. Надо сказать, что патентные законы многих стран до последнего времени не содержали даже упоминания об эквивалентах <7>. В нашей стране уже первая редакция Патентного закона РФ содержала указание на возможность использования эквивалентной замены при установлении факта нарушения патента, которое некоторые авторы совершенно безосновательно называют ДЭ. Как уже было сказано, ДЭ представляет собой совокупность принципов, приемов и понятий и не ограничивается определением понятия "эквивалентные признаки". К сожалению, из-за отсутствия достаточно полных представлений о ДЭ и неудачно изложенного в ст. 1358 ГК РФ указания о возможности эквивалентной замены были предложены российские варианты ДЭ [2]. В качестве нового подхода В.Ю. Джермакяном предусмотрено установление известности эквивалентности признаков, а О.Г. Морской и А.Д. Аверьяновым - известности факта замены [10], но не доказательство эквивалентности признаков, как это принято в международной практике и согласно фундаментальным принципам патентного права. Несостоятельность предложенных подходов к оценке факта нарушения патента с применением ДЭ была показана в более ранних работах автора настоящей статьи [2; 3], но поскольку именно такие подходы получили распространение как в профессиональной, так и в более широкой среде порой в разных и несовместимых вариантах, существует настоятельная необходимость в рассмотрении этого феномена.

<7> Equivalence in Patents, the Helsinki Symposium, organized by the Finnish Group of AIPPI 7 - 9 March 1999. - NIR 3/1999, p. 459.

Кроме того, ДЭ остается самой актуальной темой, что подтверждается как многочисленными зарубежными публикациями, так и активной деятельностью международных организаций (ВОИС, AIPPI).

Обсуждение варианта ДЭ, предложенного В.Ю. Джермакяном, на упомянутом выше юридическом ресурсе длилось около шести лет. Участники дискуссии, приняв на веру критерий известности эквивалентности признаков, что можно объяснить полным отсутствием иных сведений о ДЭ, кроме предложенных в статье В.Ю. Джермакяна "Какие признаки считать эквивалентными?", так и не получили ответ на вопрос, что такое эквивалентный признак. Это неудивительно, поскольку сложно обсуждать то, о чем так мало известно российскому сообществу патентоведов.

Литература

  1. Dr. Paul Tauchner. The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany [Электронный ресурс] // http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf.
  2. Устинова Е.А. Доктрина эквивалентов и ее российские варианты // Изобретательство. Том 14, 2014. N 6, 7, 8.
  3. Устинова Е.А. Юридический форум "Понятие эквивалентных признаков" ("просветительская" деятельность советников) // http://chempatlaw.pro/stati.
  4. Юридический форум портала "ЮрКлуб" // http://forum.yurclub.ru.
  5. Stenvik A. Protection of Equivalents under Patent Law - Theories and Practice // IIC. 2001. V. 32. N 1. P. 1 - 19.
  6. Klein A.P. The Doctrine of equivalents: Where it is now, what it is // JPTOS. 2001. July. Р. 515 - 521.
  7. Lederer F. Equivalence of Chemical Product Patents // IIC. 1999. V. 30. N 3. P. 275 - 284.
  8. Straus Joseph. The Development of Equivalence in Legal Theory and Case Law in Germany and after EPC // NIR 3/1999. Р. 459.
  9. Устинова Е.А., Челышева О.В. Доктрина эквивалентов: зарубежные публикации и судебная практика. М.: ИНИЦ "Патент", 2008.
  10. Морская О.Г., Аверьянов А.Д. Применение понятия "эквивалентный признак" при установлении факта использования изобретения (полезной модели). М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

/"ИС. Промышленная собственность", 2016, N 7/

Тема оценки эквивалентности технических решений получила развитие при обсуждении на портале "ЮрКлуб" <1>, что является живой иллюстрацией путаницы, к которой приводят попытки применить на практике критерий известности эквивалентных признаков.

<1> http://forum.yurclub.ru

Профессиональному сообществу было предложено обсудить вопрос о том, подпадает ли под действие патента, в котором описано изделие А, аналогичное изделие Б, в котором произведена перестановка двух элементов местами <2>.

<2> http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=35490&p=5664814

Далее было высказано предположение, что, скорее всего, суд воспользуется ДЭ и признает, что эти признаки являются эквивалентными, т.е. не совпадающими по форме, но совпадающими по функции и достигаемому результату. Поступившая поправка, а именно напоминание о том, что наряду с совпадением по функции и достигаемому результату необходимо, согласно закону, указать на известность эквивалентных признаков, собственно, и послужила поводом для дальнейших вопросов, мнений и рассуждений.

В ходе дискуссии обсуждались, в частности, такие вопросы:

Высказывалось мнение, что указание на источник такой информации - задача эксперта, поскольку он является специалистом в области техники и обязан знать, что такое эквивалентность. Что касается понятия эквивалентные признаки, то были рекомендованы определения из инструкций советского периода, что, якобы, давно прописано судами и неоднократно указывалось в работах В.Ю. Джермакяна.

Ответ на вопрос, который инициировал полемику, не входит в задачу автора настоящей статьи, но нельзя не отметить, что сама по себе ситуация интересна. Известно, что ДЭ применяется в случае замены признака, а не любого изменения патентной формулы, поэтому возникает вопрос: можно ли считать перестановку признаков заменой?

Что касается обсуждаемых вопросов, то они являются следствием единственного обстоятельства - все участники находятся в рамках "новой ДЭ" с ее критерием известности эквивалентности.

Ни один из этих вопросов не возникает в рамках реальной ДЭ, согласно которой более ста лет эквивалентность признаков доказывается в судебном споре, а не находится в известных источниках информации. Другими словами, в реальной ДЭ не существует такого понятия, как известность эквивалентности признаков. Однако имеет место известность взаимозаменяемости технических средств (признаков), которая устанавливается на основе знаний обычного специалиста в области техники, т.е. общеизвестных источников информации, и не требует исследования уровня техники. Более того, в ДЭ подчеркивается, что заменяемые средства (признаки) должны быть известны специалисту в конкретной области техники как обычно функционирующие одинаковым образом, в противном случае будет не соблюдено требование патентного законодательства в отношении толкования патентной формулы [1; 2].

Что касается того, что эксперт должен разбираться в эквивалентности в своей области и представлять соответствующий источник, то, очевидно, например, что объективно существующие знания специалиста-химика никакого отношения не имеют к эквивалентным признакам в патентном праве. Легко убедиться и в том, что термин эквивалентность многозначен и в каждой области (причем не только техники) имеет свой смысл, никоим образом не соотносящийся с тем значением, которое предполагается в патентном праве.

Советские инструкции уже рассматривались в работе [3], но поскольку многие специалисты предлагают опираться на них в случае применения ДЭ, то представляется целесообразным еще раз обратить внимание на некоторые важные аспекты. Они связаны с вопросами применения требований инструкций в современной практике и порядком осуществления оценки факта нарушения патента с помощью ДЭ. Наиболее часто упоминаются условия эквивалентности признаков или эквивалентной замены, изложенные в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения (1974 г.; далее - Инструкция):

"Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами).

Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены равноценными, известными в данной области". (Прим. - Здесь и далее выделено автором.)

Такая формулировка исключает возможность однозначного толкования по той причине, что в ней слова использованы не в соответствии с принятым значением (нарушены нормы лексики), следствием чего является противоречивость тезисов (нарушение логики). Речь идет о трех терминах: взаимозаменяемость, эквивалентность, равноценность. Согласно первому абзацу, взаимозаменяемые признаки (элементы) отождествлены с эквивалентными признаками (по тексту Инструкции - эквивалентами), поскольку известно, что словесная конструкция в скобках поясняет и расшифровывает. Во втором абзаце эквивалентность замены охарактеризована двумя условиями - сохранения сущности изобретения и достигаемого результата и известной в данной области техники равноценностью средств, т.е. признаков. Эту формулировку можно было бы считать верной, если вместо "равноценные" использовать слово "взаимозаменяемые". В таком случае имелось бы соответствие с реальной ДЭ и ситуацией в области техники, но осталось бы противоречие с первым абзацем. Обращаем внимание на то, что из трех обсуждаемых терминов только эквивалентность (признака, замены) является специальным, созданным в сфере патентного права понятием. Должно быть понятным, что специальный термин в любом случае должен быть согласован с общепринятым значением слова "эквивалент", а именно: равнозначный, равноценный, вполне заменяющий что-либо в каком-либо отношении <3>. Выделенные слова общего значения для каждой области будут иметь собственное содержание. В случае патентного права это условия сохранения технической сущности изобретения и достигаемого им результата, которые собственно и позволяют говорить о равнозначности (равноценности) технических решений. В свою очередь, равноценный - это равный, эквивалентный, равнозначный <4>. Таким образом, в общем лексическом значении эквивалентность, равнозначность и равноценность являются полными синонимами, в то время как взаимозаменяемость означает возможность или способность чего-либо равноценно заменять друг друга или способность замены одного устройства, детали, товара другим, который выполнит те же функции (толковый словарь Ефремовой Т.Ф.). Как видно, взаимозаменяемость - это лишь способность или возможность стать равноценностью или эквивалентностью. Небрежное обращение с терминами в правовом документе не позволяет сделать однозначных выводов о том, что такое эквивалентные признаки, а также что подразумевается под равноценными признаками, известными в области техники, и значит, что именно должно быть известно в области техники. Если равноценность толковать согласно общепринятому значению, т.е. как синоним эквивалентности, то текст во втором абзаце позволяет сделать вывод о том, что в области техники должны быть известны сведения о том, что при замене признаков в конкретной патентной формуле имеет место сохранение сущности и достигаемого результата. Но в таком случае остается противоречие с первым абзацем, а главное, такая формулировка является прямым нарушением одного из специально оговоренных в ДЭ принципов, согласно которому эквивалентные воплощения, известные из уровня техники, исключаются из сферы ее применения. Это непременное и обязательное требование реальной ДЭ обусловлено фундаментальным принципом любого патентного законодательства - в объем монополии (прав, обеспечиваемых патентной формулой) не может быть включено то, что известно из уровня техники. Получается, что условия, сформулированные в Инструкции, содержащие недопустимые для правовых документов нарушения норм лексики и логики, приводят к нарушению норм патентного права. Классическая логика говорит, что из противоречивого следует все, что угодно, и рассмотренные ниже публикации являются тому подтверждением.

По мнению авторов [4], согласно Инструкции "само по себе условие известности выходило за пределы решения вопроса об эквивалентности как таковой. Это условие должно было использоваться после констатации эквивалентности признаков (определяемой с точки зрения неизменности сущности и достижения того же результата) для возможности ограничения на применение теории эквивалентов при решении вопроса, использовано ли изобретение.

<3> См.: Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. М.: Мартин, 2004.
<4> См.: Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык, 2001.

На основании того, известно или неизвестно заменяющее средство, и делается окончательный вывод об использовании изобретения. Имеется в виду известность не только элемента, использованного как заменитель, а также того, что данный элемент может выполнять функцию заменяемого элемента с тем же результатом (равноценный элемент), т.е. может быть использован в качестве того же средства в объекте техники, к которому относится запатентованное изобретение.

Если понимать известность в смысле известности факта замены, то известность будет считаться установленной, если данный признак действительно ранее содержался в соответствующей совокупности признаков, т.е. был в конкретно описанном или использованном устройстве, способе, веществе, причем именно в качестве "заменителя".

Эти положения были рассмотрены в [3], здесь же особое внимание уделено тому, что концепция, основанная на перетолкованном тексте Инструкции, нарушает патентное законодательство и использует термины ДЭ в искаженном смысле. Во-первых, непонятно, на каком основании из текста Инструкции делается вывод, что условие известности должно быть использовано после констатации эквивалентности признаков (определяемой с точки зрения неизменности сущности и достижения того же результата). Неужели только потому, что слова о равноценности во втором абзаце поставлены после слов о сохранении сущности изобретения и достигаемого результата? Это даже не вопрос толкования текста Инструкции, а вопрос простого здравого смысла. Действительно, каким образом осуществить порядок, предлагаемый авторами [5], если изначально неизвестно заменяющее средство, а, следовательно, его функции и свойства, без чего невозможно оценить сохранение технической сущности и достигаемого результата. Кроме того, подобный порядок порождает целый ряд других вопросов, а именно: на каком основании возбуждается дело о нарушении, если заменяющее средство неизвестно, кто и на каком основании должен устанавливать изначально якобы известную эквивалентность, осуществлять поиск по уровню техники, проводить оценку новизны заменяющего признака, которая является прерогативой патентного ведомства. Как уже было сказано, подобные вопросы не возникают в реальной ДЭ, предусматривающей иной порядок, соответствующий здравому смыслу и изначально согласованный с принципами патентного права и существующими в технике реалиями. Конечный этап установления факта нарушения с применением реальной ДЭ - это доказательство эквивалентности воплощений, а не известности неизвестно чего. Действительно, как рассматривать предложение авторов [4] понимать известность заменяющих признаков в смысле известности конкретных объектов, в которых эти средства применяются - устройств, способов, веществ. Известность - это наличие сведений о ком-то или о чем-то, иного смысла не существует. Однако авторы изменяют содержание того, что, собственно, должно быть известно, и предлагают считать это измененное содержание другим смыслом известности. А главное, при этом создается такое правило, которое является прямым нарушением патентного права, поскольку известный в уровне техники объект (устройство, способ, вещество) не может составить монополию, т.е. не может быть ни запатентован, ни признан входящим в объем чьих-либо прав. Таким образом, и здесь нарушение лексических норм привело к нарушению норм патентного права. Тем не менее именно эти положения получили у специалистов не только признание, но и высокую оценку. Так, Л.В. Бутенко в статье "Что осложняет судебные споры по защите прав на интеллектуальную собственность?" отмечает: "В современном патентном законодательстве нет нормативных актов, позволяющих четко и однозначно раскрыть понятие "эквивалентный признак", что затрудняет процедуру установления факта использования патента. Конечно, есть источники, где достаточно глубоко прорабатывается данный вопрос" (например, [4]). В более поздней публикации Л.В. Бутенко пишет, что "в современной практике судебной экспертизы могут быть использованы такие критерии сравнения, как неизменность сущности изобретения (полезной модели), достижение того же результата и взаимозаменяемость признаков. Известность средства замены выходит за рамки установления эквивалентности признаков и применяется после установления факта эквивалентной замены сравниваемых признаков" [5].

Первая фраза может быть признана вполне корректной, и в ней вместо равноценности правильно указана взаимозаменяемость. Однако последующее утверждение полностью меняет подход, исключая, как уже было показано, его реализацию на практике. Ю.И. Буч (статья "Другие уроки одной экспертизы") придерживается такого же мнения о порядке применения и критериях ДЭ, что и авторы [4; 5], утверждая, что сначала устанавливается эквивалентность замены как соответствие условию неизменности сущности изобретения и достижения такого же результата, а для окончательного установления факта использования изобретения необходимо оценить известность заменяющего средства в данной области техники. При этом не обязательно, чтобы заменяющее средство было известно точно в таком же применении, под "известностью замены" может пониматься известность возможности такой замены.

Следует обратить внимание на трансформацию понятия известности заменяющего средства то в известность возможности замены (Ю.И. Буч), то в известность факта замены (О.Г. Морская, А.Д. Аверьянов), то в известность эквивалентных признаков (В.Ю. Джермакян).

Непостижимая известность того, что либо не существует, либо является нарушением патентного права.

В заключение можно сделать следующие выводы.

  1. ДЭ была создана с целью обоснованного и правомерного расширения объема прав за пределами буквального толкования патентной формулы. Правомерность такого расширения определяется границами применимости, которые в обязательном порядке очерчиваются фундаментальными принципами патентного права, а именно правовой определенности и разграничения от известного уровня техники.

Первый принцип должен гарантировать справедливое вознаграждение патентовладельцу и достаточную предсказуемость объема формулы изобретения для общества, т.е. равновесие прав. Соблюдение этого принципа в рамках ДЭ выражается в том, что рассматривается замена не на любые признаки, а только на те, которые имеются в распоряжении среднего специалиста, т.е. известны ему как взаимозаменяемые, поскольку толкование патентной формулы должно быть основано именно на его знаниях. В противном случае будет нарушен статус формулы (границы определенности).

Второй принцип обозначает границы применимости ДЭ относительного известного уровня техники, которое должно быть свободно для каждого, кто его использует. Согласно этому принципу, решения, известные или очевидные из уровня техники, не должны быть монополизированы через последующие нарушающие действия. Это означает, что ДЭ неприменима к решениям, которые принадлежат известному уровню техники или сами по себе составляют изобретение. Понятие "эквивалентные признаки", а также порядок осуществления оценки эквивалентности изначально формировались на основе соотнесения с указанными принципами патентного права и представлениями в области техники.

  1. Российские варианты ДЭ основаны на авторских толкованиях формулировок из Инструкций 1974 г., а также фрагмента ст. 1358 ГК РФ и, по сути, представляют собой нечто прямо противоположное реальной ДЭ, несмотря на применение единой терминологии. Предложенные критерии - известность эквивалентности признаков (факта замены, заменяющего средства, возможности замены) и порядок оценки факта нарушения патента не учитывают главного - границ применимости ДЭ, обусловленных непререкаемыми принципами любого патентного права, а также реальной ситуации в области техники, т.е. полного отсутствия в ней таких представлений об эквивалентности, которые могли бы быть применимы в области патентного права.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Equivalence in Patents, the Helsinki Symposium, organized by the Finnish Group of AIPPI 7 - 9 March 1999. NIR 3/1999. P. 459.
  2. Устинова Е.А., Челышева О.В. Позиция AIPPI по доктрине эквивалентов. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.
  3. Устинова Е.А. Доктрина эквивалентов и ее российские варианты // Изобретательство. Том 14. 2014. N 6, 7, 8.
  4. Морская О.Г., Аверьянов А.Д. Применение понятия "эквивалентный признак" при установлении факта использования изобретения (полезной модели). М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.
  5. Бутенко Л.В. Проблемные аспекты установления эквивалентности в судебных спорах: Доклад на семинаре в Санкт-Петербурге, 2012 [Электронный ресурс] // http://www.studfiles.ru/preview/.