Мудрый Юрист

Актуальные вопросы взыскания в судебном порядке компенсации за незаконное использование товарного знака

Инесса Михайловна Морева, доцент кафедры гражданского права и процесса юридической Школы Дальневосточного федерального университета, кандидат юридических наук.

Законодатель предоставил правообладателю возможность выбора в части заявления требования о восполнении имущественных потерь. Вместо возмещения убытков можно требовать выплаты компенсации. Несмотря на то что институт компенсации применяется в различных сферах гражданских правоотношений, а потому имеет множество специфических черт применительно к каждому указанному законодателем случаю, сама идея компенсации универсальна и выражается в восполнении нарушенной имущественной и (или) неимущественной, личной сферы потерпевшего, если установить действительный размер вреда по правилам о возмещении убытков проблематично.

Для взыскания компенсации достаточно доказать факт противоправного деяния (п. п. 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"; далее - Постановление Пленумов <1>), что освобождает правообладателя от доказывания размера убытков, установления причинно-следственной связи, а равно вины правонарушителя.

<1> Российская газета. 22 апреля 2009 г.

Правообладатель должен обосновать размер заявляемой в суде компенсации. Ее общие ориентиры обозначены в пункте 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации <2> (далее - ГК РФ) на основе судебной практики, сформировавшейся к моменту принятия части четвертой: от 10 тыс. до 5 млн рублей или в размере двукратной стоимости товаров или права использования товарного знака.

<2> СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.

Пункт 43.3 Постановления Пленумов закрепляет право суда на определение суммы компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием в целях недопущения недобросовестного обогащения правообладателя и для сохранения баланса прав и законных интересов сторон <3>, но не ниже низшего предела в 10 тыс. рублей. С внесением изменений <4> в пункте 3 ст. 1252 ГК РФ было закреплено положение о праве суда принимать во внимание количество правообладателей незаконно используемых обозначений для снижения размера компенсации с учетом характера и последствий нарушения до 50% от суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения, что нашло непосредственное отображение в п. 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров по защите интеллектуальных прав, от 23 сентября 2015 г. (далее - Обзор) <5>.

<3> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2015 г. N С01-350/2013. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39471321. (далее - Постановление от 27 мая 2015 г.).
<4> Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Российская газета. 14 марта 2014 г.
<5> Бюллетень ВС РФ. 2015. N 11.

Таким образом, по сути, обоснование судом размера подлежащей взысканию компенсации есть не что иное, как представление мотивов снижения заявленной правообладателем суммы. Для этого необходимо учитывать все факторы, которые имеют значение для разрешения конкретного спора по существу <6> (в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя), и принимать решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

<6> Согласно Постановлению от 27 мая 2015 г. вопрос о соразмерности компенсации подлежит выяснению в каждом отдельном случае исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе с учетом сложившейся на соответствующий период рассмотрения спора единообразной судебно-арбитражной практики.

Так, в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N ВАС-7258/13 <7> указано, что с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении Пленумов, "исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, количество и стоимость товаров, маркированных товарным знаком истца, степени вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения", суд уменьшил сумму компенсации с 5 млн до 200 тыс. рублей.

<7> Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".

Суды, действительно, как правило, снижают размеры сумм, заявляемых к компенсации: с 1 млн до 120 тыс. <8> и до 30 тыс. рублей <9>, с 4 млн до 1 600 000 рублей <10>, с 753 648 евро до 300 тыс. рублей <11>, с 14 млн до 560 тыс. рублей <12> и др. В последнем случае ссылка нарушителя на превышение установленного законного максимального предела размера компенсации была отклонена судом, "исходя из расчета по 20 000 рублей за каждый из 280 фактов нарушения".

<8> Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N ВАС-3545/13 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".
<9> Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 марта 2013 г. N ВАС-3540/13 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".
<10> Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2012 г. по делу N А11-12619/2011 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "Гарант".
<11> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 498/12 // Вестник ВАС РФ. 2012. N 11.
<12> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2015 г. N С01-568/2015 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс". Далее - Постановление от 22 июля 2015 г.

Значение имеет не только число контрафактных экземпляров, но и количество нанесенных на них товарных знаков, равно как и их сходство в условиях принадлежности одному правообладателю. Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в 2012 году, было признано неправомерным взыскание компенсации в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара, несмотря на то что имело место нарушение исключительных прав на два обозначения, так как "защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков" <13>.

<13> Обзор правовых позиций Президиума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам частного права. Август 2012 г. // Вестник ВАС РФ. 2012. N 10; пункт 32 Обзора.

Таким образом, незаконное использование нескольких товарных знаков может рассматриваться как одно нарушение. Согласно "правилу одного чека" одним случаем нарушения признается сделка купли-продажи товаров с незаконно нанесенным товарным знаком, независимо от количества и вида реализованных товаров <14>. Одним случаем незаконного использования суд признал закупки контрафактных товаров правообладателем в течение короткого промежутка времени в условиях отсутствия предупреждений о нарушении исключительных прав на товарные знаки и требований о прекращении нарушения прав после первой контрольной закупки <15>.

<14> См.: Пункт 36 Обзора.
<15> Определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. N 304-ЭС15-15472 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "Гарант".

Для определения размера компенсации значение имеют рецидив, действия до и после правонарушения, срок незаконного использования обозначения, непривлечение к административной ответственности по ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <16>; отсутствие факта введения контрафактного товара в гражданский оборот <17>; несоответствие способа использования товарного знака способу его использования нарушителем; отсутствие прямых убытков от незаконного использования товарного знака; степень вины ответчика (предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений <18>).

<16> Российская газета. 31 декабря 2001 г. Критерий был закреплен в Постановлении от 27 мая 2015 г.
<17> Постановление от 22 июля 2015 г.
<18> Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 15187/12 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".

В то же время размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак не может быть уменьшен на основании ст. 333 ГК РФ, так как компенсация не является разновидностью неустойки и эта статья не может быть применена по аналогии <19>.

<19> Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. N 9189/13 // Вестник ВАС РФ. 2014. N 5.

Согласно п. 47 Обзора при определении размера компенсации суд в первую очередь должен исходить из оценки представленных доказательств: со стороны правообладателя - расчет суммы компенсации, со стороны нарушителя - опровержение размера.

Основанием для отказа в удовлетворении требования о выплате компенсации является не только отсутствие факта правонарушения, но и квалификация судом действий правообладателя как злоупотребления правом в силу императивного положения закона, произведенная независимо от того, ссылалась ли другая сторона на это <20> (ст. 10 ГК РФ, ст. 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. <21>).

<20> Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2013 г. по делу N А40-131172/11-19-244 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".
<21> Закон. 1999. N 7 (извлечение).

Вопрос о злоупотреблении правом со стороны правообладателя чаще всего связан именно с заявлением им требования о компенсации. Однако проблема далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, у лица действительно есть право на получение компенсации, и существуют установленные законом критерии определения ее размера. Согласно п. 62 Постановления Пленумов, в силу пункта 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого он зарегистрирован. Следовательно, правообладателю не может быть отказано в защите (даже в случае если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке ст. 1514 ГК РФ. С другой стороны, правообладатели зачастую заявляют сильно завышенные суммы компенсации, явно не соответствующие негативным последствиям гражданского правонарушения.

Анализ арбитражной практики по делам о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак позволяет выделить следующие формы злоупотребления:

<22> Определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. N 304-ЭС15-15472.
<23> Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2012 г. N 18АП-8767/2012 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".
<24> Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2015 г. по делу N 310-ЭС15-2555 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".
<25> Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2015 г. N 300-ЭС15-5384 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".
<26> Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2014 г. по делу N А41-53786/13 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".
<27> Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2013 г. по делу N А40-131172/11-19-244.
<28> Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2014 г. N СИП-267/2013 // Документ опубликован не был. Источник - СПС "КонсультантПлюс".
<29> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. N 14567/13 // Вестник ВАС РФ. 2014. N 6.
<30> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 15187/12.

В целом злоупотреблением признается любое обращение в суд при отсутствии охраняемого законом интереса с целью создания предпринимателем видимости наличия у него заинтересованности в подаче иска <31>.

<31> Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. N С01-1237/2014; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 октября 2015 г. N 300-ЭС15-12081 // Документы опубликованы не были. Источник - СПС "КонсультантПлюс".

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что существует множество проблем в отношениях по взысканию компенсации за нарушение прав на товарные знаки, где необходим учет комплекса факторов с ориентацией на обстоятельства конкретного дела. Между тем недобросовестной конкуренцией может быть не только деятельность нарушителя по использованию обозначения, но и действия правообладателя. Недобросовестное поведение правообладателя, квалифицируемое в качестве злоупотребления правом, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного суду требования о взыскании компенсации.