Мудрый Юрист

Патентные системы России и США: последние изменения в законодательстве и их значение для защиты интеллектуальных имущественных прав е. Байер, а. Райт фиеро

Байер Е., управляющий партнер международной юридической фирмы "Байер и Партнеры" (г. Санкт-Петербург, РФ; г. Филадельфия, США).

Райт Фиеро А., "Фиеро Группа", юрист-консультант по интеллектуальной собственности (г. Чикаго, США).

В статье авторами дается обзор последних изменений в патентном законодательстве России и США, а также предлагаются выводы о том, как данные изменения повлияют на патентную систему в этих странах и во всем мире.

Ключевые слова: патентная реформа, Закон Лейхи-Смита, система первого изобретателя - заявителя, система первого заявителя, ГК РФ.

Key words: patenting reform, Lehi-Smith law, first inventor/applicant system, first applicant system, Civil Code of the Russian Federation.

The publication presents a review of the latest changes in Russia and US patent legislation and offers conclusions how these changes can affect the patenting systems in these countries and in the whole world.

Безусловно, российское и американское патентное законодательство прежде всего объединяет то, что основными задачами обеих правовых систем являются улучшение инвестиционного климата и развитие инноваций. Тем не менее подходы к реализации этих целей во многом отличаются.

Реформа патентного права США

Патентный закон Лейхи-Смита (Leahy-Smith America Invents Act) <1>, принятый в 2009 г. и вступивший в силу в марте 2013 г. (далее - новый Закон, Закон Лейхи-Смита), внес существенные изменения в патентное право США, существовавшее на протяжении последних 50 лет. Основной целью нового Закона явилось приведение патентного права США в соответствие с мировыми стандартами, включая и российские.

<1> См.: U.S.C. § 102, et. seq.

С принятием Закона Лейхи-Смита США перешли на новую систему "первый изобретатель - заявитель" (first-inventor-to-file), которая в большей степени соответствует российской и мировой системе первого заявителя (first-to-file).

Система первого изобретателя - заявителя (First Inventor to File)

Одним из самых важных нововведений рассматриваемого Закона является переход с системы First To Invent (далее - FTI) на систему First Inventor to File (далее - FITF). В соответствии с новой системой дата подачи заявки определяется согласно 35 U.S.C. § 100 (i)(1) как ранняя дата приоритета на заявленное изобретение или как фактическая дата подачи заявки, если не заявлен приоритет на более раннюю заявку.

Согласно новому Закону даты приоритета могут быть истребованы как в отношении основной заявки в США, так и в отношении более ранней иностранной заявки (если предоставлена заверенная и переведенная копия заявки и заявка соответствует требованиям 35 U.S.C. § 112). Также новая система предоставляет льготный годичный период для стимулирования как можно более раннего обнародования изобретения.

В то время как Россия и большинство стран используют систему первого заявителя First To File (далее - FTF), новая американская система защищает интересы первого изобретателя, подавшего заявку. Надо сказать, что введение FITF вызывало немало споров и многие законодатели были сторонниками внедрения принятой в мировой практике системы FTF, однако, скорее всего, принятие таких норм потерпело бы фиаско, будучи признанными неконституционными ввиду нарушения ст. 1 Раздела 8 Конституции США, которая среди прочих полномочий Конгресса США указывает "содействие развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на определенный срок за авторами и изобретателями исключительные права на их сочинения и открытия" <2>.

<2> Конституция США: / http://amerikos.com/.

Российское право также признает за авторами первоначальное право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец <3>, однако, в отличие от американского законодательства, не ограничивает получение патента только авторами и изобретателями. Например, в патентной заявке, подаваемой в Роспатент, изобретатели и заявители указываются отдельно и не всегда совпадают. Статья 6.1 Административного регламента Роспатента [1] дублирует нормы ГК РФ, а также указывает, что подтверждения патентных прав от заявителя не требуется, а изобретатели в случае нарушения их прав могут защищать свои права в суде.

<3> См.: п. 1 ст. 1357 ГК РФ.

Известный уровень техники (Prior Art)

Концепция "уровня техники" применяется как в США, так и в РФ. До принятия Закона Лейхи-Смита американское законодательство определяло уровень техники, исходя из даты изобретения. Закон заменил определение уровня техники, привязав его к единому стандарту - действительной дате подачи заявки, что существенно расширило концепцию уровня техники.

По старой патентной системе предложение продажи, продажа или публичное использование за границей не рассматривались при определении уровня техники, за исключением случаев публикации или подачи патентной заявки. Новый Закон отменяет это географическое ограничение, предоставляя возможность при определении уровня техники для подачи заявки в США также учитывать предложение продажи, продажу или публичное использование в России или любой другой стране <4>.

<4> См.: U.S.C. § 102 (a)(1).

Более того, Закон расширил концепцию путем отказа от доктрины Гимлера, согласно которой иностранная дата приоритета для подачи заявки в США запрещалась. Согласно этой доктрине иностранные изобретатели, подавшие заявку в своей стране до подачи заявки в США, заранее находились в менее выгодном положении, поскольку иностранная заявка не рассматривалась приоритетной по отношению к американской <5>.

<5> См.: U.S.C. § 102(d).

Российское законодательство дает определение уровню техники в п. 2 ст. 1350 ГК РФ, согласно которому "изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения".

Рассматривая заявки, Роспатент удостоверяет тот факт, что о таком техническом решении еще не известно нигде в мире. Поиск проводится на основании зарегистрированных патентов, публикаций и иной доступной информации.

Соответственно, в РФ, как и в США с 2013 г., иностранная дата приоритета включается в уровень техники.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в РФ другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В России уровень техники определяется также и на основании информации, обнародованной самим автором <6>.

<6> См.: п. 3 ст. 1350 ГК РФ. Также более подробно о проверке новизны и изобретательского уровня см. Административный регламент Роспатента, утв. Приказом 29 октября 2008 г. N 327.

Следует также отметить, что концепция уровня техники по российскому и американскому праву значительно шире общепринятой практики в ЕС <7>, т.к. используется при установлении как новизны, так и изобретательского уровня.

<7> Согласно ст. 54 (3) Европейской патентной конвенции уровень техники используется только для определения новизны.

Законодательные барьеры в защите патентных прав в США

До вступления в силу нового законодательства изобретатели могли воспользоваться годичным льготным периодом, позволяющим сохранить американские патентные права на любой продукт, проданный, опубликованный или находящийся в публичном использовании, если патентная заявка подана до истечения годового срока. В России такой срок составляет 6 месяцев. По Закону Лейхи-Смита этот период распространяется только на изобретения, обнародованные самим автором, и не распространяется на продажу и публичное использование <8>. Более того, помимо американских патентных прав, такое опубликование может лишить автора иностранных патентных прав. Таким образом, если американский изобретатель опубликовал свое изобретение в США, он сохраняет патентные права в США, однако теряет приоритет для иностранных патентных прав.

<8> См.: 35 U.S.C. § 102 (b).

Учитывая вышеизложенное, пока заявка не подана, рекомендуется воздерживаться от маркетинга и продаж, а также заключения соглашения о неразглашении со всеми заинтересованными сторонами. Также рекомендуется подать патентную заявку до опубликования информации о товаре или продажах. Данные рекомендации актуальны и для России. Прописанные в соглашении о неразглашении штрафы значительно облегчат процесс доказывания ущерба в связи с отказом в регистрации патента, вызванным разглашением сведений.

"Патентные тролли"

"Патентный тролль" представляет собой физическое или юридическое лицо, являющееся непроизводящим патентовладельцем и специализирующееся на предъявлении патентных исков.

За последние годы "патентные тролли" в США превратились в эпидемию. Например, в федеральном округе Восточного района Техаса такого рода тяжбы уже стали прибыльным бизнесом, поскольку здесь очень часто выносятся решения в пользу "троллей". Так, например, в 2015 г. Судом штата был вынесен вердикт, обязавший компанию Apple выплатить 533 млн. долл. "троллю" Smartflash LLC <9>.

<9> См. Smartflash LLC, etal. v. Apple, Inc., No. 6:2013cv00447, 2015 WL 1228116 (E.D. Tex. Feb. 24, 2015) (jury verdict ordering Apple to pay $532.9 million for patent infringement to NPE licensing firm).

Согласно ряду исследований [2; 3], в США ущерб американской экономики от деятельности "троллей" превышает 30 млрд. долл. в год.

Несмотря на то что проведенная патентная реформа не затронула проблему "патентных троллей", новый Закон лимитировал количество соответчиков по одному иску, что исключило возможность для "троллей" привлекать множественных соответчиков по одному патентному иску. Соответчики допускаются только в том случае, если иск заявлен по одному и тому же правонарушению.

Однако закрепление на рынке крупных ретейлеров и технических гигантов, таких как Apple, Facebook, Amazon, лоббирующих принятие новых патентных законов, безусловно, ускорит принятие Конгрессом законодательных мер по борьбе с этим феноменом.

Следует отметить, что в России проблема "патентных троллей" на данный момент не имеет такого масштаба. Если подобные дела и появляются, то их пока единицы. Это обусловлено рядом причин и в первую очередь значительно меньшим объемом патентуемых изобретений в России, а также медленным ростом инновационной составляющей экономики. До 2014 г. в России даже не было законодательных предпосылок для такого финансового интереса, поскольку было очень сложно доказать убытки в суде. Возможно, ситуация начнет меняться в связи с нововведенными фиксированными суммами компенсаций согласно ст. 1406.1 ГК РФ.

Российское законодательство усовершенствовано в отношении деятельности хозяйственных партнерств, создаваемых университетами, расширен перечень объектов патентного права и усилены меры ответственности за нарушение патентных прав.

На практике иногда предпринимаются попытки досудебными мерами создать проблемы для хозяйственной деятельности ответчика, однако, как правило, такая тактика бесперспективна, поскольку суды неохотно применяют обеспечительные меры по таким делам. Более того, сложилась достаточно стандартная схема защиты в подобных делах, когда патент "тролля" сразу же признается недействительным в Палате по патентным спорам Роспатента <10>. Однако, если суд все же принимает решение в пользу патентообладателя, его всегда можно пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам <11>.

<10> Мнение патентного эксперта Бондарева Ю.О. Также см.: дело N А56-58929/2011 // http://kad.arbitr.ru/Card/ab287395-a5cb-4691-9401-235cfe163187.
<11> См., например: дело N А03-4132/2008.

Реформа российского патентного права

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" был внесен ряд поправок в законодательство по интеллектуальной собственности, включая патентное право, что, безусловно, можно назвать реформой в этой области права. Основные изменения затронули статьи 1350, 1354, 1361, 1363, 1370, 1390, 1400 и 1406 ГК РФ.

Так, был введен новый объект патентного права, охраняемый в качестве изобретения, применение продукта или способа по определенному назначению (п. 1 ст. 1350 ГК РФ), что существенно расширило круг объектов, на которые можно получить патент; исключена необходимость представления перечня существенных признаков промышленного образца при подаче заявки (п. 3 ст. 1354 ГК РФ); расширено понятие права преждепользования (п. 1 ст. 1361 ГК РФ) и в отношении решения, которое отличается от изобретения только эквивалентными признаками, а также послепользования (ст. 1400 ГК РФ), право на которое может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование; сокращен срок действия исключительных прав на промышленный образец до 5 лет (ст. 1363 ГК РФ) с возможностью продления не более чем на 25 лет с момента подачи заявки в Роспатент; установлен переход права по наследству на вознаграждение на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Закон также расширил виды ответственности за нарушение исключительного права путем учреждения компенсации (ст. 1406.1 ГК РФ), которую правообладатель имеет право требовать вместо возмещения убытков (наряду с другими мерами защиты права, предоставляемыми ГК РФ) в случае нарушения его исключительного права.

В рамках реформирования патентного права огромное значение также имело учреждение Суда по интеллектуальным правам в соответствии с Федеральным конституционным законом от 6 декабря 2011 г. N 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам".

Отчет Рабочей группы по инновациям Двусторонней российско-американской президентской комиссии

С целью поддержания развития инноваций и уменьшения законодательных барьеров в РФ и США Рабочая группа по инновациям Двусторонней российско-американской президентской комиссии (инициированной Минэкономразвития РФ и Госдепом США) подготовила отчет с предложением ряда поправок в патентное законодательство обеих стран. Отчет, представляющий собой рекомендации, выработанные на базе аналитической работы, проделанной ведущими российскими и американскими юристами, включая авторов данной статьи, был представлен на заседании вышеуказанной комиссии в Вашингтоне 24 апреля 2013 г.

Рекомендации, предложенные в отчете, затрагивают многие сферы права, включая интеллектуальную собственность, налоговое право, правовое регулирование НИОКР, а также изобретательскую деятельность вузов, предпринимателей и неправительственных организаций.

В частности, в отношении российского законодательства было предложено внести поправки в ст. ст. 1235 и 1367 ГК РФ с целью возможности заключения лицензионных соглашений в отношении как зарегистрированных патентных прав, так и незарегистрированных или находящихся в процессе регистрации; в ст. 1374 ГК РФ - с целью регистрации предварительных патентных заявок (данная система существует в США); ст. 1229 ГК РФ - с целью предоставления права соавторам самостоятельно определять размеры своих долей; в ст. 262 Налогового кодекса РФ - с целью предоставления налоговых льгот в сфере НИОКР.

Также было предложено создать международный Научный и технологический совет, который мог бы состоять из ведущих специалистов в области науки и бизнеса с целью способствования свободному обмену знаниями посредством доступных систем поиска информации, минимизации ограничений на импортно-экспортные операции и развития технологий.

В то время как американскому правительству еще предстоят действия в отношении законодательных изменений, предложенных в отчете, Государственная Дума РФ уже приступила к имплементации поправок, и в первую очередь в отношении исследовательской работы вузов и создания малых бизнес-партнерств.

В результате вступления в силу ст. 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 "Об образовании в Российской Федерации", а также изменений в ст. 5 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" <12> структура собственности университетов стала более гибкой путем введения института хозяйственного партнерства. Также было отменено действовавшее ранее на основе Федерального закона N 217 требование о том, что доля университетов и НИИ в технологических дочерних обществах должна составлять 25% от общего числа акций созданного акционерного общества или более 33,3% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Хозяйственные партнерства имеют право передачи третьим лицам прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в качестве вклада в уставный капитал от университетов и НИИ. Данные изменения приблизили российское законодательство к американскому праву, регулирующему инновационную сферу.

<12> Изменения вступили в силу на основании Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 270-ФЗ.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что американское и российское право в сфере интеллектуальной собственности продолжают совершенствоваться вслед за быстро развивающимися инновациями, потребностями глобальных рынков и конкуренцией. В сфере патентного права обе страны сделали существенные шаги для приведения законодательства в соответствие с международными стандартами.

Так, с принятием Закона Лейхи-Смита США перешли на новую систему "первый изобретатель - заявитель" (first-inventor-to-file), которая в большей степени соответствует российской и мировой системе первого заявителя (first-to-file). Принятым Законом в процессе установления приоритета также признаются иностранные патенты, что будет способствовать развитию глобальной и международной системы заявок и выработке единообразного подхода к охране идей и изобретений по всему миру.

Россия, в свою очередь, приняла рекомендации Двусторонней российско-американской президентской комиссии, усовершенствовав законодательство в области деятельности хозяйственных партнерств, создаваемых университетами, а также осуществила значительные шаги в проведении реформы патентного права, благодаря чему существенно расширен перечень объектов патентного права и усилены меры ответственности за нарушение патентных прав.

Литература

  1. Приказ Минобрнауки от 29 октября 2008 г. N 327 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение" (зарегистрирован в Минюсте РФ 20.02.2009 N 13413) // СПС "КонсультантПлюс".
  2. Chelsea Sheasley. BU Law Professors Author Influential "Patent Trolls" Study, BOSTON UNIVERSITY (July 30, 2012) // http://www.bu.edu/law/news/BessenMeurer_patenttrolls.shtml.
  3. Stephen E. Schatz. National Retail Federation Forms Patent Reform Coalition, NATIONAL RETAIL FEDERATION (Jan. 15,2015) // https://nrf.com/media/press-releases/national-retail-federation-forms-patent-reform-coalition.