Мудрый Юрист

Проблема регистрации позиционных товарных знаков в России

Терещенко О., г. Москва.

Шиманский Е., г. Москва.

В статье О. Терещенко, к. ю. н., ведущего государственного эксперта по ИС ФГБУ ФИПС, и Е. Шиманского, государственного эксперта по ИС ФГБУ ФИПС, магистранта юридического факультета ФГБОУ ВО РГАИС, рассмотрен вопрос возможности регистрации позиционного товарного знака с точки зрения российского законодательства. Делается вывод о необходимости уточнения как формальных требований, так и законодательного закрепления основных подходов при оценке охраноспособности подобных обозначений.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, товарные знаки, позиционный товарный знак, отказ в регистрации.

Problems of registering position trademarks in Russia

O. Tereshchenko, E. Shimanskiy

The publication by O. Tereshchenko (Ph.D. in Law), lead state IP expert at FIPS, and E. Shimanskiy, state IP expert at FIPS and master's degree student at RSAIP, studies the opportunity to register a position trademark within the Russian law. The authors come to the conclusion that it is necessary to clarify formal requirements and to codify the main approaches to the evaluation of protectability of such designations.

Key words: intellectual property, means of individualization, trademarks, position trademark, rejection of registration.

На сегодняшний день подача на регистрацию нетрадиционных товарных знаков становится все более традиционной. За каламбуром такой формулировки кроется серьезная проблема отсутствия регламентации рассмотрения подобных заявок на товарные знаки и неединообразия подходов экспертизы.

Так, одним из трендов последнего времени в отношении охраны средств индивидуализации стали позиционные товарные знаки.

В данном случае речь идет не собственно об оригинальном объекте (изображении), а расположении такого объекта (изображения) на товаре. Позиционный товарный знак - это возможность монопольно использовать какой-либо маркетинговый идентификатор товара в конкретной позиции на товаре и запрещать такое или аналогичное использование третьим лицам применительно к соответствующим товарам <1>.

<1> Петров А.В., Невзоров И.В. Современные методы юридической защиты брендов // Журнал "Петербургский юрист". Осень. 2016. N 3(12). С. 134.

Позиционных товарных знаков в мире достаточно много, их популярность особенно велика среди производителей обуви или одежды <2>. При этом в России становление института данного вида товарного знака находится в самом начале.

<2> Символы эксклюзивной узнаваемости, 10 августа 2016 г., "Expert Online" // [Электронный ресурс]: http://expert.ru/2016/08/10/simvolyi-eksklyuzivnoj-uznavaemosti_1/ (дата обращения: 24.08.2018).

В соответствии с п. 8 Правила 3 Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам <3>, если заявка содержит заявление о том, что знак является позиционным, изображение такого знака должно состоять из одного вида знака, показывающего его местоположение на товаре. Ведомство может потребовать указания объекта, в отношении которого охрана не испрашивается. Ведомство может также потребовать описание, поясняющее местоположение знака в отношении товара.

<3> Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (принята на Дипломатической конференции 27 марта 2006 г.) (с изменениями от 1 ноября 2011 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 7 июня 2010 г. N 23. Ст. 2801.

В Гражданском кодексе Российской Федерации <4> (далее - ГК РФ) указание на позиционный товарный знак отсутствует. Законодатель ограничивается формулировкой в рамках статьи 1482 "и другие", которая означает, что перечень видов товарных знаков в РФ является открытым и к ним могут относиться любые иные товарные знаки - за исключением указанных в данной статье словесных, изобразительных, объемных.

<4> Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Российская газета. N 289. 2006.

Согласно п. 1 главы 2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака <5> при испрашивании правовой охраны позиционных обозначений в изображении заявляемого обозначения показывается его расположение на товаре, для которого предполагается товарный знак зарегистрировать. Вид, т.е. изображение заявляемого обозначения такого знака, должен состоять из изображения знака, показывающего его местоположение на товаре. При этом, как правило, сам товар представляется в виде схематического изображения, обозначенного пунктирными линиями.

<5> Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24 июля 2018 года N 128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов" // Документ опубликован не был.

Данные положения в области позиционных товарных знаков являются исчерпывающими для российского законодательства. Столь скудное регулирование создает массу вопросов при их рассмотрении.

Возникающие сложности можно разделить на две группы: формальные требования при подаче заявок на регистрацию позиционных товарных знаков и сущностное рассмотрение охраноспособности подобных обозначений.

Для позиционных товарных знаков необходимым требованием должно являться представление обозначения, включающего исключительно изображение товарного знака, размещенного на поверхности товара, для маркировки которого такой товарный знак предполагается с точным описанием его место положения. Основными особенностями при этом являются необходимость приведения изображения товара исключительно в информационных целях и точное описание товарного знака, позволяющего с полнотой и ясностью однозначно определить объем правовой охраны.

Изображение товара не может быть представлено ни в каком ином виде, нежели схематическом, поскольку сам внешний вид товара не может подлежать охране, в связи с чем его исполнение в цвете или с нанесением дополнительных элементов является недопустимым. Так, например, согласно законодательству Европейского союза "элементы, которые не являются частью предмета регистрации [в составе позиционного товарного знака. - Прим. авт.], предпочтительно должны быть исполнены прерывистыми или пунктирными линиями" <6>.

<6> EU TRADE MARK REFORM Summary of changes applying from 1 October 2017 // [Электронный ресурс]: https://www.oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/legal_reform/Overview_changes_en.pdf (дата обращения: 24.08.2018).

Другой причиной, по которой изображение товара должно быть именно схематическим, а не реалистичным, является отсутствие привязки к конкретному изображению такого товара. То есть если, например, обувь, на поверхность которой наносится позиционный товарный знак, в хозяйственном обороте будет исполнена в различных цветах или иметь различные дополнительные атрибуты в виде заклепок, шнурков, застежек и т.д. это не может повлиять на общее зрительное впечатление и не является основанием для признания подобного позиционного товарного знака отличающимся от зарегистрированного. То есть, по сути, само изображение товара является образным и примерно описывает форму и внешний вид изделия, для которого предполагается использование позиционного товарного знака. Наиболее яркой иллюстрацией в данном случае может служить пример красной подошвы для обуви марки Christian Louboutin. В 2018 году суд Европейского союза подтвердил эксклюзивное право французского дизайнера обуви Кристиана Лубутена на женские туфли с красной подошвой и признал, что красный цвет может рассматриваться в качестве отличительного признака товарного знака <7>. Очевидно, что внешний вид туфель в зависимости от дизайна значительно отличается друг от друга, однако отличительный признак в виде неизменного расположения узнаваемого элемента, в данном случае - подошвы красного цвета, выступает в качестве индивидуализирующего признака, то есть товарного знака.

<7> Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвой, 13.06.2018 // Interfax [Электронный ресурс]: https://www.interfax.ru/world/616729.

Описание позиции товарного знака должно не допускать множественного толкования, не может иметь приблизительный или обобщенный характер (например, в верхней части, сбоку и т.д.). Как известно, исключительное право возникает в отношении товарного знака в том виде, в котором он внесен в Государственный реестр товарных знаков. Защите подлежат именно те элементы и их взаимное расположение, которые представлены на соответствующем изображении. Учитывая требование о необходимости рассмотрения каждого товарного знака в рамках отдельной заявки (в отличие, например, от допустимости вариантов в рамках одного патента на промышленный образец), отличия в любых особенностях товарных знаков должны быть закреплены отдельными свидетельствами, и в их отношении возникают отдельные исключительные права. В этой связи описание расположения позиционного товарного знака на товаре должно быть однозначным, то есть подробно описывать конкретное место относительно границ товара и пропорции относительно товара.

Необходимость схематического изображения товара продиктована, кроме того, различием в правовой охране относительно таких видов товарных знаков, как комбинированные и объемные. И те и другие могут включать в себя изображение товарного знака, при этом его местоположение на изображении не входит в объем правовой охраны. То есть размещать какие-либо элементы на том же месте подобных товаров может любой другой производитель. И в этом заключается суть отличия от позиционных товарных знаков. В качестве примера можно указать товарный знак N 446205.

Рис. 1

Если сами по себе звезды, отличные от изображения, нанесенного на приведенные в качестве примера кроссовки, теоретически могут быть зарегистрированы на иных лиц, то любые изображения звезд в сочетании с обозначенными выше элементами, расположенными в данном месте на кроссовках, уже должны расцениваться как сходные с данным товарным знаком. То есть в данном случае позиция усиливает правовую охрану товарного знака, делая ее более широкой относительно изобразительного или комбинированного товарного знака.

Таким образом, чтобы заявка на позиционный товарный знак была принята к рассмотрению, она должна соответствовать следующим формальным требованиям, которые видится целесообразным отразить в подзаконных нормативных актах: изображение товара, на котором размещается позиционный товарный знак, всегда должно иметь схематический характер, приводиться исключительно в информационных целях и не иметь никаких дополнительных элементов, в том числе цветового исполнения.

При этом для целей публикации сведений в Государственном реестре в качестве характеристики товарного знака должно быть отражено описание товарного знака, включающее точное описание расположения товарного знака на товаре, которое входит в объем правовой охраны.

Однако для того, чтобы позиция могла быть объектом индивидуализации, она должна иметь оригинальный характер наряду с оригинальностью, требуемой от товарного знака как такового. Например, традиционная форма бутылки в составе комбинированного товарного знака будет изъята из объема охраны, а исключительное право будет предоставлено только в отношении нанесенных на бутылку элементов. В составе позиционного товарного знака схематическое изображение товара, безусловно, также будет исключено. Однако все прочие элементы, включая расположение товарного знака, должны быть в равной степени оригинальны для целей предоставления правовой охраны именно в рамах данного вида знака.

Наиболее ярким делом в этой связи можно назвать товарный знак на имя Margarete Steiff GmbH в виде позиции заклепки на ухе плюшевой игрушки-медведя. Заявка была подана в европейское ведомство на позиционную торговую марку, описанную как "блестящая или матовая круглая металлическая кнопка, расположенная в средней части уха мягкой игрушки". Компания ввела в оборот использование "кнопки в ухе" в 1904 году для того, чтобы избежать подделок. Кнопка до сих пор используется компанией для этой цели.

Рис. 2

Данному товарному знаку было отказано европейским ведомством, а позднее такое решение было поддержано Европейским судом, поскольку размещение декоративного элемента на ухе игрушки не является достаточно оригинальным для признания того факта, что потребитель отличает данный товар исключительно за счет этого элемента, то есть он не имеет достаточной различительной способности. Это решение устанавливает очень высокий стандарт для позиционных товарных знаков в Европе <8>.

<8> Inga-Marlene Pietsch, Well, bust my buttons: EU court rejects Teddy's positional mark, January 30, 2014 // [Электронный ресурс]: https://www.thebrandprotectionblog.com/well-bust-my-buttons-eu-court-rejects-teddys-positional-mark/.

В действительности товары компании Steiff выглядят следующим образом:

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

И с формальной точки зрения подача на регистрацию условного изображения медведя с биркой на ухе кажется более чем верной. Кроме того, по нашему мнению, сама по себе оригинальная бирка, но только с нанесенным на ее поверхность наименованием компании-изготовителя, являющимся одновременно товарным знаком данного лица, вполне может выступать в качестве позиционного товарного знака. При исследовании вопроса охраноспособности оценивается традиционный уклад использования подобного рода товаров, а также безальтернативность подходов при исполнении того или иного товара и его элементов различными производителями, а также необходимость использования таких элементов. В данном случае все производители отнюдь не обязаны размещать декоративный элемент именно на ухе игрушки, а его внешний вид вполне может отличать товары конкретного производителя. Как следствие, в принципе, размещение товарного знака в данном месте на товаре теоретически могло бы иметь защиту в качестве позиционного товарного знака. Однако такая защита может возникнуть исключительно в результате приобретенной, так называемой вторичной, различительной способности, положения о которой закреплены в п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ.

Так, например, товарные знаки в виде трех полос, зарегистрированные в том числе в качестве позиционных на имя компании Адидас АГ под N 430200 и N 369587, однозначно узнаваемы на рынке, а потому расположение любых трех полос (выполненных в различных цветах, иного размера и соотношения и т.д.) в том же месте на обуви или головном уборе будет восприниматься как имитация данных товарных знаков, а следовательно, может быть расценено в качестве нарушения прав владельца.

Таким образом, видится целесообразным ограничить возможность регистрации позиционных товарных знаков расположением оригинальных объектов (изображений) в таких местах товаров или их упаковок, которые не свойственны для размещения подобных элементов и не могут восприниматься в качестве простого украшения, в частности - иметь трехмерный характер, который по своим признакам и характеристикам может быть воспринят потребителем не иначе, чем декоративный, но все же функциональный элемент. Например: бант на нижнем белье, петля на блузке, шнуровка на боковой части ботинок и т.д. Для оценки возможности регистрации подобных обозначений в качестве позиционных должны быть применены те же подходы, что при исследовании вопроса охраноспособности товарного знака с точки зрения обладания различительной способностью, то есть подразумевать отказ в регистрации.

Еще одним вопросом выступает возможность регистрации в отношении услуг. Если закрепить какое-либо обозначение на конкретном месте товара возможно, то как быть с услугами, которые не связаны непосредственным образом с материальным объектом?

Так, например, на регистрацию было заявлено обозначение в виде взаимного расположения камер видеонаблюдения в подъезде дома для услуг 45-го класса, связанных с обеспечением безопасности.

Рис. 7

Отметим, что похвальным является само стремление заявителя получить максимальный объем правовой охраны с точки зрения интеллектуальной собственности в отношении всех объектов, используемых в предпринимательской деятельности. Однако с позиции различительной способности товарного знака подобное обозначение не может индивидуализировать услуги конкретного производителя.

Кроме того, регистрация такого товарного знака в качестве позиционного не позволяет формально закрепить объем правовой охраны.

Думается, что регистрация позиционных товарных знаков в отношении услуг возможна только в том случае, когда такая услуга в силу своих свойств и назначения неразрывно связана или может быть связана с материальным носителем, поскольку только в данном случае можно закрепить объем правовой охраны, выразив его в характеристиках товарного знака.

Например, такая услуга, как телевизионное вещание, возможна исключительно с применением соответствующего оборудования - тарелки, кабеля и т.д. В данном случае размещение позиционного товарного знака теоретически возможно на каком-либо из объектов, являющихся непосредственным атрибутом оказания услуги. В подобной ситуации предлагается уточнение формулировок для целей обозначения и создания единого поля правовой охраны в совокупности с указанием материального (физического) объекта в применении к услуге. Например: обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету посредством модема, разработка программного обеспечения с записью на компакт-диск и т.д.

Другой вопрос состоит в том, что в этом случае охраноспособность с точки зрения оригинальности позиции знака обслуживания, с очень большой степенью вероятности, будет стремиться к нулю. Однако сама формальная возможность подачи подобных заявок должна существовать.

Таким образом, на сегодняшний день правовая охрана позиционных товарных знаков возможна скорее только для товаров, нежели для услуг. Изображение товара должно носить схематический характер, быть условным. При этом описание расположения товарного знака на таком товаре должно однозначно и ясно давать представление о конкретной позиции. Для возможности получения правовой охраны позиционного товарного знака местоположение товара не должно быть традиционным и используемым повсеместно (например, центральная часть упаковки печенья), а также не должно восприниматься в качестве элемента дизайна, то есть должно относиться не к внешнему виду изделия, а к его маркировке. И наконец, правовая охрана отдельных позиционных товарных знаков возможна при условии предоставления документов о приобретенной различительной способности.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (принята на Дипломатической конференции 27 марта 2006 г.) (с изменениями от 1 ноября 2011 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 7 июня 2010 г. N 23. Ст. 2801.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Российская газета. N 289. 2006.
  3. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24 июля 2018 года N 128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов".
  4. Петров А.В., Невзоров И.В. Современные методы юридической защиты брендов // Журнал "Петербургский юрист". 2016. N 3(12).
  5. Символы эксклюзивной узнаваемости, 10 августа 2016 г., "Expert Online" // [Электронный ресурс]: http://expert.ru/2016/08/10/simvolyi-eksklyuzivnoj-uznavaemosti_1 (дата обращения: 24.08.2018).
  6. Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвой, 13.06.2018 // Interfax [Электронный ресурс]: https://www.interfax.ru/world/616729 (дата обращения: 09.09.2018).
  7. EU TRADE MARK REFORM Summary of changes applying from 1 October 2017 // [Электронный ресурс]: https://www.oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/legal_reform/Overview_changes_en.pdf (дата обращения: 24.08.2018).
  8. Inga-Marlene Pietsch, Well, bust my buttons: EU court rejects Teddy's positional mark, January 30, 2014 // [Электронный ресурс]: https://www.thebrandprotectionblog.com/well-bust-my-buttons-eu-court-rejects-teddys-positional-mark (дата обращения: 09.09.2018).